[2] 특허권 등의 침해로 인한 손해액의 추정에 관한 특허법 제128조 제2항 의 적용에 있어서 손해의 발생에 관한 주장·증명의 정도

[3] 특허침해행위로 인한 수입액에서 그에 상응하는 비용을 공제하는 방법으로 특허법 제128조 제2항에 의한 특허권자의 손해액을 산정함에 있어서 위 비용산출의 계산방식이 자백의 대상이 아니라고 한 사례

[2] 특허권 등의 침해로 인한 손해액의 추정에 관한 특허법 제128조 제2항 에서 말하는 이익은 침해자가 침해행위에 따라 얻게 된 것으로서 그 내용에 특별한 제한은 없으나, 이 규정은 특허권자에게 손해가 발생한 경우에 그 손해액을 평가하는 방법을 정한 것에 불과하여 침해행위에도 불구하고 특허권자에게 손해가 없는 경우에는 적용될 여지가 없으며, 다만 손해의 발생에 관한 주장·입증의 정도에 있어서는 경업관계 등으로 인하여 손해 발생의 염려 내지 개연성이 있음을 주장·입증하는 것으로 충분하다.

[3] 특허침해행위로 인한 수입액에서 그에 상응하는 비용을 공제하는 방법으로 특허법 제128조 제2항 에 의한 특허권자의 손해액을 산정함에 있어서 위 비용산출의 계산방식이 자백의 대상이 아니라고 한 사례.

가. 상고이유 제1점에 대하여

기록에 비추어 살펴보면, 전자사진 감광드럼 등에 관한 이 사건 특허발명(등록번호 제258609호)의 청구범위 제25항 및 제26항(이 사건 제25항, 제26항 발명)은 화상형성장치 내지 주조립체의 복수 개의 코너부가 있는 비원형 횡단면(실질적으로 삼각형의 횡단면)을 가진 비틀린 구멍에 결합되어 회전구동력을 전달받을 수 있도록 비원형 횡단면을 가진(실질적으로 삼각형 프리즘의 형상으로 마련된) 돌출부를 갖춘 것을 기술적 특징으로 하는 감광드럼에 관한 발명으로서, 이러한 감광드럼을 실제로 사용함에 있어서는 위와 같은 구멍을 갖춘 화상형성장치 내지 주조립체에 결합되어 사용될 것임이 위 각 청구항의 기재에 의하여 분명하다고 하더라도, 이 사건 제25항, 제26항 발명은 감광드럼에 관한 물건의 발명으로서, 위와 같은 기술적 특징을 갖춘 감광드럼을 특허권자인 원고의 허락 없이 업으로서 생산하였다면 바로 특허침해가 완성된다고 할 것이고, 위 감광드럼을 생산한 후에 현실적으로 위와 같은 구멍을 갖춘 화상형성장치 내지 주조립체에 결합되어 사용되어야만 비로소 특허침해가 성립하는 것은 아니라고 할 것이므로(실제로 피고가 생산·판매한 감광드럼은 원고가 생산·판매하는 감광드럼의 대체품으로서 위와 같이 사용된 것으로 보인다), 이와 결론을 같이한 원심의 판단은 그 이유 설시에 있어서 다소 부적절한 점은 있으나 결론에 있어서 옳고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

나. 상고이유 제2점 내지 제4점에 대하여

기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 제25항, 제26항 발명의 구성과 그에 따른 작용효과는 원심 판시의 인용발명들에서는 찾아보기 어려운 것이고, 위 각 청구항이 산업상 이용가능성이 없는 발명이라고 할 수 없으며, 청구항의 기재불비가 있다고도 할 수 없어 위 각 청구항의 권리범위가 부정된다고 할 수 없고, 나아가 위 각 청구항에 기한 원고의 이 사건 청구가 권리남용에 해당한다고 할 수 없으므로, 원고의 청구를 일부 인용한 원심의 조치는 옳고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 심리미진 등으로 인한 사실오인이나 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

다. 상고이유 제5점에 대하여

특허법 제128조 제2항 은 특허권자가 고의 또는 과실로 자기의 특허권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의한 손해배상을 청구하는 경우에, 권리를 침해한 자가 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 특허권자의 손해액으로 추정한다고 규정하고 있고, 여기서 말하는 이익이란 침해자가 침해행위에 따라 얻게 된 것으로서 그 내용에 특별한 제한은 없으나, 이 규정은 특허권자에게 손해가 발생한 경우에 그 손해액을 평가하는 방법을 정한 것에 불과하여 침해행위에도 불구하고 특허권자에게 손해가 없는 경우에는 적용될 여지가 없으며, 다만 손해의 발생에 관한 주장·입증의 정도에 있어서는 위 규정의 취지에 비추어 경업관계 등으로 인하여 손해 발생의 염려 내지 개연성이 있음을 주장·입증하는 것으로 족하다고 보아야 할 것이다 ( 대법원 1997. 9. 12. 선고 96다43119 판결 참조).

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원고는 이 사건 제25항, 제26항 발명의 특허권자로서 국외에서 레이저프린터의 부품이자 이 사건 특허제품인 감광드럼을 생산하여 레이저프린터 제조회사에 공급함으로써, 원고의 특허제품이 장착된 레이저프린터와 카트리지가 국내는 물론 미국에서도 판매되어 왔는데, 피고는 원고의 허락 없이 이 사건 제25항, 제26항 발명을 실시하여 감광드럼을 국내에서 생산함으로써 원고의 특허권을 침해하고 그 침해제품을 국내에서 판매하거나 미국에 수출함으로써 이익을 얻었으며, 피고의 침해제품은 원고의 특허제품과 동일한 기술적 특징을 가지고 서로 완벽하게 호환되는 것으로서 국내 및 미국 시장에서 직접적으로, 또는 원고의 특허제품을 채택한 카트리지를 통하여 간접적으로 서로 경쟁하는 결과가 된 것으로 보이므로, 피고의 침해제품 일부가 미국으로 수출되었다거나 원고의 특허제품은 레이저프린터 제조회사가 인증한 정품이었음에 반하여 피고의 침해제품은 그렇지 아니하였다는 등의 사정이 있다고 하더라도 여전히 원고에게는 피고의 이 사건 특허침해행위로 인한 손해발생의 염려나 개연성이 인정된다고 할 것이고, 피고의 침해행위에 따른 이익에 비례하여 원고에게 손해가 발생한다는 점에 대한 주장·입증이 없다고 하여 달리 볼 것은 아니므로, 피고의 이익액 전체를 원고의 손해액으로 인정한 원심의 조치는 옳은 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

2. 원고의 상고이유에 대한 판단

가. 상고이유 제1점에 대하여

자백의 구속법칙은 권리의 발생소멸이라는 법률효과의 판단에 직접 필요한 주요사실에 대해서만 적용되는 것이다( 대법원 1994. 11. 4. 선고 94다37868 판결 , 2002. 6. 28. 선고 2000다62254 판결 등 참조).

기록에 의하면, 원심은 특허법 제128조 제2항 을 적용하여 피고의 특허침해행위로 인한 수입액에서 그에 상응하는 비용을 공제하는 방법으로 원고의 손해액을 산정함에 있어서 피고의 비용은 여러 가지 항목으로 구성되어 있으나 어느 항목도 이를 정확하게 산정할 수 있는 증거가 제출되지 아니하여 피고의 비용을 구성하는 각 항목을 추산할 수밖에 없었는데, 피고는 2004. 5. 18.자 준비서면에서 자신이 지출한 비용 중 임차료 비용과 인건비 항목은 전체 임차료와 인건비에 피고의 전사업부문의 매출액에서 이 사건 침해제품의 매출액이 차지하는 비율을 곱하여 계산하더라도 무방할 것이라고 주장하면서 동시에 피고가 특허침해행위에 의하여 받은 이익액의 크기에 대해서는 원고의 주장에 못 미치는 금액을 주장하였고, 원고가 위 계산방식을 이익으로 원용한 후에 피고는 다시 위 비용항목들에 대하여 위 방식과는 다른 비용산출 계산방식(유기감광체 드럼 사업부만의 임차료 및 인건비 × 이 사건 감광드럼 매출액/유기감광체 드럼 사업부 매출액)을 적용할 것을 주장하면서 그 이익액에 있어서는 일관하여 원고의 주장보다 적은 금액을 주장하였음을 알 수 있는바, 이러한 비용산출 계산방식이 특허법 제128조 제2항 의 적용에 있어서 주요사실에 해당한다고는 할 수 없을 뿐만 아니라 피고의 위 준비서면은 그 전체의 취지에 있어서 원고가 주장하는 특허침해행위로 인한 이익액을 다투는 것으로 볼 수 있으므로, 재판상 자백이 성립되지 않았음을 전제로 한 원심의 판단은 옳고, 이를 탓하는 상고이유의 주장은 받아들일 수 없다.

나. 상고이유 제2점에 대하여

증거의 취사와 사실의 인정은 사실심의 전권에 속하는 것으로 자유심증주의의 한계를 벗어나지 않는 한 적법한 상고이유로 삼을 수 없는 것인바( 대법원 1988. 11. 8. 선고 87다카683 판결 , 2006. 5. 25. 선고 2005다77848 판결 등 참조), 기록에 비추어 살펴보면, 피고의 비용 중 임차료와 인건비에 관한 원심의 사실인정은 모두 옳은 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 채증법칙 위배 또는 심리미진으로 인한 사실오인의 위법이 있다고 할 수 없다.

3. 그러므로 상고를 각 기각하고, 상고비용은 각자가 부담하도록 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.