[2] 실용신안등록청구범위의 정정이 실용신안법 제33조 , 특허법 제136조 제3항 에서 정한 실용신안등록청구범위의 실질적 변경에 해당하는지 여부의 판단 기준 및 방법

[3] 명칭이 “스프링클러용 플렉시블 조인트”인 등록고안의 보정 후 정정고안에 의한 보정은 정정고안의 요지를 변경하는 경우에 해당하고, 정정은 등록고안의 실용신안등록청구범위를 실질적으로 변경한 경우에 해당되어 부적법하므로, 정정심판청구는 허용될 수 없다고 한 사례

[2] 실용신안등록청구범위의 정정이 실용신안법 제33조 , 특허법 제136조 제3항 에서 정한 실용신안등록청구범위의 ‘실질적 변경’에 해당하는지 여부는, 실용신안등록청구범위의 형식적인 기재만을 대비할 것이 아니라 실용신안의 상세한 설명을 포함한 명세서 전체의 내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 판단함이 합리적이고, 명세서의 상세한 설명 또는 도면에 있는 사항을 실용신안등록청구범위에 새로이 추가함으로써 표면상 등록실용신안이 한정되어 형식적으로는 실용신안등록청구범위가 감축되는 경우라 하더라도, 다른 한편 그 구성의 추가로 당초의 등록실용신안이 새로운 목적 및 효과를 갖게 되는 때에는 실용신안등록청구범위의 실질적 변경에 해당하므로 허용되지 않는다.

[3] 명칭이 “스프링클러용 플렉시블 조인트”인 등록고안의 새로운 사항을 추가하거나 구성의 명칭을 변경하고 있는 정정보정사항 1, 2는 당초 잘못된 정정을 삭제하거나 경미한 하자를 고치는 정도라고 할 수 없어 보정 후 정정고안에 의한 보정은 정정고안의 요지를 변경하는 경우에 해당하고, 정정고안은 구성에 대한 명칭을 각 청구항마다 달리 변경하는 등 등록고안의 실용신안등록청구범위를 실질적으로 변경한 것이어서 부적법하여 정정심판청구가 허용될 수 없다고 한 사례.

2. 소송비용은 원고들이 부담한다.

가. 이 사건 등록고안

(1) 명칭 : 스프링클러용 플렉시블 죠인트(외래어 표기법에 의하면, ‘조인트’가 맞는 표현이므로, 이하 ‘조인트’라 기재한다) 연결구용 고정장치

(2) 출원일/ 등록일/ 등록번호 : 2001. 9. 10./ 2002. 3. 11./ 제269261호

(3) 실용신안권자 : 원고들

(4) 실용신안등록청구범위 및 주요 도면

(가) 정정심판청구 전의 실용신안등록청구범위 및 주요 도면 : 별지 1과 같다(청구항 1을 ‘이 사건 제1항 고안’이라 하고, 나머지 청구항들도 같은 방식으로 부른다).

(나) 2007. 3. 22.자 정정심판청구된 실용신안등록청구범위 및 주요 도면 : 별지 2와 같다(이하 ‘이 사건 정정고안’이라 하고, 청구항 1을 ‘이 사건 제1항 정정고안’이라 하며, 나머지 청구항들도 같은 방식으로 부른다).

(다) 2008. 5. 9.자 정정보정청구된 실용신안등록청구범위 : 별지 3과 같다(이하 ‘보정 후 이 사건 정정고안’이라 하고, 청구항 1을 ‘보정 후 이 사건 제1항 정정고안’이라 하며, 나머지 청구항들도 같은 방식으로 부른다. 주요 도면은 별지 2와 같다).

나. 이 사건 심결의 경위

(1) 원고는 2007. 3. 22. 특허심판원에 정정심판청구 전 이 사건 등록고안의 명세서 및 도면에 대하여 별지 2와 같이 정정하고자 정정(이하 ‘이 사건 정정’이라 한다)심판을 청구하였고, 2008. 3. 20. 이 사건 정정고안의 명세서를 보정하는 정정명세서 등 보정서를 제출하였다.

(2) 이에 특허심판원은 2008. 4. 23. 원고에게 이 사건 정정고안 등은 실용신안등록청구범위를 실질적으로 변경하는 것이어서 허용될 수 없으니 의견이 있으면 제출하라는 취지의 정정의견제출통지를 하였고, 원고는 이에 대응하여 2008. 5. 9. 이 사건 정정고안을 재보정하는 별지 3과 같은 내용의 정정명세서 등 보정서를 제출하였다.

(3) 특허심판원은 이를 2007정23호 로 심리한 다음, 2008. 5. 30. 이 사건 정정고안을 보정 후 이 사건 정정고안으로 재보정한 것은 요지가 변경된 것이어서 부적법하고, 이 사건 정정은 실용신안등록청구범위를 실질적으로 변경하는 것이어서 정정요건을 충족하지 못한다는 이유로 원고의 이 사건 정정심판청구를 받아들이지 아니하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정 근거] 갑 제1 내지 3호증, 을 제1 내지 4호증, 변론 전체의 취지

2. 원고가 주장하는 이 사건 심결 취소사유의 요지

보정 후 이 사건 정정고안에 의한 보정은 이 사건 정정고안의 요지를 변경하는 것이 아니고, 이 사건 정정은 정정심판청구 전 이 사건 등록고안의 실용신안등록청구범위를 실질적으로 변경하는 것이 아니므로, 위 보정과 이 사건 정정은 적법하다.

3. 이 사건 심결의 적법 여부에 대한 판단

가. 보정 후 이 사건 정정고안에 의한 보정이 이 사건 정정고안의 요지를 변경하는 경우에 해당하는지 여부

(1) 판단기준

실용신안법 제33조 , 특허법 제140조 제2항 에 의하면, “심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다.”라고 규정되어 있는데, 위 규정의 취지는 요지의 변경을 쉽게 인정할 경우 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권행사를 곤란케 할 우려가 있기 때문이라 할 것이고( 대법원 1995. 5. 12. 선고 93후1926 판결 참조), 정정명세서 등의 보정제도는 등록된 권리에 대한 정정의 개념을 제대로 이해하지 못한 권리자가 명세서나 도면의 일부분만을 잘못 정정하였음에도 불구하고 정정청구 전체가 인정되지 않게 되고 이로 인하여 그 등록이 취소되는 것을 방지하기 위하여 도입된 제도이기 때문에 정정명세서 등에 대한 보정은 당초 잘못된 정정을 삭제하거나 정정청구 취지의 요지를 변경하지 않는 범위 내에서 경미한 하자를 고치는 정도에서만 가능하다고 보는 것이 보정제도의 본질에 부합할 것이다( 대법원 2007. 10. 25. 선고 2005후2526 판결 참조).

(2) 판 단

위 1항에서 인정한 사실에 의하면, 이 사건 정정고안의 실용신안등록청구범위는 보정 후 이 사건 정정고안을 통하여, ① 이 사건 제1항 정정고안 중 ‘승강조정볼트(3)를 회전 조작하는 것’에 관한 부분이 보정 후 이 사건 제1항 정정고안에서는 ‘승강조정볼트(3)를 고정체(1)의 승강조정볼트 설치부(130)의 홀부(131) 및 승강체(2)의 승강조정볼트 설치부(21)의 홀부(211)에 관통 삽입하여 회전에 의해 승강조정이 이루어지는 것’에 관한 부분으로(이하 ‘정정보정사항 1’이라 한다), ② 이 사건 제2항 정정고안 중 ‘역으로 승강체의 양 외측을 승강가이드부로 고정체의 몸체부를 가이드레일부로 형성하여 결합하는 것’에 관한 부분이 보정 후 이 사건 제2항 정정고안에서는 ‘역으로 승강체의 양 외측을 가이드홈부로 고정체의 몸체부를 승강가이드부로 형성하여 결합하는 것’에 관한 부분으로(이하 ‘정정보정사항 2’라 한다) 각 보정되었음을 알 수 있다.

살피건대, 정정보정사항 1은 이 사건 제1항 정정고안 중 ‘승강조정볼트(3)를 회전 조작하는 것’에 승강조절볼트(3)와 고정체(1), 승강체(2) 간의 결합관계 및 이들 구성 간의 상호 작동관계를 구체화하여 새로운 사항을 추가한 것이고, 정정보정사항 2는 이 사건 제2항 정정고안 중 ‘승강체의 양 외측’ 및 ‘고정체의 몸체부’에 대한 구성의 명칭을 각각 ‘승강가이드부’ 및 ‘가이드레일부’에서 ‘가이드홈부’ 및 ‘승강가이드부’로 변경한 것이다. 위와 같이 위 정정보정사항 1과 2는 새로운 사항을 추가하거나 구성의 명칭을 변경하고 있는바, 이는 당초 잘못된 정정을 삭제하거나 경미한 하자를 고치는 정도라고 할 수 없다.

따라서 보정 후 이 사건 정정고안에 의한 보정은 이 사건 정정고안의 요지를 변경하는 경우에 해당하므로, 실용신안법 제33조 , 특허법 제140조 제2항 의 규정에 위반되어 부적법하다.

나. 이 사건 정정으로 실용신안등록청구범위가 실질적으로 변경되었는지 여부

위 3의 가.항에서 살펴본 바와 같이, 보정 후 이 사건 정정고안은 이 사건 정정고안의 요지를 변경하는 것이어서 부적법하므로, 이 사건 정정이 정정심판청구 전 이 사건 등록고안의 실용신안등록청구범위를 실질적으로 변경하는 경우에 해당하는지에 관하여 살펴본다.

(1) 판단기준

실용신안법 제33조 , 특허법 제136조 제1항 , 제3항 , 제47조 제3항 에 의하면, 실용신안권자는 실용신안의 명세서나 도면에 불완전한 것이 있을 때에는 실용신안등록청구범위의 감축, 잘못된 기재의 정정, 분명하지 아니한 기재를 명확하게 하는 경우에 한하여 그 명세서 또는 도면의 정정심판을 청구할 수 있게 되어 있고, 이 경우 실용신안등록청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다고 규정되어 있는바, 실용신안등록청구범위의 정정이 실용신안등록청구범위의 실질적 변경에 해당하는지 여부는 실용신안등록청구범위의 형식적인 기재만을 대비할 것이 아니라 실용신안의 상세한 설명을 포함한 명세서 전체의 내용과 관련하여 실질적으로 대비하여 판단함이 합리적이고, 명세서의 상세한 설명 또는 도면에 있는 사항을 실용신안등록청구범위에 새로이 추가함으로써 표면상 등록실용신안이 한정되어 형식적으로는 실용신안등록청구범위가 감축되는 경우라 하더라도, 다른 한편 그 구성의 추가로 당초의 등록실용신안이 새로운 목적 및 효과를 갖게 되는 때에는 실용신안등록청구범위의 실질적 변경에 해당하므로 허용되지 않는다( 대법원 2005. 4. 15. 선고 2003후2010 판결 참조).

(2) 이 사건 등록고안의 각 구성의 명칭에 있어서 정정된 사항에 대한 판단

(가) 위 1항에서 인정한 사실에 의하면, 이 사건 정정 전의 이 사건 등록고안의 각 구성에 대한 명칭이 이 사건 정정고안에서는 아래와 같이 정정되었다.

(나) 위와 같이, 이 사건 등록고안의 ‘가이드레일’이 이 사건 제1항 및 제3항 정정고안에서는 ‘승강가이드부’로, 이 사건 제2항 정정고안에서는 ‘가일드레일부’로 변경되어 있고, 이 사건 등록고안의 ‘감합부’가 이 사건 제1항 및 제3항 정정고안에서는 ‘가이드홈부’로, 이 사건 제2항 정정고안에서는 ‘승강가이드부’로 변경되어 있는 등 동일한 구성에 대하여 이 사건 등록고안에서는 동일한 명칭이 사용되었으나, 이 사건 정정고안에서는 청구항마다 다른 명칭이 사용되고 있다.

살피건대, 다른 명칭을 갖는 구성들은 해당 기술분야에서 그러한 명칭들이 동일한 기술적 의미를 갖는 것으로 알려진 일반적인 기술용어에 해당한다는 등의 특별한 사정이 없는 한 다른 기능과 작용효과를 갖는다고 할 것이고, 동일한 명세서에서 구성의 명칭이 달리 표현되어 있는 것은 그 기능이 달라진 것으로 볼 수 있으므로, 이 사건 정정고안의 ‘승강가이드부’와 ‘가이드레일부’ 중 어느 한 구성은 이 사건 등록고안의 ‘가이드레일’과 비교하여 그 기능 및 작용효과에서 변경이 있었다고 할 것이고, 이 사건 정정고안의 ‘가이드홈부’와 ‘승강가이드부’ 또한 그 중 어느 한 구성은 이 사건 등록고안의 ‘감합부’와 비교하여 그 기능 및 작용효과에서 변경이 있었다고 할 것이다. 더욱이 이 사건 제1항 및 제3항 고안의 ‘가이드레일’은 고정체의 장공에 형성된 외측선을 나타내는 구성이고, 이 사건 제2항 고안의 ‘감합부’는 승강이동체 또는 고정체의 양 외측을 절곡하여 요(요)형으로 형성한 부분을 나타내는 구성이었는바, 위 각 구성들은 이 사건 정정 전에는 그 구조가 전혀 상이하였으나, 이 사건 정정고안에서는 ‘승강가이드부’로 동일한 명칭으로 바뀜으로써 동일한 구조를 갖도록 변경된 것으로 볼 수밖에 없다고 할 것이다.

따라서 이 사건 등록고안은 이 사건 정정으로 인하여 위와 같이 그 구성에 대한 명칭이 각 청구항마다 달리 변경됨으로써 실용신안등록청구범위가 실질적으로 변경되었다고 할 것이다.

(3) 이 사건 제2항 고안에 있어서 정정된 사항에 대한 판단

(가) 위 1항에서 인정한 사실에 의하면, 이 사건 제2항 고안 중 ‘고정체의 몸통부 양 외측선을 가이드레일로 하고 승강이동체의 양 외측을 절곡하여 요(요)형으로 덮개를 만들어 몸통부 가이드레일을 안쪽으로 감싸는 감합부로 하여 결합하거나(별지 1의 도 1 내지 3 참조)’에 관한 부분이 이 사건 제2항 정정고안에서는 ‘승강체(5)의 양 외측면을 가이드레일부(512a, 512b)로 하고, 고정체(4)의 몸체부(420)의 양 외측을 절곡하여 오목 형상으로 덮개를 만들어 승강체(5)의 가이드레일부(512a, 512b)를 내측으로 감싸는 승강가이드부(421a, 421b)로 형성하여 결합하거나(별지 2의 도 6 내지 8 참조)’ 등으로 정정되었다.

(나) 살피건대, 이 사건 제2항 고안에서는 고정체의 양 외측선이 가이드 레일로 기능하고, 승강이동체의 요(요)형으로 절곡된 양 외측이 고정체의 양 외측선을 안쪽으로 감싸 그 상대적인 이동을 가이드하는 기능을 수행하였던 반면, 이 사건 제2항 정정고안에서는 승강체(정정 전의 ‘승강이동체’에 해당)의 양 외측면이 가이드레일로 기능하고, 고정체의 오목 형상으로 절곡된 양 외측이 승강체의 양 외측선을 내측으로 감싸 그 상대적인 이동을 가이드하는 기능을 수행하도록 변경되었다. 결국 이 사건 정정 전에는 ‘승강이동체’의 절곡된 양 외측이 ‘고정체’의 양 외측선을 감싸 가이드하는 구조이었는데, 이 사건 정정 후에는 ‘고정체’의 절곡된 양 외측이 ‘승강체’의 양 외측선을 감싸 가이드하는 구조로 변경되었고, 그로 인해 ‘고정체’와 ‘승강이동체’의 기능이 완전히 뒤바뀌는 결과가 되었으므로, 이 사건 제2항 고안은 이 사건 정정으로 인하여 실용신안등록청구범위가 실질적으로 변경되었다고 할 것이다.

다. 소결론

따라서 보정 후 이 사건 정정고안에 의한 보정은 이 사건 정정고안의 요지를 변경하는 경우에 해당하고, 이 사건 정정은 이 사건 등록고안의 실용신안등록청구범위를 실질적으로 변경한 경우에 해당되어 부적법하여(정정심판청구한 사항 중 일부가 정정요건을 결하면 정정심판청구 전체가 일체로서 허용될 수 없다), 이 사건 정정을 받아들일 수 없으므로, 이와 결론을 같이 한 이 사건 심결은 적법하다.

4. 결 론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고들의 청구는 모두 이유 없으므로, 이를 받아들이지 아니하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 김의환(재판장) 김종석 박종학

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