[2] 영업방법 발명에 해당하기 위한 요건 및 출원발명이 자연법칙을 이용한 것인지 여부의 판단 방법

[2] 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것) 제2조 제1호 는 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 ‘발명’으로 정의하고 있으므로, 출원발명이 자연법칙을 이용한 것이 아닌 때에는 같은 법 제29조 제1항 본문의 ‘산업상 이용할 수 있는 발명’의 요건을 충족하지 못함을 이유로 그 특허출원을 거절하여야 한다. 특히, 정보기술을 이용하여 영업방법을 구현하는 이른바 영업방법(business method) 발명에 해당하기 위해서는 컴퓨터상에서 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있어야 한다. 한편, 출원발명이 자연법칙을 이용한 것인지 여부는 청구항 전체로서 판단하여야 하므로, 청구항에 기재된 발명의 일부에 자연법칙을 이용하고 있는 부분이 있더라도 청구항 전체로서 자연법칙을 이용하고 있지 않다고 판단될 때에는 특허법상의 발명에 해당하지 않는다.

1. 상고이유 제1, 2점에 관하여

특허거절결정과 거절이유통지 등에 관하여 규정하고 있는 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것) 제62조 , 구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것) 제63조 및 제170조 제2항 에 의하면, 특허거절결정에 대한 심판에서 그 거절결정의 이유와 다른 거절이유를 발견한 경우에는 거절이유의 통지를 하여 특허출원인에게 새로운 거절이유에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 하지만, 특허거절결정에 대한 심판청구를 기각하는 심결 이유가 그 주된 취지에서 특허거절결정의 이유와 부합하는 경우에는 특허거절결정의 이유와 다른 별개의 새로운 이유로 심결을 한 것으로 볼 수 없으므로, 이러한 경우에까지 특허출원인에게 새로이 거절이유를 통지하여 그에 대한 의견서 제출의 기회를 주어야 하는 것은 아니라 할 것이고( 대법원 2008. 4. 24. 선고 2006후329 판결 등 참조), 한편 그 거절이유통지서가 어느 정도 추상적이거나 개괄적으로 기재되어 있다고 하더라도 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)가 전체적으로 그 취지를 이해할 수 있을 정도로 기재하면 충분하다 할 것이다 ( 대법원 1997. 4. 11. 선고 96후1217 판결 참조).

기록에 의하면, 2004. 8. 27.자로 보정된 이 사건 출원발명(출원번호 : 제10-2002-47130호)에 대하여 심사관은 2004. 12. 8. “위 출원발명의 특허청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라 한다) 내지 제29항은 각 단계를 수행하는 구체적인 하드웨어의 물리적 구성 및 구성 요소 간의 결합관계가 명확하게 기재되어 있지 아니하여 컴퓨터를 이용한 온라인상의 영업방법이라 볼 수 없으므로 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제29조 제1항 본문 규정의 발명에 해당하지 않아 특허를 받을 수 없다”는 내용의 거절이유를 통지하였고, 이에 원고는 2005. 2. 4. 의견서 및 보정서를 제출하였으나, 심사관은 2005. 6. 9. “이 사건 출원발명의 아이템 서버가 컨설팅 요청을 수신하면, 상품구매 정보 등을 분석하여 생활설계 결과 또는 컨설팅 결과를 산출하는 청구범위의 기재는 생활설계 결과 또는 컨설팅 결과를 물리적으로 산출하는 구체적인 처리과정이 기재되어 있지 않아 발명으로 성립될 수 없어 2004. 12. 8.자 거절이유의 전부를 해소하지 못하였다”는 이유로 거절결정을 한 점, 그 후 심사관은 원고의 2005. 8. 8.자 보정에 의하여 개시된 심사전치절차에서 2005. 9. 26. 보정각하결정을 하고 원결정을 유지하였으며, 특허심판원은 2006. 1. 26. “위 보정 전 이 사건 제1항 발명은 데이터베이스 등을 도구로써 이용한 인위적 결정 자체일 뿐 자연법칙을 이용한 것이 아니어서 구 특허법 제29조 제1항 본문에 규정된 발명으로 성립되었다고 볼 수 없다”는 이유를 들어 특허거절결정을 유지하는 심결을 한 점 등을 알 수 있다.

위와 같은 법리에 비추어 보면, 위 2004. 12. 8.자 거절이유통지서는 이 사건 출원발명이 속하는 기술분야의 통상의 기술자가 전체적으로 그 취지를 이해할 수 있을 정도로 기재되어 있다고 할 것이고, 또한 위 거절이유통지서에서 밝힌 거절이유와 특허거절결정 및 심결의 이유는 세부적인 표현내용에서 일치한다고는 할 수 없다 하더라도, 모두 이 사건 제1항 발명이 구 특허법 제29조 제1항 본문의 ‘산업상 이용할 수 있는 발명’이라고 할 수 없다는 주된 취지에서 서로 부합한다 할 것이므로, 그 심결의 이유가 원고에게 별도의 의견진술의 기회를 부여하여야 할 새로운 거절이유라고 할 수 없다. 따라서 원심판결에는 이 부분 상고이유에서 주장하는 바와 같은 거절이유 통지의 적법 여부에 관한 심리미진 등의 위법이 없다.

2. 상고이유 제3, 4, 5점에 관하여

구 특허법 제2조 제1호 는 자연법칙을 이용한 기술적 사상의 창작으로서 고도한 것을 ‘발명’으로 정의하고 있으므로, 출원발명이 자연법칙을 이용한 것이 아닌 때에는 구 특허법 제29조 제1항 본문의 ‘산업상 이용할 수 있는 발명’의 요건을 충족하지 못함을 이유로 그 특허출원이 거절되어야 하는바, 특히 정보 기술을 이용하여 영업방법을 구현하는 이른바 영업방법(business method) 발명에 해당하기 위해서는 컴퓨터상에서 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 실현되고 있어야 하고 ( 대법원 2003. 5. 16. 선고 2001후3149 판결 등 참조), 한편 출원발명이 자연법칙을 이용한 것인지 여부는 청구항 전체로서 판단하여야 하므로, 청구항에 기재된 발명의 일부에 자연법칙을 이용하고 있는 부분이 있더라도 청구항 전체로서 자연법칙을 이용하고 있지 않다고 판단될 때에는 특허법상의 발명에 해당하지 않는다.

위 법리와 기록에 의하면, 2005. 8. 8.자 보정 전 이 사건 제1항 발명은 영업방법 발명의 범주에 속하는 것으로, 그 구성요소 중 발명의 기술적 과제를 실현하기 위한 핵심적 부분은 원심판시 제4, 5단계의 구성이라 할 것인데, 그 부분 특허청구범위의 기재만으로는 통상의 기술자가 컴퓨터상에서 소프트웨어에 의한 정보처리가 하드웨어를 이용하여 구체적으로 어떻게 실현되는지 알 수 없고, 이는 발명의 상세한 설명이나 도면 등 다른 기재를 참작하여 보더라도 마찬가지이므로, 위 보정 전 이 사건 제1항 발명은 전체적으로 볼 때 이를 구 특허법 제29조 제1항 의 ‘산업상 이용할 수 있는 발명’이라고 할 수 없다.

따라서 원심이 위 보정 전 이 사건 제1항 발명은 구 특허법 제29조 제1항 본문에 규정된 발명에 해당한다고 볼 수 없다고 판단한 것은 정당하고, 거기에 상고이유 제3, 4점으로 주장하는 바와 같은 영업방법 발명의 성립 여부에 관한 법리오해의 위법이 없다. 나아가 위와 같이 ‘산업상 이용할 수 있는 발명’의 요건을 충족하지 못한 이 사건 출원발명에 대하여 특허를 거절한다 하여 발명가의 권리 보호 규정인 헌법 제22조 제2항 및 구 특허법 제1조 에 위반된 것으로 볼 수도 없으므로, 이 점에 관한 상고이유 제5점의 주장도 받아들일 수 없다.

3. 결 론

그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.