2. 원고의 항소를 기각한다.

3. 소송총비용은 원고가 부담한다.

2. 피고는 피고의 사무소, 공장, 창고, 영업소 및 매장에 보관되어 있는 별지2 목록 기재 각 표장을 사용한 별지3 목록 기재 상품 및 그 포장, 선전광고물을 폐기하라.

3. 피고는 원고에게 329,945,689원 및 이에 대한 2009. 9. 18.자 청구취지 일부 정정신청서 송달 다음날부터 다 갚는 날까지 연 20%의 비율에 의한 금원을 지급하라(원고는 당심에 이르러 금지청구 및 폐기청구 중 일부를 감축하였다).

제1심 판결 중 아래에서 추가로 지급을 명하는 원고 패소 부분을 취소한다.

피고는 원고에게 241,666,447원과 이에 대하여 2009. 9. 25.부터 2010. 2. 18.까지 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지 연 20%의 각 비율에 의한 금원을 지급하라.

피고 :

주문 제1항과 같다.

【증거】 다툼 없는 사실, 갑 제1 내지 8호증, 을 제1 내지 9, 13 내지 17호증의 각 기재(가지번호 포함), 변론 전체의 취지

가. 원고는, 2001. 12. 10. 설립된 법인으로 양주시 (이하 생략)에 본점을 두고 플라스틱발포 건축용 몰딩 생산업 등을 영위하는 회사로서, 제19류 건축용 비금속제 몰딩 외 9건(별지3 목록 기재 각 상품, 이하 ‘이 사건 지정상품’이라 한다)을 지정상품으로 하여 별지1 목록 제1항 기재 상표에 대하여 2006. 10. 31., 같은 목록 제3항 및 제4항 기재 각 상표에 대하여 2008. 5. 27. 각각 상표등록을 하고(이하 같은 목록 제1, 3, 4항 기재 각 상표를 통칭하여 ‘원고 상표들’이라 하고, 같은 목록 제1항 기재 상표를 ‘원고 제1상표’라 하고, 같은 목록 제3, 4항 기재 상표도 같은 방식으로 호칭한다), 같은 목록 제2항 기재 서비스표(이하 ‘원고 서비스표’라 한다)에 대하여 2006. 12. 20. 제35류 건축용 몰딩 판매대행업, 건축용 몰딩 판매알선업 등 10건(이하 ‘이 사건 지정서비스업’이라 한다)을 지정서비스업으로 하여 서비스표등록을 한 상표권자이다.

나. 소외인은 1989. 9. 6.경부터 양산시 (이하 생략)에서 ‘보성산업사’라는 상호로 합성수지 제조업을 영위하면서 1994. 4. 2. 별지4 목록 기재 상표에 대하여 제33류 건축용 플라스틱 벽제 외 9건을 지정상품으로 하여 상표등록을 하고 그의 영업에 별지4 목록 기재 상표 및 별지2 목록 기재 각 표장(이하 ‘피고 표장들’이라 한다)을 사용하다가, 2004. 3. 10.경 보성산업사를 폐업하였다.

다. 피고는 2004. 3. 12. 소외인의 사업장 소재지이던 양산시 (이하 생략)을 본점으로 하여 설립된 법인으로서 플라스틱 제조업, 건축자재 도·소매업 등을 영위하고 있는데, 피고는 소외인으로부터 보성산업사의 영업권과 그에 따른 별지4 목록 기재 상표권과 피고 표장들의 사용권을 양수하였다. 그러나 피고가 별지4 목록 기재 상표권에 대하여 상표권 이전등록을 하지 아니하고, 그 관리도 소홀히 하여, 별지4 목록 기재 상표권은 상표권 양수 직후인 2004년 4월경 소멸되었다. 한편, 피고는 회사 설립시부터 피고 표장들을 사용하여 건축용 플라스틱 몰딩 등을 생산·판매하여 오던 중 2007. 3. 26.경부터는 제품 포장지에 피고 표장들의 사용을 중단하고, 2008. 5. 23.경부터는 제품 카탈로그에 피고 표장들의 사용을 중단하는 등 그 때부터 피고 표장들의 사용을 완전히 중단하였다.

2. 원고의 주장

피고가 원고 상표들 및 원고 서비스표와 유사한 피고 표장들을 이 사건 지정상품 및 이 사건 지정서비스업과 동일·유사한 상품에 사용함으로써 원고의 원고 상표들에 대한 각 상표권 및 원고 서비스표에 대한 서비스표권을 침해하였으므로, 피고는 원고에게 청구취지 기재와 같은 금지청구, 폐기청구 및 손해배상청구에 응할 의무가 있다.

3. 판 단

가. 상표법 제6조제1항제3호 의 ‘상품의 산지·품질·효능·용도·형상 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장’에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하는바, 수요자가 지정상품을 고려하여서 그 품질, 효능, 형상 등의 성질을 표시하고 있는 것으로 직감할 수 있으면 기술적 표장에 해당한다( 대법원 2007. 6. 1. 선고 2007후555 판결 등 참조). 또한, 상표법 제7조제1항제11호 의 ‘상품의 품질을 오인하게 할 염려가 있는 상표’라 함은 그 상표의 구성 자체가 그 지정상품이 본래 가지고 있는 성질과 다른 성질을 갖는 것으로 수요자를 오인하게 할 염려가 있는 상표를 말한다( 대법원 2007. 6. 1. 선고 2007후555 판결 , 대법원 2000. 10. 13. 선고 99후628 판결 등 참조).

나. 원고 상표들과 원고 서비스표는 ‘HI WOOD’라는 영문 위에 “ ”과 같은 무늬를 추가한 형태(원고 제1상표, 원고 서비스표)이거나, ‘하이우드’라는 국문으로만 구성된 것(원고 제4상표)이거나, 원고 제1상표와 원고 제4상표를 위·아래에 배치한 형태(원고 제3상표)인데, 여기서 ‘하이우드’나 ‘HI WOOD’는 양·정도·품질·크기가 보통보다 높거나 많거나 고도이거나 크다는 의미인 ‘high’의 줄임말로 국내에서 흔히 사용되는 ‘hi’와 나무 또는 목재를 의미하는 ‘wood’를 결합한 것으로서 ‘좋은 목재’라는 의미로 관념된다.

다. 건축용 목재 몰딩은 이 사건 지정상품 중 “건축용 비금속 몰딩”에 해당하고, 건축용 목재 몰딩의 판매대행업·판매알선업은 이 사건 지정서비스업 중 “건축용 몰딩 판매대행업·판매알선업”에 해당하는데, 위에서 본 ‘하이우드’나 ‘HI WOOD’의 관념에 비추어 ‘하이우드’나 ‘HI WOOD’는 건축용 목재 몰딩과 관련하여 일반수요자나 거래자들에게 ‘좋은 목재로 만든 몰딩’이라는 의미로 직감될 수 있으므로, 원고 상표들과 원고 서비스표는 건축용 목재 몰딩과 관련하여서는 지정상품의 원재료나 품질 또는 지정서비스업의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장에 해당한다.

한편, 원고 제4상표는 ‘하이우드’라는 문자로만 구성된 상표이고, 원고 제1상표, 원고 서비스표 및 원고 제3상표 중 영문 부분은 ‘HI WOOD’라는 영문 위에 “ ”과 같은 무늬를 추가한 형태이기는 하나 “ ”과 같은 무늬는 ‘HI WOOD’라는 영문에 부수적으로 부가된 것에 불과하여 전체적으로 보아 ‘HI WOOD’로만 관념된다.

따라서 원고 상표들을 건축용 목재 몰딩에 사용하거나 원고 서비스표를 건축용 목재 몰딩의 판매대행·알선업에 사용하는 경우에 원고 상표들과 원고 서비스표는 지정상품의 원재료나 품질 또는 지정서비스업의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표 및 서비스표에 해당하므로, 상표법 제6조제1항제3호 소정의 등록무효사유에 해당한다.

라. 또한, 원고 상표들과 원고 서비스표는, 이를 이 사건 지정상품 중 목재가 아닌 건축용 비금속 몰딩이나 이 사건 지정서비스업 중 목재가 아닌 건축용 몰딩의 판매대행·알선업에 사용하는 경우에, 일반수요자나 거래자로 하여금 건축용 목재 몰딩이나 건축용 목재 몰딩의 판매대행·알선업으로 인식하게 함으로써 상품의 성질과 상품 자체 또는 서비스업의 성질이나 서비스업 자체 모두를 오인하게 할 염려가 있는 표장에 해당하므로, 상표법 제7조제1항제11호 소정의 등록무효사유에 해당한다.

마. 이와 같이 원고 상표들을 이 사건 지정상품 중 “건축용 비금속 몰딩”에 사용하거나 원고 서비스표를 이 사건 지정서비스업 중 “건축용 몰딩 판매대행업·판매알선업”에 사용하는 경우에, 원고 상표들 및 원고 서비스표는 지정상품의 원재료나 품질 또는 지정서비스업의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표 또는 서비스표에 해당하거나, 상품의 성질과 상품 자체 또는 서비스업의 성질이나 서비스업 자체 모두를 오인하게 할 염려가 있는 상표 또는 서비스표에 해당하여 무효임이 명백하므로, 원고의 청구취지 기재와 같은 금지청구, 폐기청구 및 손해배상청구는 권리남용에 해당하여 허용될 수 없다.

4. 결 론

그렇다면, 원고의 이 사건 청구는 이유 없어 이를 기각하여야 할 것인데, 제1심 판결 중 이와 결론을 달리한 부분은 부당하므로, 피고의 항소를 받아들여 제1심 판결 중 피고 패소 부분을 취소하고 그에 해당하는 원고의 청구를 기각하며, 원고의 항소는 이유 없어 이를 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

[별지 생략]