피고는 원고에게 10,925,590원 및 이에 대한 2012. 1. 31.부터 2014. 7. 17.까지는 연 5%의, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 20%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.

2. 원고의 나머지 항소와 피고의 항소를 모두 기각한다.

3. 소송총비용 중 4/5는 원고가, 나머지는 피고가 각 부담한다.

4. 제1항의 금원지급부분은 가집행할 수 있다.

피고는 원고에게 110,000,000원 및 이에 대한 이 사건 소장부본 송달 다음날부터 다 갚는 날까지 연 20%의 비율로 계산한 돈을 지급하라.

2. 항소취지

가. 원고

제1심판결 중 아래에서 지급을 명하는 부분에 해당하는 원고 패소 부분을 취소한다. 피고는 원고에게 99,074,411원 및 이에 대한 이 사건 소장 부본 송달 다음날부터 다 갚는 날까지 연 20%의 비율로 계산한 돈을 지급하라.

나. 피고

제1심판결 중 피고 패소 부분을 취소하고, 그 취소 부분에 해당하는 원고의 청구를 기각한다.

이 법원이 이 부분에 관하여 설시할 이유는, 제1심판결서 제7면 제13, 14행 사이에 ‘3) 원고의 이 사건 각 특허발명에 대한 보상금청구권은 시효로 소멸하였거나, 실효의 원칙에 따라 소멸하였다.’를 추가하는 외에는 제1심판결 이유 중 ‘1. 기초사실’ 및 ‘2. 당사자들의 주장 요지’ 부분의 기재와 같으므로, 민사소송법 제420조 본문에 의하여 그대로 인용한다.

2. 판단

가. 보상금 지급의무의 발생 및 산정기준

위 인정사실에 따르면, 원고는 피고 회사에 재직 중 직무발명인 이 사건 제1, 2 특허발명(이하 ‘이 사건 각 특허발명’이라 한다)을 완성한 후 이에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리를 피고에게 양도하였으므로, 사용자인 피고는 특별한 사정이 없는 한 원고에게 정당한 보상금을 지급할 의무가 있다.

이 사건에 적용되는 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7869호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제40조 제1항 은 종업원이 직무발명에 대하여 특허를 받을 수 있는 권리를 사용자로 하여금 승계하게 한 경우에는 정당한 보상을 받을 권리를 가진다고 규정하고 있고, 같은 조 제2항 은 그 보상액을 결정함에 있어서 그 발명에 의하여 ‘사용자가 얻을 이익’의 액과 그 발명의 완성에 사용자와 종업원이 공헌한 정도를 고려하도록 하고 있다.

또 사용자는 직무발명을 승계하지 않더라도 특허권에 대하여 무상의 통상실시권을 가지므로, ‘사용자가 얻을 이익’은 통상실시권을 넘어 직무발명을 배타적·독점적으로 실시할 수 있는 지위를 취득함으로써 얻을 이익을 의미하는바( 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 참조), 피고는 이 사건 각 특허발명에 관한 배타적·독점적 이익의 존재 여부를 다투고 있으므로 이를 먼저 살펴본다.

나. 독점적 이익의 존재 여부

1) 전제 법리

종업원의 직무발명에 대한 권리를 승계한 사용자가 실시한 그 발명이 직무발명 출원 당시 이미 공지된 것이어서 이를 자유롭게 실시할 수 있었고 경쟁 관계에 있는 제3자도 그와 같은 사정을 쉽게 알 수 있었던 경우라면 사용자가 직무발명의 실시로 무상의 통상실시권을 넘는 독점적·배타적 이익을 얻고 있다고 볼 수 없으므로 직무발명보상금을 지급할 의무가 없으나( 대법원 2011. 9. 8. 선고 2009다91507 판결 참조), 단지 그 발명에 무효사유가 있다는 사정만으로는 위 독점적·배타적 이익을 일률적으로 부정하여 보상금의 지급을 면할 수는 없다.

2) 이 사건 제1 특허발명 관련

가) 피고의 주장 취지

피고는, 이 사건 제1 특허발명은, 아래와 같이 이 사건 제1 특허발명의 명세서에 선행 기술로 기재되어 있는 ‘종래의 다이얼 정보 검색방법’(이하 ‘비교대상발명 1’이라 한다)에다가 이 사건 제1 특허발명 출원 전인 1992. 11. 21. 공개된 대한민국 공개특허공보 특1992-0020895호 ‘전화기에서의 단축다이얼 탐색방법’(이하 ‘비교대상발명 2’라 한다), 1993. 3. 21. 공개된 대한민국 공개특허공보 특1993-0005413호 ‘전화번호 기억 및 검색장치를 구비한 전화기 및 한글자모 입력방법’(이하 ‘비교대상발명 3’이라 한다), 1987. 6. 16. 공고된 미국특허 4,674,112호(이하 ‘비교대상발명 4’라 한다), 1992년 공개된 모토롤라 VIP 시리즈 제품의 사용설명서(이하 ‘비교대상발명 5’라 한다) 등을 결합하여 용이하게 도출할 수 있어, 진보성이 부정되어 무효일 것이 확실히 예견되므로, 피고는 이 사건 제1 특허발명으로 독점적 이익을 얻지 못하였다는 취지로 주장한다.

나) 판단

을 제10호증의 1, 을 제11호증의 1, 2의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 제1 특허발명은 다이얼 정보를 검색하기 위하여 입력해야 하는 문자마다 각각 하나씩 별도의 문자키가 필요한 결과 국어 자모음 또는 로마자 알파벳의 수와 같은 수의 문자키가 설치되어 전화단말장치의 구성이 복잡해지고 제조비용이 증가하는 종래의 비교대상발명 1의 문제점을 해결하기 위하여, 별도의 문자키를 사용하지 않고 숫자가 부여된 다이얼 키에 문자까지 할당하는 것을 하나의 기술적 특징으로 하는 사실, 비교대상발명 2의 도면 1에는 하나의 숫자키(0 ~ 9)에 여러 개의 문자가 할당된 구성이 도시되어 있고, 그 명세서 중 발명의 상세한 설명에도 ‘종래의 장치는 소정의 단축키에 어떤 전화번호가 입력되어 있는가를 다이얼링이 된 후에나 알 수가 있으므로 다수의 단축키가 있을 경우에는 어떤 키에 어떤 전화번호가 입력되어 있는가를 확인할 수 없는 문제점이 있다. 이를 해결하기 위하여 기존의 키 입력부에 알파벳, 탐색 키 등 및 다이얼 키를 부가하고, 표시부에는 이름과 전화번호를 각각 표시할 수 있도록 2개의 표시부를 게재하여 단축 다이얼 입력 시 이름과 전화번호를 동시에 입력시킬 수 있도록 하고, 탐색 시 탐색 키와 찾고자 하는 사람의 첫 알파벳을 선택적으로 누르기만 하면 차례대로 이름과 전화번호가 표시부에 나타나도록 함으로써 다이얼링 에러를 사전에 방지할 수 있게 된다’는 취지가 기재되어 있는 사실을 인정할 수 있다.

위 인정사실에 의하면, 이 사건 제1 특허발명의 기술적 특징 중 하나인 별도의 문자키를 사용하지 않고 숫자가 부여된 다이얼 키에 문자까지 할당한다는 부분(구성 1-1)은 이미 비교대상발명 2에 그대로 개시되어 있다고 보인다(을 제12호증의 1, 2, 을 제13호증의 각 기재에 의하면 비교대상발명 3, 4도 이와 유사한 자판부 또는 키패드를 개시하고 있다).

그러나 앞서 본 바와 같이 이 사건 제1 특허발명은 단순히 다이얼 키에 문자를 할당하는 내용에 그치는 것이 아니라 ‘검색 키 입력에 의해 검색 모드로 선택될 때 다이얼 정보를 이름을 기준으로 재배열하는’ 재배열 과정(구성 1-2)과 다이얼 키가 입력될 때 입력된 다이얼 키에 할당된 문자 중 하나를 첫 번째 문자로 가지는 이름의 다이얼 정보를 검색하여 검색한 다이얼 정보를 표시하는 과정(구성 1-3)까지 포함하고 있으며, 위와 같이 검색한 다이얼 정보 중에 최우선순위의 문자로 이루어진 이름을 가지는 다이얼 정보를 표시하는 등의 구성(종속항인 제2, 3항 발명) 역시 포함하고 있는바, 공지된 구성 1-1 외에 비교대상발명 1~5에 이러한 이 사건 제1 특허발명의 다른 구성들을 유기적으로 결합한 발명 전체는 공지되어 있지 아니한 것으로 보이고(을 제12호증의 1, 2, 을 제14호증의 각 기재에 의하면, 비교대상발명 3에서는 ‘검색위치에서 검색순서를 정, 역방향으로 순차 변경하는 수단’을, 비교대상발명 5에서는 ‘이름을 순차 검색하기 위해 할당된 다이얼 키를 입력하는 구성’을 각 개시하고 있으나, 이러한 각 구성이 반드시 ‘검색 모드로 선택될 때’ 다이얼 정보를 이름을 기준으로 재배열하는 구성 1-2와 동일하다고 단정할 수 없고, 또 이름의 첫 번째 문자를 기준으로 다이얼 정보를 검색하는 1-3과 유사한 구성이 비교대상발명 3, 5에도 각 개시된 사실은 알 수 있으나, 이러한 각 구성요소를 모두 포함하는 이 사건 제1 특허발명 전체와 동일한 선행기술이 존재하는 것은 아니라고 보인다), 달리 이 사건 제1 특허발명 전체가 그 출원 당시 이미 모두 공지된 것이어서 누구나 이를 자유롭게 실시할 수 있었으며, 경쟁 관계에 있는 제3자 역시 그와 같은 사정을 쉽게 알 수 있었다는 점을 인정하기에 충분한 증거는 없다.

다만 위 채택 증거에 따르면, 이 사건 제1 특허발명의 구성 1-2, 1-3은 검색 키를 입력하면 곧바로 이름을 기준으로 다이얼 정보를 우선 재배열한 후, 다이얼 키가 입력될 때 입력된 다이얼 키에 할당된 문자 중 하나를 첫 번째 문자로 가지는 이름의 다이얼 정보를 검색하여 표시하는 데 반해, 비교대상발명 2는 알파벳 키를 누르면 해당 알파벳이 첫 문자로 시작되는 이름과 이에 상응하는 전화번호가 차례로 표시되는 구성이어서(비교대상발명 3, 5 역시 이와 유사한 구성으로 보이나, 을 제12호증의 1, 2, 을 제14호증의 각 기재만으로는 그 재배열 시점이 명확하게 나타나지 아니하므로 이 사건 제1 특허발명과 대비할만한 대상으로 삼기 어렵다), 이름과 전화번호에 관한 정보를 ‘이름’을 기준으로 재배열하는 구성은 결과적으로 같고, 다만 그 재배열의 시기가 이름의 첫 문자에 해당하는 다이얼 키(알파벳 키)의 입력 전인지 후인지에만 차이가 있는 것으로 보일 뿐이므로, 통상의 기술자로서는 그 재배열과정을 검색 작업 시작 후에 배치하는 비교대상발명 2 등의 종전 기술에다가 비교대상발명 1을 비롯한 정보통신 기술 분야의 주지 관용기술을 결합하여 그 재배열과정을 검색 작업 시작 전에 배치하는 이 사건 제1 특허발명의 구성을 쉽게 도출할 수 있다고 볼 여지가 있다(그러나 원고가 이 사건에서, 이 사건 제1 특허발명에서 재배열과정을 검색 작업 시작 전에 일부러 배치한 이유는, 그 특허출원 당시 일반적으로 보급된 낮은 사양의 메모리와 CPU 및 표시 장치를 기반으로 한 통신장치를 이용하더라도 효율적으로 검색이 이루어질 수 있도록 하기 위함이라는 취지로 다투고 있는 점에 비추어 볼 때, 위와 같은 재배열과정의 순서 차이에도 불구하고 이 사건 제1 특허발명과 비교대상발명 2 등의 작용 효과가 완전히 같다고 단정하기 어려우므로, 이 사건 제1 특허발명이 무효임이 명백하다고 보기에는 부족하다).

그러나 이 사건 제1 특허발명의 진보성이 부정되어 무효로 될 가능성이 있다고 하더라도, 앞서 판단한 바와 같이 위 발명이 경쟁 관계에 있는 제3자에게까지 알려진 공지 기술이라는 점까지는 인정할 수 없는 이상, 앞서 본 법리에 비추어 그 무효 사유의 존재만으로는 이 사건 제1 특허발명에 전혀 보호가치가 없다거나 그에 따른 피고의 독점적 이익이 전혀 없어 피고가 보상금의 지급의무를 완전히 면하게 된다고 볼 수 없다(다만 그러한 사정은 뒤에서 보상금의 액수를 산정하면서 독점권 기여율을 정하는 데 참작하기로 한다).

3) 이 사건 제2 특허발명 관련

가) 피고의 주장

피고는, 이 사건 제2 특허발명은 비교대상발명 1, 2에다가 1988. 6. 2. 공개된 일본특허 제2519908호 ‘버튼 전화기’(이하 ‘비교대상발명 6’이라 한다), 1988. 10. 18. 공개된 일본공개특허 소63-250950호 ‘등록번호 써치방식’(이하 ‘비교대상발명 7’이라 한다), 1984. 10. 2. 공고된 미국특허 4,475,013호(이하 ‘비교대상발명 8’이라 한다), 1990. 7. 2. 공개된 일본공개특허공보 평2-170649호(이하 ‘비교대상발명 9’라 한다), 1988. 8. 3. 공개된 일본공개특허공보 소63-187850호(이하 ‘비교대상발명 10’이라 한다), 1992. 8. 25. 공개된 일본공개특허공보 평4-236548호(이하 ‘비교대상발명 11’이라 한다)를 결합하여 용이하게 도출할 수 있어, 진보성이 부정되어 무효일 것이 확실히 예견되므로, 피고는 이 사건 제2 특허발명으로 독점적 이익을 얻지 못하였다는 취지로 주장한다.

나) 판단

이 사건 제2 특허발명의 구성 1-1, 1-2는 이 사건 제1 특허발명의 구성 1-1, 1-2와 같은데, 그 중 구성 1-1이 비교대상발명 2에 따라 공지된 사실은 앞서 판단한 바와 같다. 한편 이 사건 제2 특허발명의 구성 1-3은 다이얼 키가 입력될 때마다 키 입력 횟수를 증가 카운트하는 다이얼 키 입력 카운터 과정이고, 1-4는 입력된 다이얼 키에 할당된 문자 중 하나를 상기 키입력카운트값 번째 문자로 가지는 이름의 다이얼 정보를 검색하여 검색한 다이얼 정보를 표시하는 검색과정이다.

먼저, 을 제21호증의 기재에 따르면, 비교대상발명 6은 원터치 다이얼버튼에 5개의 히라가나(예를 들면, 아, 이, 우, 에, 오)로 시작하는 이름 군(군)의 다이얼 정보가 할당되어 있고 원터치 다이얼버튼을 누를 때마다 각 히라가나로 시작하는 이름 군의 다이얼 정보가 표시되는 구성으로 이루어져 다이얼버튼을 누르는 횟수를 인식하는 구성이기는 하나, 위 구성은 원터치 다이얼버튼을 한 번 누르면 첫 번째 글자(예를 들면, ‘아’)로 시작하는 이름 군의 다이얼 정보가 표시되고, 원터치 다이얼버튼을 다시 누르면 다음 글자(예를 들면, ‘이’)로 시작하는 이름 군의 다이얼 정보가 표시되는 것으로서, 원터치 다이얼버튼을 누를 때마다 표시되는 이름 군의 다이얼 정보가 전환되는 것에 불과한 사실을 인정할 수 있으므로, 다이얼 키 입력 횟수에 따라 자릿수를 인식하여 검색조건을 좁히는 이 사건 제2 특허발명의 구성과는 완전히 다르다고 보인다.

또 을 제22호증의 기재에 따르면, 비교대상발명 7은 전화번호를 검색할 때 전화번호의 일부 숫자를 입력하면 위 숫자의 자릿수를 인식한 다음 위 숫자를 그대로 포함하는 전화번호를 검색하는 구성으로 이루어져 있는 사실을 알 수 있으나, 이는 입력 횟수와 무관하게 입력된 숫자 그 자체의 자릿수를 종국적으로 인식한 후 전화번호의 숫자를 검색하는 구성에 불과하여 다이얼 키의 입력 횟수를 계산하여 이름으로 검색하는 이 사건 제2 특허발명의 구성과는 완전히 다름이 분명하다.

다음으로, 을 제23호증의 기재에 따르면, 비교대상발명 8은 전화번호를 검색할 때 상대방 이름의 처음 몇 문자를 입력하면 위 문자들로 시작하는 이름의 전화번호를 검색하는 구성으로서, 다이얼 키의 입력 횟수를 계산함이 없이 입력된 문자 그 자체를 종국적인 하나의 정보로 인식하여 위 문자로 시작하는 전화번호를 검색하는 구성에 불과하므로, 역시 이 사건 제2 특허발명의 구성과 완전히 다르다.

마지막으로, 을 제27~29호증의 각 기재에 따르면, 비교대상발명 9는 메모리에 저장된 다이얼 정보를 검색함에 있어 이름의 상위자리 수가 일치하는 다이얼 정보가 많이 존재하는 경우에는 상위자리 수에 계속되는 하위자리 수까지 입력하여 검색범위를 압축하는 방법을 개시하고 있고, 비교대상발명 10 역시 이름의 머리글자를 입력하여 다이얼 정보를 검색한 후 두 번째, 세 번째 머리글자까지 입력하여 검색범위를 압축하는 방법을 개시하고 있으나, 이는 모두 이 사건 제2 특허발명의 특징적 구성인 키 입력 횟수의 계산과는 무관한 방법임이 분명하다. 또 비교대상발명 11은 입력되는 숫자의 자릿수를 계산하기 위한 자릿수 카운터를 갖추어 키 입력에 따라 자릿수 카운터를 ‘1’씩 증가시키면서 메모리에 저장된 전화번호와 비교하는 방법을 개시하고 있으나, 이는 이름이 아닌 숫자에 의해 검색하는 방법이어서 이 사건 제2 특허발명과 다른 구성이다.

이러한 각 비교대상발명과 이 사건 제2 특허발명 구성의 명백한 차이에 비추어 볼 때, 통상의 기술자로서는 비교대상발명 1, 2, 6~11을 결합하더라도 이 사건 제2 특허발명을 쉽게 도출할 수 있다고는 보이지 아니하므로, 이 사건 제2 특허발명이 무효라고 볼 수 없음은 물론, 위 발명이 경쟁 관계에 있는 제3자에게까지 알려진 공지 기술이었다고도 볼 수 없으므로, 이에 따른 피고의 독점적 이익을 부정할 수 없다.

4) 소결론

피고가 주장하는 사유만으로는 이 사건 각 특허발명에 따른 피고의 독점적 이익이 부존재한다고 보기 어려우므로, 피고의 이 부분 주장은 이유 없다.

다. 구체적 보상금의 산정

1) 사용자가 얻을 이익

사용자가 얻을 이익은 직무발명 자체에 의하여 얻을 이익을 의미하는 것이지 수익·비용의 정산 이후에 남는 영업이익 등 회계상 이익을 의미하는 것은 아니므로 수익·비용의 정산 결과와 관계없이 직무발명 자체에 의한 이익이 있다면 사용자가 얻을 이익이 있다고 보아야 한다( 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 ).

한편 아래 5)항에서 판단하는 바와 같이 피고가 현재 이 사건 각 특허발명을 직접 실시하거나 제3자에게 실시허락을 한 것으로 보이지 아니하는 이 사건에서, ‘사용자가 얻을 이익’은 그 직무발명을 경쟁 회사가 실시하였더라면 사용자가 상실하였을 이익 상당액이라 할 것인데, 위와 같은 이익은 그 정확한 액수의 산정이 극히 곤란하므로, 이 사건에서는 원고가 구하는 바에 따라 아래 산식과 같이 사용자의 매출액에 직무발명이 기여한 정도(직무발명이 완성품 일부에만 관련되는 경우에 적정한 보상금의 산정을 위하여는 완성품 전체의 매출액에서 그 일부에만 관련된 직무발명이 기여한 정도를 참작하여야 한다)와 실시료율을 곱한 값에서 무상의 통상실시권으로 발생한 부분을 제외하는 방식, 즉 독점권 기여율을 곱하는 방식으로 산정하기로 한다.

2) 사용자의 매출액

갑 제4호증의 1~3, 갑 제13호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 이 사건 각 특허발명이 채용될 수 있는 피고의 휴대전화기 제품(‘스마트폰’이 아닌 이른바 ‘피처폰’을 말한다. 이하 ‘피고 제품’이라 한다)의 전체 생산량은 2005년 1억 300만 대, 2006년 1억 1,400만 대, 2007년 1억 6,100만 대, 2008년 1억 9,700만 대, 2009년 2억 2,720만 대, 2010년 2억 8,020만 대이고, 그 중 국내 생산량이 차지하는 비중은 2005년 75%, 2006년 63%, 2007년 52%, 2008년 35%, 2009년부터는 30% 아래로 떨어진 사실, 피고의 2010년 휴대전화기 제품 매출액은 약 41조 2,000억 원인 사실을 인정할 수 있다.

위 인정사실을 근거로 2001년부터 이 사건 각 특허발명의 특허권의 존속기간 만료일인 2013년 5월경까지의 피고 제품의 국내 매출액을 추산하여 보면 다음과 같다.

가) 휴대전화기 제품의 전체 생산량의 증가율을 보면, 2006년 10.7%[= (2006년 1억 1,400만 대 - 2005년 1억 300만 대) ÷ 2005년 1억 300만 대; 소수점 둘째 자리 미만 반올림. 이하 같다], 2007년 41.2%[= (2007년 1억 6,100만 대 - 2006년 1억 1,400만 대) ÷ 2006년 1억 1,400만 대], 2008년 22.4%[= (2008년 1억 9,700만 대 - 2007년 1억 6,100만 대) ÷ 2007년 1억 6,100만 대], 2009년 15.3%[= (2009년 2억 2,720만 대 - 2008년 1억 9,700만 대) ÷ 2008년 1억 9,700만 대], 2010년 23.3%[= (2010년 2억 8,020만 대 - 2009년 2억 2,720만 대) ÷ 2009년 2억 2,720만 대]가 되므로, 연평균 증가율은 22.6%[= (10.7% + 41.2% + 22.4% + 15.3% + 23.3%) ÷ 5년]가 된다. 따라서 2001년부터 2005년까지, 2011년부터 2013년까지의 매년 전체 생산량 증가율은 22.6%로 본다.

나) 피고 제품의 국내 생산량이 차지하는 비중은 2005년 75%, 2006년 63%, 2007년 52%, 2008년 35%이다가 2009년부터 30% 아래로 떨어졌으므로, 2001년부터 2004년까지는 75%, 2009년부터 2013년까지는 30%로 본다.

다) 피고 제품의 2010년 매출액은 약 41조 2,000억 원이므로, 휴대전화기 1대의 가격은 위 매출액을 2010년 휴대전화기 전체 생산량으로 나눈 147,038원(= 41조 2,000억 원 ÷ 2억 8,020만 대, 원 미만 버림. 이하 같다)으로 본다.

라) 위 자료들을 근거로 피고 제품의 국내 매출액(원고가 구하는 바에 따라 2012. 1. 30.을 기준으로 현가 계산한다)을 계산하면, 아래 표와 같이 136,569,871,101,526원이 된다.

(피고는 이 매출액이 피고의 실제 매출액과 상당한 차이가 있고, 산정방법도 객관적이지 아니하여 부당하다는 취지로 다투나, 이 사건에서 피고의 매출액에 관한 자료는 대부분 피고가 보유하고 있을 것임에도, 피고가 이를 제출하지 아니한 채 그 액수만을 다투고 있는 사정을 고려하여, 원고가 입수할 수 있는 자료를 기초로 위와 같이 추정하는 방법으로 계산하기로 한다)

주1) 국내 생산량(대)

주2) 전체 생산량(대)

주3) 17,763,863,657,292

주4) 8,897,139,802,763

3) 직무발명의 기여도

앞서 인정한 사실관계에다가 이 사건 변론에 나타난 다음과 같은 사정 즉, ① 휴대전화기 제품의 경우 하드웨어와 소프트웨어 등에 수많은 첨단 기술이 고도로 집약된 점, ② 휴대전화기 제품의 소프트웨어 분야에서도 통신, 데이터 처리, 미디어 제어 등 다양한 분야의 기술이 접목된 점, ③ 특히 이 사건 각 특허발명은 전화번호를 검색하는 방법에 관한 발명으로서 휴대전화기 구동을 위한 소프트웨어 분야에서도 극히 일부의 기술에 해당하는 점, ④ 휴대전화기 제품에서 전화번호를 검색하는 기술은 여러 대체 기술이 풍부하게 존재하므로 피고가 이 사건 각 특허발명을 직접 실시할 필요성이 크지 않다고 보이는 점, ⑤ 휴대전화기 매출에는 상표 등의 고객흡인력, 디자인의 우수성, 홍보 및 마케팅 활동 등 비기술적 요소 역시 기여하는 점 등에 비추어 보면, 휴대전화기 완성품에 대한 이 사건 각 특허발명의 기여도는 2%로 정함이 상당하다.

4) 실시료율

앞서 인정한 사실관계에다가 을 제19호증의 1~3, 을 제20호증의 1, 2, 을 제25호증의 각 기재와 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정 즉, ① 일반적으로 정보통신분야에서 전용실시권을 설정할 때의 실시료율은 순매출액의 2.48%, 통상실시권을 설정할 때의 실시료율은 순매출액의 1.24%인 점, ② 이 사건 각 특허발명은 피고 제품의 관련 하드웨어가 기술적으로 충분히 뒷받침되어 상호 간에 유기적으로 결합하여야 그 기능을 충분히 발휘할 수 있는 점, ③ 피고의 경쟁 회사에서도 독자적인 방법으로 전화번호를 검색하는 방법을 수행하고 있는 것으로 보이는 점 등에 비추어 보면, 이 사건 각 특허발명의 실시료율은 2%로 정함이 상당하다.

5) 독점권 기여율

가) 전제 법리 등

직무발명을 사용자가 실시하지 않고 제3자에게 실시허락도 하지 아니함으로써, 사용자가 제조·판매하고 있는 제품이 직무발명의 권리범위에 포함되지 않더라도 그것이 직무발명 실시제품의 수요를 대체할 수 있는 제품으로서 사용자가 직무발명에 대한 특허권에 기해 경쟁회사로 하여금 직무발명을 실시할 수 없게 함으로써 매출이 증가하였다면, 그로 인한 이익을 직무발명에 의한 사용자의 이익으로 평가할 수 있다( 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 ).

앞서 본 사실관계에 비추어 볼 때, 피고 제품은 이 사건 각 특허발명에 대하여 전화번호의 검색 순서 또는 방법을 달리 적용한 것으로서 이 사건 각 특허발명 실시제품의 수요 대체품으로 볼 수 있고(피고는 이 사건 각 특허발명은 휴대전화기가 아닌 팩스나 유·무선전화기에 대한 것이라고 주장하나, 이 사건 각 특허발명의 청구범위에서 그러한 명시적 한정을 발견할 수 없다), 그 결과 이 사건 각 특허발명으로 피고 제품의 매출 증가에 어느 정도의 영향이 있다고 추인할 수 있으므로, 설령 피고가 이 사건 각 특허발명을 직접 실시하지 않았다고 하더라도 그러한 사정만으로 보상금 지급의무를 전부 면할 수는 없고, 다만 그러한 사정은 다음에서 보는 독점권 기여율의 산정에 고려할 수 있을 뿐이다.

나) 피고의 이 사건 각 특허발명 직접 실시 여부

⑴ 변론 전체의 취지(2013. 4. 23.자 피고의 제1심 제4차 변론기일의 변론자료 등)에 따르면, 현재 피고 제품은 사용자가 ① 첫 번째 다이얼 키를 입력하면 위 다이얼 키에 할당된 문자를 포함하는 ‘모든’ 다이얼 정보를 검색하고, ② 두 번째 다이얼 키를 입력하면 위 ① 단계에서 검색한 다이얼 정보 중에서 두 번째 다이얼 키에 할당된 문자를 포함하는 ‘모든’ 다이얼 정보를 검색하는 구성으로 이루어진 사실을 인정할 수 있다.

이러한 구성은 입력된 문자 키의 자릿수와 관계없이 다이얼 정보를 검색한다는 점에서, 검색 모드가 선택되면 다이얼 정보를 먼저 이름을 기준으로 재배열한 후, 입력된 다이얼 키에 할당된 문자 중 하나를 첫 번째 문자로 가지는 이름의 다이얼 정보를 검색하여 표시하는 이 사건 제1 특허발명의 구성이나, 이를 전제로 다이얼 키가 입력될 때마다 키 입력 횟수를 증가 카운트한 후, 입력된 다이얼 키에 할당된 문자를 키입력카운트값 번째 문자로 가지는 이름의 다이얼 정보를 검색하여 표시하는 이 사건 제2 특허발명의 구성과는 분명한 차이가 있다고 보이므로, 피고가 이 사건 각 특허발명을 현재 직접 실시하고 있다고 단정할 수 없다.

⑵ 이에 대하여 원고는, 피고 제품은 ‘전화번호 찾기’를 통해 검색 모드를 선택하면, 저장된 모든 다이얼 정보가 저장된 이름을 기준으로 재배열되므로 이 사건 제1 특허발명을 실시하고 있고, 또 피고 제품에서 예를 들어 “ㅎ”, “ㄱ”의 순서로 입력하여 검색할 경우, 그 입력 차례에 따라 “홍길동”과 “황경일”을 우선 표시하고 나서, 추가로 “김홍길”을 표시해 주는 점에 비추어 보면, 피고 제품 또한 입력된 다이얼 키에 할당된 문자에 해당하는 키입력카운트값 번째 문자로 가지는 이름의 다이얼 정보를 검색하여 우선 표시하고, 이에 더하여 그 이후의 키입력카운트값 번째 문자로 가지는 이름의 다이얼 정보를 검색하여 추가로 표시해 주고 있으므로, 적어도 피고 제품은 이 사건 제2 특허발명의 ‘다이얼키 입력 카운터’ 및 ‘카운트 값 검색·표시’ 과정을 그대로 포함하여 실시하면서 이에 더하여 그 이후의 다른 다이얼 정보도 추가 검색하여 표시하고 있다는 취지로 주장한다.

그러나 피고 제품에서 ‘전화번호 찾기’ 메뉴를 선택할 경우 다이얼 정보가 저장된 이름이 특정 순서(예를 들면 가나다순)에 따라 표시된다고 하더라도, 사전에 이미 재배열되어 저장된 다이얼 정보의 목록이 메뉴 호출에 따라 그대로 표시될 수도 있는 것이므로, 반드시 이 사건 제1 특허발명의 구성 1-2와 같이 검색 모드가 선택될 때마다 재배열하는 과정이 이루어진다고 단정할 수 없고, 달리 이를 인정하기에 충분한 증거가 없다.

또 원고가 들고 있는 사례에 따르더라도, “ㅎ”, “ㄱ”의 순서로 입력하여 검색할 경우, “홍길동”, “황경일”, “김홍길”이 함께 표시되는바, 이와 같은 사실만으로는 반드시 원고 주장처럼 그 중 “홍길동”, “황경일” 부분은 우선 이 사건 제2 특허발명의 검색방법에 따라 먼저 입력된 다이얼 키에 할당된 문자에 해당하는 키입력카운트값 번째 문자로 가지는 이름의 다이얼 정보를 검색하여 표시한 것이고, “김홍길” 부분은 그 이후의 키입력카운트값 번째 문자로 가지는 이름의 다이얼 정보를 검색하여 추가로 표시하는 것이라고 단정할 수 없고, 달리 이러한 주장사실을 인정하기에 충분한 자료가 없으며, 오히려 이러한 결과는 입력된 문자 키의 자릿수와 관계없이 다이얼 정보를 검색한 후 이를 차례로 표시하는 경우에도 얼마든지 동일하게 나타날 수 있다고 보인다(원고의 2014. 4. 25.자 준비서면 제14면의 ‘그림 9’에 의하더라도, 피고 제품에서 검색어로 “ㅎ”만을 입력하였을 경우 “권혁주”가 검색되는 사실을 알 수 있으므로, 이 사건 각 특허발명과 달리 피고 제품은 입력된 문자 키의 자릿수와 관계없이 다이얼 정보가 검색되는 것으로 보인다).

⑶ 결국, 피고는 적어도 현재 이 사건 각 특허발명을 직접 실시하고 있지 아니하다고 보이므로, 원고의 위 항쟁은 모두 이유 없다.

다) 독점권 기여율의 산정

앞서 본 바와 같이, 현재 피고가 이 사건 각 특허발명을 직접 실시하고 있다고 보기에 충분한 증거가 없는 점, 피고의 경쟁회사들도 이 사건 각 특허발명과 다른 독자적인 방법으로 전화번호를 검색하는 제품을 생산하고 있는 것으로 보이는 점, 따라서 경쟁회사들이 이 사건 각 특허발명을 실시할 수 없게 함으로써 얻은 피고의 이익이 전혀 없다고 평가할 수는 없으나 그 액수는 상당히 적을 것으로 보이는 점, 특히 이 사건 제1 특허발명은 진보성이 부정되어 무효로 될 가능성이 있는 점 등을 종합해 보면, 이 사건 각 특허발명의 가치는 매우 낮은 편으로서 그 독점권 기여율 역시 미미하다고 보이므로 이를 0.2%로 정한다.

6) 발명자 공헌도

앞서 인정한 사실관계에다가 이 사건 변론에 나타난 다음과 같은 사정 즉, ① 원고는 피고 회사에 재직하면서 피고 회사의 각종 자재 및 시설들을 이용하여 이 사건 각 특허발명의 완성에 이르게 된 점, ② 피고가 오랜 기간 누적하여 온 전화기 제조에 관한 기법과 첨단 기술도 이 사건 각 특허발명의 완성에 상당한 영향을 미친 것으로 보이는 점, ③ 이 사건 각 특허발명의 출원 및 등록에 관하여도 피고 측의 상당한 비용과 노력이 투입된 점 등에 비추어 보면, 발명자 공헌도는 20%로 정함이 상당하다.

7) 보상금의 액수

피고가 원고에게 지급하여야 할 정당한 보상금의 액수는 21,851,179원(= 사용자 매출액 136,569,871,101,526원 × 직무발명의 기여도 2% × 실시료율 2% × 독점권 기여율 0.2% × 발명자 공헌도 20%)이 된다.

라. 소멸시효 완성 여부 등

1) 소멸시효

가) 피고는, 원고가 이 사건 각 특허발명을 완성하여 1993. 3. 22. 피고에게 특허를 받을 수 있는 권리를 양도하였음에도 그로부터 10년이 훨씬 지난 2012. 1. 19.에서야 이 사건 소를 제기하였으므로, 원고의 이 사건 각 특허발명에 대한 보상금청구권은 시효로 소멸하였다는 취지로 주장한다.

나) 직무발명보상금 청구권은 일반채권과 마찬가지로 10년간 행사하지 않으면 소멸시효가 완성하고, 기산점은 일반적으로 사용자가 직무발명에 대한 특허를 받을 권리를 종업원한테서 승계한 시점으로 보아야 하나, 회사의 근무규칙 등에 직무발명보상금 지급시기를 정하고 있는 경우에는 그 시기가 도래할 때까지 보상금청구권 행사에 법률상 장애가 있으므로 근무규칙 등에 정하여진 지급시기가 소멸시효의 기산점이 된다( 대법원 2011. 7. 28. 선고 2009다75178 판결 등 참조).

을 제18호증의 1, 2의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고의 직무발명보상지침 제16조는 제3호에서 실적보상금에 관하여 ‘등록된 권리의 실시결과가 회사경영에 현저하게 공헌하였을 경우, 그 공헌한 정도에 따라 위원회의 심의를 거쳐 대표이사의 재가를 받아 실적보상금을 지급한다’고 규정하고 있고, 제4호에서 처분보상금에 관하여 ‘회사가 종업원이 발명한 지적재산권을 제3자에게 유상으로 처분하거나 실시를 허여한 경우에는 위원회의 심의를 거쳐 그 처분대금 또는 실시료의 10% 범위 내에서 처분보상금을 지급한다’고 규정하고 있으며, 제5호에서 유효특허보상금에 관하여 ‘출원 또는 등록된 발명이나 지적재산권이 타사에 대한 클레임 제기 및 신규 또는 재계약 협상에서 로얄티 수입 및 절감에 현저하게 공헌한 경우 위원회의 심의를 거쳐 유효특허보상금을 지급한다’고 규정하고 있고, 제27조 제1항은 ‘위원회는 다음 각 호의 사항을 심의하고 의결한다. 1. 지적재산권의 회사승계 여부와 직무발명 보상 및 포상에 관련된 제반 사항, 2. 지적재산권의 양도, 실시허여 및 기타 처분에 관련된 사항, 3. 발명자 또는 직무발명에 관련된 종업원의 이의신청 사항’이라고 규정하고 있으며, 제2항은 ‘위원회에서 심의하여 결정된 사항은 대표이사의 승인을 받는 것을 원칙으로 한다’고 규정하고 있는 사실을 인정할 수 있다.

위 인정사실에 의하면, 피고는 내부적으로 직무발명보상지침을 마련하여 실적보상금, 처분보상금, 유효특허보상금 등의 직무발명보상금의 지급액수, 지급시기 등을 심의위원회의 심의와 의결을 거쳐 대표이사의 승인을 받도록 정하고 있으므로, 원고는 위 직무발명보상지침이 정한 바에 따라 보상금에 관한 심의위원회 심의·의결 및 대표이사 승인이 있기 전까지는 보상금청구권을 행사함에 있어서 법률상 장애가 있었다 할 것이다.

다) 이에 대하여 피고는, 이 사건 각 특허발명이 전혀 실시된 바 없는 이상, 이 사건 각 특허발명은 피고의 직무발명보상지침 제16조 제3~5호의 적용대상이 아니어서 원고는 이에 따른 제약을 받지 아니하므로, 원고는 피고에게 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 때로부터 이미 보상금 청구권을 행사할 수 있었다는 취지로 다툰다.

살피건대, 현재 이 사건 각 특허발명이 실시되지 않는 사실은 앞서 본 바와 같으나, 그 출원 및 등록 이후 전혀 실시되지 않았다고 단정할 수는 없고, 앞서 본 것처럼 원고가 그 실시 사실을 계속 주장하고 있는 이상 일단 위 직무발명보상지침 제16조 제3호의 실적보상의 대상으로 심사할 수도 있었다고 보이는 점, 위 직무발명보상지침 제16조 제5호의 유효특허보상금은 반드시 그 실시를 전제로 하고 있지 아니한 점, 피고 회사가 주관하여 진행하여야 할 위 지침에 따른 보상금 지급절차가 이루어지지 않은 데 따른 불이익을 종업원인 원고에게 돌릴 수 없는 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 각 특허발명에 관한 직무발명보상금에도 피고의 직무발명보상지침이 적용된다고 보아야 할 것이다. 피고의 위 항쟁은 이유 없다.

라) 결국, 이 사건 각 특허발명에 관하여 위 직무발명보상지침에 따른 피고 회사 심의위원회 심의·의결 및 대표이사 승인이 있었음을 인정할 만한 자료가 없는 이상, 원고의 보상금청구권에 대하여는 아직 소멸시효가 진행하지 않았으므로, 피고의 위 소멸시효 완성 주장은 이유 없다.

2) 실효의 원칙

피고는, 1979년부터 직무발명보상지침을 마련하여 소속 근로자에게 직무발명에 관한 보상금을 지급했고 원고에게 1996. 12. 20.경 출원보상금 및 등록보상금을 지급하였으므로, 원고는 피고에게 보상금청구권을 행사할 수 있다는 것을 잘 알고 있었음에도 보상금청구권을 행사하지 않았고, 특히 2000년 7월경 피고 회사에서 퇴사하고 2003년 10월경 재입사하면서도 보상금청구권을 행사하지 않았으므로, 원고의 보상금청구권은 실효의 원칙에 따라 소멸하였다는 취지로 주장한다.

앞서 인정한 사실관계에다가 이 사건 변론에 나타난 다음과 같은 사정 즉, 이 사건에서 보상금청구권의 존부를 다투는 피고의 태도에 비추어 볼 때 현재까지도 피고 회사 소속 연구원으로 근무하고 있는 원고가 피고에게 보상금청구권을 행사하기가 쉽지 않았을 것으로 보이는 점, 앞서 본 바와 같이 피고는 원고에게 보상금을 지급하기로 하는 내용의 심의위원회 심의·의결 및 대표이사 승인 등의 절차를 전혀 거치지 아니한 점 등에 비추어 보면, 원고의 보상금청구권이 실효의 원칙에 따라 소멸하였다고 볼 수 없다. 피고의 위 주장도 이유 없다.

마. 소결론

피고는 원고에게 21,851,179원 및 이에 대하여 보상금의 지급을 구하는 취지가 기재된 이 사건 소장 부본 송달 다음날인 2012. 1. 31.부터, 피고가 보상금의 범위에 관하여 항쟁함이 타당한 기간으로서 그 중 제1심에서 인용된 10,925,589원에 대하여는 제1심판결 선고일인 2013. 7. 18.까지, 당심에서 추가로 지급을 명하는 나머지 10,925,590원(= 21,851,179원 - 10,925,589원)에 대하여는 이 판결 선고일인 2014. 7. 17.까지는 각 민법에 정한 연 5%의, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법에 정한 연 20%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

3. 결론

원고의 청구는 위 인정 범위 내에서 이유 있어 인용하고, 나머지 청구는 이유 없어 기각하여야 한다. 제1심판결의 원고 패소 부분 중 이와 일부 결론을 달리한 부분은 부당하므로 원고의 항소를 일부 받아들여 이를 취소하고, 피고에 대하여 당심에서 추가로 인정한 위 금원의 지급을 명하며, 원고의 나머지 항소와 피고의 항소는 이유 없어 모두 기각한다.

주1) ‘전체 생산량 × 국내 생산 비중’의 산식에 따라 계산한다.

주2) 2006년 1억 1,400만 대를 기준으로 전체 생산 증가율을 역산하여 ‘전년도 전체 생산량 ÷ (1 + 증가율)’의 산식에 따라 2001년부터 2005년까지 전체 생산량을 계산한다.

주3) 126,348,568대 × 147,038원 ÷ (1 + 11개월/12 × 5%)

주4) 64,543,060대 × 147,038원 ÷ (1 + 1년 × 5% + 4개월/12 × 5%)