2. 항소비용은 각자 부담한다.

피고는 원고에게 4,275,189,240원과 위 금원 중 500,000,000원에 대하여는 이 사건 소장 부본 송달 다음날부터, 500,000,000원에 대하여는 2008. 11. 24.자 청구취지 및 청구원인 변경신청서 부본 송달 다음날부터, 3,275,189,240원에 대하여는 2010. 1. 20.자 청구취지 및 청구원인 변경신청서 부본 송달 다음날부터 각 다 갚는 날까지 연 20%의 각 비율로 계산한 금원을 지급하라.

2. 항소취지

가. 원고

제1심 판결 중 원고 패소부분을 취소한다. 피고는 원고에게 3,853,801,372원과 위 금원 중 421,387,868원에 대하여는 2008. 5. 17.부터 2011. 9. 15.까지는 연 15%, 78,612,132원에 대하여는 이 사건 소장 부본 송달 다음날부터, 500,000,000원에 대하여는 이 사건 2008. 11. 24.자 청구취지 및 청구원인 변경신청서 부본 송달 다음날부터, 3,275,189,240원에 대하여는 2010. 1. 20.자 청구취지 및 청구원인 변경신청서 부본 송달 다음날부터 각 다 갚는 날까지 연 20%의 각 비율로 계산한 금원을 지급하라.

나. 피고

제1심 판결 중 피고 패소부분을 취소하고, 그 취소부분에 해당하는 원고의 청구를 기각한다.

이 법원이 이 사건에 관하여 설시할 이유는 제1심 판결문 제2면 아래에서 셋째 줄부터 첫째 줄까지를 “피고는 창원시 성산동에서 알루미늄 등 금속제 창호 관련 제품을 제작·판매하고 있는 회사로서, 1998년 이전부터 변경 전 회사상호인 ‘주식회사 남성알미늄’을 ‘(주)남성알미늄’으로 제품에 표기하여 생산하여 왔다.”로 고치는 외에는 제1심 판결 이유 중 해당부분 기재와 같으므로, 민사소송법 제420조 본문에 의하여 이를 그대로 인용한다.

2. 원고의 청구에 관한 판단

가. 원고의 주장

1) 원고는, 피고가 타인의 등록상표와 동일·유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 사용하여서는 아니됨에도 불구하고, 등록된 원고상표와 유사한 피고상표 또는 피고의 상호를 표시한 상품들을 제조·판매하여 원고의 상표권을 침해하였다.

2) 따라서 피고는 원고에게 불법행위로 인한 손해배상 또는 부당이득으로, 다음과 같은 금원을 지급할 책임이 있다.

가) 먼저 피고는 상표법 제67조 제1항 에 따라, 원고가 생산할 수 있었던 상품의 수량에서 실제 판매한 상품의 수량을 뺀 수량에다 단위수량당 이익액을 곱한 금액의 한도 내에서, 피고가 원고상표를 침해하게 한 상품의 양도수량에 원고제품의 이익액을 곱한 금액에서 시장점유율로 계산한 손해액을 공제한 금액과 그 공제비율에 해당하는 통상사용료를 합한 금액을 지급할 책임이 있는바, 이에 따라 산정된 원고의 손해액은 피고의 침해기간을 2003년부터 2007년까지로 보더라도 11,920,584,037원에 달한다. 손해액의 산정과 관련하여 상표법 제67조 제1항 을 적용할 수 없다고 하더라도, 피고는 원고에게 상표법 제67조 제2항 에 따라 피고가 원고상표를 침해한 기간인 1998년부터 2007년까지의 침해행위에 의하여 받은 이익액을 배상할 책임이 있는데, 그 액수는 8,550,378,481원이다. 원고는 그 중 일부인 청구취지 기재 금액 상당의 지급을 구한다.

나) 원고가 입은 손해액에 대하여 상표법 제67조 제1 , 2항 을 적용할 수 없다고 하더라도, 피고는 원고에게 상표법 제67조 제3항 에 따라 1998년부터 2007년까지 원고상표의 통상사용료 상당액인 1,973,000,000원을 지급할 책임이 있다.

나. 판단

1) 피고의 책임 발생 여부

가) 피고의 원고상표에 대한 침해 여부

(1) 피고의 상호를 제품에 표시한 부분에 관한 판단(피고상표 등록 이전)

(가) 원고상표를 침해하는 피고의 상표사용이 있었는지 여부

상표법 제66조 제1항 제1호 에 규정된 상표권 침해가 인정되려면 상표권을 침해하는 내용의 상표 사용이 전제되어야 한다. 그런데 상표법 제51조 제1항 제1호 본문에 의하면, 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표에 대하여는 그것이 상표권설정 등록이 있은 후에 부정경쟁의 목적으로 사용하는 경우가 아닌 한 등록상표권의 효력이 미치지 아니한다. 여기에서 ‘상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한다’는 것은 상호를 독특한 글씨체나 색채, 도안화된 문자 등 특수한 태양으로 표시하는 등으로 특별한 식별력을 갖도록 함이 없이 표시하는 것을 의미할 뿐만 아니라, 일반 수요자가 그 표장을 보고 상호임을 인식할 수 있도록 표시하는 것을 전제로 한다. 그러므로 표장 자체가 특별한 식별력을 갖도록 표시되었는지 외에도 사용된 표장의 위치, 배열, 크기, 다른 문구와의 연결관계, 도형과 결합되어 사용되었는지 여부 등 실제 사용태양을 종합하여 거래통념상 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 경우에 해당하는지 여부를 판단하여야 한다( 대법원 2008. 9. 25. 선고 2006다51577 판결 등 참조).

살피건대, 피고가 1998년 이전부터 알루미늄 등 금속제 창호제품에 피고의 상호를 (주)남성알미늄으로 표기하여 온 사실, 원고상표와 피고의 상호는 그 호칭이 유사하고 원고와 피고가 생산·판매하는 제품이 동일·유사한 사실은 앞서 본 바와 같으나, 한편 갑 제25호증의 영상에 의하면, 피고는 피고가 생산하는 알루미늄 형재 측면 아래 부분에 피고 상호를 “(주)남성알미늄”으로 명조체로 표시한 사실이 인정되고, 위와 같은 인정사실에다가 위 표장은 한글로만 단순하게 구성되어 있고 일반의 주의를 끌만한 서체나 도안으로 되어 있지 않아 피고가 회사 상호를 특수한 태양으로 표시하였다고 보기 어려운 점, 법인인 피고가 회사의 형태 표시인 주식회사 부분을 표시하였으므로 일반 수요자의 관점에서는 통상 이를 상호로 받아들일 것으로 보이는 점 등을 종합하여 보면, 위와 같은 피고의 상호 사용은 거래통념상 자기의 상호를 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 경우에 해당하므로 등록상표권인 원고상표의 효력은 피고의 위와 같은 상표 사용에 미치지 않는다고 할 것이다[원고는, 피고가 피고 상호의 약칭인 (주)남성알미늄을 제품에 표기하여 사용하였으나 그 약칭이 저명하지 아니하므로 상표법 제51조 제1항 제1호 본문에 규정된 ‘상호의 저명한 약칭을 보통의 방법으로 표시하는 상표’에 해당하지 않는다는 취지로 주장하나, “(주)”라는 표시는 통상 일반인들에게 “주식회사”를 의미하는 것으로 널리 알려진 표시에 불과하여, 일반인들에게 “(주)남성알미늄”은 “주식회사 남성알미늄” 그 자체로 인식되기에 충분하므로, (주)남성알미늄을 “주식회사 남성알미늄”의 약칭으로 볼 수는 없다고 할 것이므로, 피고의 위 주장은 이유 없다].

이에 대하여 원고는, 피고는 (주)남성알미늄을 녹색으로 표기하였을 뿐만 아니라 피고상표의 등록 이전부터 상호 앞에 “NAC"라는 영문약자를 표기하고 그 중간에 가로로 ”―◆“표시를 삽입하여 도안화된 문자를 표시하여 특별한 식별력을 갖도록 였다는 취지로 주장하나, 피고의 상호를 위와 같이 녹색으로 표기하였다는 사정만으로는 그 표기가 특별한 식별력을 갖추었다고 보기 어렵고, 갑 제44, 45증의 각 1, 2, 제51, 53, 55호증의 각 기재만으로는 피고가 피고상표의 등록 이전부터 피고가 생산하는 제품에 위와 같이 도안화된 문자를 표시하여 사용함으로써 원고상표를 침해하는 상표를 사용하였다는 사실을 인정하기에 부족하며, 달리 이를 인정할 증거가 없다.

(나) 피고의 상호 사용에 부정경쟁의 목적이 있었는지 여부

원고는 피고가 위와 같이 상호를 상표적으로 사용한 것은 국내에 널리 인식된 원고 상표와 유사함을 이용하여 원고의 상품과 혼동을 일으키게 하려는 의도가 있으므로 부정경쟁에 해당된다는 취지로 주장하나, 갑 제1, 2호증, 을 제7, 8호증의 각 기재에 의하면, 피고의 경우 1978. 7. 20. 피고의 전신인 남성알미늄공업사가 설립되어 1985. 12. 17. 주식회사 남성알미늄으로 법인전환한 사실, 원고의 경우 1947. 7. 20. 원고의 전신인 남선경금속 공업사가 설립되어 1973. 1. 4. 남선경금속공업 주식회사로 법인전환하였고, 1990. 2. 28. 현재 상호(주식회사 남선알미늄)로 상호변경한 사실이 인정되는 바, 이와 같은 원고와 피고의 회사 설립 및 상호변경의 연혁 등에 비추어보면, 갑 제17 내지 29호증의 각 기재만으로는 피고가 자신의 상호를 상표적으로 사용한 것이 부정경쟁에 해당한다고 인정하기에 부족하고, 달리 이를 인정할 증거가 없다(갑 제24, 27호증의 각 기재에 의하면 피고가 원고의 제품의 디자인을 모방한 제품을 생산하였다는 사실이 인정될 뿐이어서 상표권의 침해에 관한 부정경쟁의 의도를 추단하기에는 부족하다).

(다) 따라서, 피고가 피고상표 등록 이전에 피고의 상호를 표시하여 제품을 생산한 것은 등록상표인 원고상표를 침해하는 행위에 해당하지 않으므로, 피고의 원고상표에 대한 침해행위가 있음을 전제로 하는 원고의 이 부분 청구는 모두 이유 없다.

(2) 피고상표를 제품에 표시한 부분에 관한 판단(피고상표 등록 이후)

살피건대, 피고상표가 원고상표의 호칭 및 그 지정상품에서 유사함은 앞서 본 바와 같으므로, 피고가 등록된 주지 상표인 원고상표와 유사한 피고상표를 표시하여 상품들을 제조·판매한 행위는 등록상표인 원고상표를 침해하는 행위라 할 것이다.

이에 대하여 피고는, 상표권 침해로 인한 금지청구에서의 혼동가능성은 관념적·추상적으로 평가하는 것임에 반하여 상표권침해로 인한 손해배상청구에서의 혼동가능성은 구체적·현실적으로 평가하는 것이므로 시장점유율과 지역적 주력시장에서 차이가 있는 원·피고의 상품을 일반수요자들이 혼동할 가능성이 거의 없는 이 사건에서 피고의 손해배상 책임을 인정하기는 어렵다는 취지로 주장하나, 구체적이고 현실적인 혼동이 일반소비자에게 있었는가의 문제는 손해액의 범위에 관한 문제일 뿐 상표권 침해로 인한 금지청구와 손해배상청구에서의 오인·혼동가능성의 판단 기준을 달리 볼 것은 아니므로, 피고의 위 주장은 이유 없다.

나) 피고의 고의·과실

상표권 침해를 원인으로 한 불법행위에 기초하여 손해배상(또는 불법행위를 전제로 한 부당이득반환)을 청구하기 위해서는 침해자에게 고의 또는 과실이 있어야 한다(불법행위의 성립요건으로서는 고의, 과실을 구별할 필요가 없고, 단지 고의, 중과실이 없으면 손해배상액을 감액할 수 있는 등의 차이가 있을 뿐이다.

살피건대, 상표권의 존재는 상표공보나 등록원부 등으로 공시되며 누구든지 보통의 주의로써 상표권의 존재와 내용에 대해서 조사를 하면 알 수 있으며, 상표권의 침해는 업으로서 이루어지는 행위만 해당되는 점에 비추어보면, 피고로서는 상표공보 등을 통하여 상표권의 내용을 충분히 알 수 있었을 것이므로 피고에게는 적어도 상표권 침해행위에 관하여 과실이 있는 것으로 보인다[ 상표법 제68조 의 고의추정규정은 등록상표임을 표시하여 상표를 사용한 경우에 한하여 적용되는 것인데, 이 사건의 경우 원고가 상표가 등록되었다는 것을 나타내기 위하여 상표자체에 등록상표임을 나타내는 표시(reg.나 TM 등의 약호)를 하여 상표를 사용하였다는 사실을 인정할 아무런 증거가 없다].

이에 대하여 피고는, 피고가 피고상표를 등록한 2004. 10. 23.부터 상표등록무효심판이 최종적으로 확정된 2007. 8. 23.까지의 기간 동안 피고로서는 공신력 있는 국가기관인 특허청의 심사를 통한 상표등록이 적법하다는 점에 대하여 신뢰할 수밖에 없었으므로 적어도 이 기간 동안에는 피고에게 원고상표 침해행위에 관한 고의 또는 과실이 없다는 취지로 주장한다.

살피건대, 타인의 상표권을 침해한 자에게 과실이 없다고 하기 위해서는 타인의 상표권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다거나 자신이 실시하는 기술이 타인의 상표권의 효력이 미치지 않는다고 믿은 점을 정당화할 수 있다는 사정이 있다는 것을 주장·입증하여야 할 것인데, 원고가 피고상표에 대한 등록무효심판을 제기하여 결국 위 상표의 등록을 무효로 하는 심결이 내려진 사실은 앞서 본 바와 같고, 이에 따라 피고상표가 등록되었더라도 그 상표권은 처음부터 없었던 것으로 보게 되므로, 피고가 자신의 상표를 위와 같은 등록된 권리로서 사용한 것이라고 믿었더라도 그러한 점만으로는 원고상표의 효력이 피고상표에 미치지 않는다고 믿었던 점을 정당화할 수 있는 사정에 해당한다고는 할 수 없다( 대법원 2009. 1. 30. 선고 2007다65245 판결 참조). 따라서 피고의 위 주장은 이유 없다.

다) 따라서, 피고는 원고에게 피고상표 등록일인 2004. 10. 23.부터 위 2007. 12. 31.까지 피고의 원고상표 침해행위로 인하여 원고가 입은 손해를 배상할 의무가 있다.

2) 손해배상의 범위

가) 상표법 제67조 제1항 의 적용여부

상표권자는 자기의 상표권을 고의 또는 과실로 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우 침해한 자가 그 침해행위를 하게 한 상품을 양도한 때에는 그 상품의 양도수량에 상표권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 상품의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 상표권자의 손해액으로 할 수 있다. 이 경우 손해액은 상표권자가 생산할 수 있었던 상품의 수량에서 실제 판매한 상품의 수량을 뺀 수량에 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 한도로 한다. 다만, 상표권자가 당해 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 사정이 있는 때에는 당해 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼야 한다( 상표법 제67조 제1항 참조).

이러한 손해액의 추정 규정의 취지는, 상표권자가 자본과 노력을 투자하여 신용을 획득하여 상표에 화체시켰고, 침해자가 그 상표에 화체된 상표권자의 신용에 무상으로 편승하여 부당한 이익을 취득하는 경우에도, 실질적인 손해액의 입증이 용이하지 않다는 점을 고려하여 손해액에 관한 상표권자의 주장·입증책임을 완화해 주려는 것으로 위 규정에 따르면, 원칙적으로 상표권자는 ① 침해자가 침해행위를 하게 한 상품의 양도수량, ② 상표권자가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 상품의 단위수량당 이익액을 주장·입증하는 것으로 자신의 책임을 다하였다고 할 수 있고, 위 단서 조항에 따라 상표권자가 당해 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 빼기 위하여는 침해자가 그 수량을 입증하여야 한다.

그런데 갑 제1, 2호증, 을 제7, 8, 20 내지 22호증의 각 기재, 제1심 감정인 소외 1에 대한 감정보완촉탁결과(상표조사보고서)에 변론 전체의 취지를 보태어 인정되는 다음과 같은 사정, 즉, ① 피고의 경우 1978. 7. 20. 피고의 전신인 남성알미늄공업사가 설립되어 1985. 12. 17. 주식회사 남성알미늄으로 법인전환하였는데, 요부인 ‘남성’은 피고의 대표이사의 성(성)인 남(남)과 별을 뜻하는 성(성)을 결합한 것이고, 원고의 경우 1947. 7. 20. 원고의 전신인 남선경금속 공업사가 설립되어 1973. 1. 4. 남선경금속공업 주식회사로 법인전환하였으며, 1990. 2. 28. 현재의 상호(주식회사 남선알미늄)로 변경하는 등 원고와 피고의 상호는 독자적으로 생성, 발전한 것으로 보이고, ② 요부인 남성 다음에 ‘알미늄’이라는 보통명칭을 사용하여 상호의 주된 부분을 완성한 시기는 오히려 피고가 10여년 이상 앞서는데, 원고의 상호와 피고의 이전 상호인 주식회사 남성알미늄은 요부인 ‘남성’ 또는 ‘남선’에 보통명칭인 ‘알미늄’이 결합하게 됨으로써 비로소 두 상호의 유사성이 분명하게 부각되는 점, ③ 피고가 생산하는 알미늄 제품은 특별한 가공이나 용역을 투여하는 과정을 거치지 아니하고 그 자체로 직접 효용을 발휘할 수 있는 최종 소비재가 아니라 별도의 가공이나 용역이 투여됨으로써 비로소 최종적인 효용을 얻을 수 있는 중간재적인 제품이고(예컨대, 알미늄을 재료로 하여 생산된 최종 소비재인 주전자, 그릇 등이 아니라 최종적인 효용을 얻기 위하여는 별도의 가공을 필요로 하는 형재 또는 인테리어 등 공사업자의 시공과정이 필요한 창문, 도어용 샤시 등의 제품이다), 피고도 자신이 생산하는 알미늄 제품의 거의 대부분을 대리점이나 공사업체에 판매하고 일반소비자를 상대로 판매하지는 않았는데, 알미늄 대리점, 알미늄창호 판매점, 알미늄창호 시공회사, 알미늄프로파일 취급점 등 알미늄 제품을 전문적으로 취급하는 업체에서는 피고의 전신인 주식회사 남성알미늄과 원고의 상호인 주식회사 남선알미늄을 혼동하지는 않았던 점, ④ 피고가 생산하는 제품을 일반인인 소비자가 직접 구입하여 공사에 사용하는 경우는 통상적으로 상정하기 어려운 점(일반소비자가 공사업체에 특정회사의 제품을 사용해 줄 것을 요구할 수는 있으나, 그러한 경우에도 공사업체를 통하여 남성알미늄과 남선알미늄의 혼동가능성이 배제될 수 있을 것으로 보인다) 등을 종합하면, 피고의 상표권 침해와 인과관계가 인정되는 원고의 손해는 극히 미미하다고 할 것이고, 상표법 제67조 제1항 에 규정된 피고가 양도한 상품의 수량에 원고가 그 침해행위가 없었다면 판매할 수 있었던 상품의 단위수량당 이익액을 곱한 금액의 대부분은, 상표권자가 당해 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액에 해당한다는 사실이 입증되었다고 볼 것이다.

이러한 경우에까지 피고가 당해 침해행위 외의 사유로 판매할 수 없었던 수량에 따른 금액을 구체적으로 특정하지 못하였다는 이유로, 형식적으로 상표법 제67조 제1항 본문의 추정규정을 적용하여 손해액을 산정하는 것은 실질적 공평의 원칙에 반한다고 할 것이므로, 이 사건의 경우 상표법 제67조 제1항 의 추정규정을 적용하여 손해액을 산정할 수는 없다.

나) 상표법 제67조 제2항 의 적용여부

상표권자가 자기의 상표권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 상표권자가 받은 손해의 액으로 추정한다( 상표법 제67조 제2항 ). 살피건대, 상표법 제67조 제2항 은 침해행위에 의하여 침해자가 받은 이익의 액으로 권리자가 받은 손해액을 추정하는 것으로서, 침해자의 상품, 서비스의 품질, 기술, 의장 상표 이외의 신용, 판매정책, 선전 등으로 인하여 침해된 상표의 사용과 무관하게 얻은 이익이 있다는 특별한 사정이 있는 경우에는 위 추정과 달리 인정될 수 있는데( 대법원 2008. 3. 27. 선고 2005다75002 판결 등 참조), 을 제6, 14호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 보면, 피고의 순이익 중 상품의 품질, 기술, 신용, 판매정책, 선전 등으로 인하여 원고의 상표 침해와는 무관하게 얻은 이익이 있다는 특별한 사정이 인정되므로, 상표법 제67조 제2항 의 추정규정을 적용하여 손해액을 산정할 수도 없다.

다) 상표법 제67조 제3항 에 의한 손해액의 산정

일반적으로 사용료는 기존에 상표권 사용계약이 있었으면 그에 따르고, 사용계약이 없는 경우에는 업계의 통상적인 사용료 등에 거래의 개별사정을 고려하여 적정하게 산정한 사용료율에 침해품의 판매가격을 곱하는 방식에 의하여 산정하는 것이 보통이다.

살피건대, 제1심 감정인 소외 1에 대한 감정보완촉탁결과에 따르면, 원고가 피고로부터 2004년부터 2007년까지 받을 수 있었던 원고 상표의 통상사용료는 다음과 같다(제1심 감정인 소외 2의 감정결과는 수익접근법에 의하여 피고의 이익액과 통상사용료가 동일하다는 전제에서 계산한 것으로서 이를 믿지 아니한다).

주1) 통상 사용료율(b)

3) 소결론

앞에서 본 바와 같이 피고는 원고에게 2004. 10. 23.부터 상표권침해로 인한 손해를 배상할 의무가 있으므로, 특별한 사정이 없는 한 원고에게 2004년도 통상사용료를 일할 계산한 22,577,868원(= 2004년도 통상사용료 118,050,000원 × 70/366일, 원 미만 버림)과 2005년도부터 2007년도까지의 통상사용료 합계 421,387,868원(= 22,577,868원 + 121,680,000원 + 151,240,000원 + 125,890,000원) 및 이에 대하여 이 사건 소장부본 송달 다음날인 2008. 5. 17.부터 피고가 이행의무의 범위에 관하여 다투는 것이 상당하다고 인정되는 제1심 판결 선고일인 2011. 9. 15.까지는 민법이 정한 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 20%의 각 비율로 정한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

3. 피고의 항변에 관한 판단

이 법원이 이 부분에 관하여 설시할 이유는 제1심 판결 이유 중 “3. 피고의 항변에 관한 판단” 부분과 같으므로, 민사소송법 제420조 본문에 의하여 이를 그대로 인용한다.

4. 결론

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 위 인정범위 내에서 이유 있어 이를 인용하고 나머지 청구는 이유 없어 이를 기각할 것인바, 제1심 판결은 이와 결론을 같이하여 정당하므로, 원고의 항소와 피고의 항소는 이유 없어 이를 모두 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

주1) 통상사용료율 = 기업가치 × 상표기여도 / 총매출액