2. 소송비용은 피고들이 부담한다.

[증거] 갑 1 내지 5호증, 갑 7호증의 각 기재

가. 이 사건 특허발명과 비교대상발명들의 내용

(1) 피고들의 특허발명

소외 1, 소외 2는 1998. 12. 12. “삼중관과 삼중관 제조장치 및 그 방법”에 대한 특허를 출원하여 2001. 2. 28. 제290302호로 특허받았고, 피고들은 2004. 7. 2. 특허권 전부에 대한 이전등록을 마쳤는바, 그 특허 청구범위와 도면은 별지 1 기재와 같다.

(2) 비교대상발명 1 (갑 4호증의 1)

1995. 9. 18.자 공개실용신안공보에 공개번호 제95-25393호로 실린 “재생수지를 이용한 관체의 구조”에 관한 기술로서, 그 주요 내용과 도면은 별지 2 기재와 같다.

(3) 비교대상발명 2 (갑 5호증)

1998. 10. 7.자 공개특허공보에 공개번호 특1998-61366호로 실린 “폐합성수지관의 제조방법 및 제조장치”에 관한 기술로서, 그 주요 내용과 도면은 별지 3 기재와 같다.

(4) 비교대상발명 3 (갑 7호증, 양쪽 당사자의 비교대상발명 4)

1998. 4. 11.자 등록특허공보에 공고번호 특136249호로 실린 “합성수지 이중벽 평활관의 제조방법 및 제조장치”에 관한 기술로서, 그 주요 내용과 도면은 별지 5 기재와 같다.

나. 원고의 특허무효 심판청구와 피고들의 정정청구에 대한 심결

(1) 원고는, 특허발명이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 비교대상발명들에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 것이어서 진보성이 없다고 주장하면서 특허무효 심판을 청구하였다. 한편, 피고들은 그 특허무효 심판절차에서 특허발명의 청구범위 중 청구항 1, 2, 4를 별지 1 제1의 나항 기재와 같이 정정하는 청구를 하였다.

(2) 특허심판원은 2006. 7. 5. 피고들의 정정청구를 인용하고 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였는바, 그 심결이유의 요지는 아래와 같다.

① 피고들의 정정청구는 청구범위를 감축한 경우에 해당하고, 특허법 제136조 제4항 의 규정에 의한 특허요건을 갖추었으므로 적법하다.

② 특허발명은 비교대상발명과 기술적 구성과 작용효과가 상이하여 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 비교대상발명들로부터 쉽게 발명할 수 있는 것이 아니어서 진보성이 부정되지 않는다.

2. 이 사건의 쟁점과 양쪽 당사자 주장의 요지

이 사건의 쟁점은 정정청구의 적법 여부와 특허발명의 진보성 유무에 있는바, 이에 관한 양쪽 당사자 주장의 요지는 아래와 같다.

가. 원고의 심결 취소사유 주장의 요지

(1) 정정청구의 부적법

피고들의 정정청구는 특허 청구범위를 감축한 경우에 해당하므로 특허법 제136조 제4항 의 규정에 의하여 정정된 청구항이 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 있어야만 적법한데, 정정된 청구항은 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 비교대상발명들로부터 쉽게 발명할 수 있는 것이어서 진보성이 없다.

그런즉, 피고들의 정정청구는 특허법 제136조 제4항 의 규정에 위반되어 부적법하다.

(2) 특허발명의 진보성 없음

특허발명은 비교대상발명들과 기술적 구성과 작용효과가 유사하여 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 비교대상발명들에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 것이어서 진보성이 없으므로, 그 특허가 무효로 되어야 한다.

나. 피고들의 심결 유지사유 주장의 요지

(1) 정정청구의 적법

정정청구된 청구항 1, 2, 4는 내피와 외피의 재질을 PE(poly ethylene, 이하 PE라고만 한다)로, 중간층의 재질을 재생합성수지로 각각 한정한 점과 띠 형상으로 압출된 내피, 중간재 및 외피를 각각 권회함에 있어서 일측 단부가 겹쳐지도록 권회한 점에서 비교대상발명과는 기술적 구성 및 작용효과가 상이하여 진보성이 있으므로, 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 있다.

그런즉, 피고들의 정정청구는 특허법 제136조 제4항 의 규정에 위반되지 아니하므로 적법하다.

(2) 특허발명의 진보성 있음

정정청구된 청구항 1, 2, 4가 진보성이 있음은 앞서 주장한 바와 같다. 또한, 청구항 3, 5는 각각 정정된 청구항 2와 4의 종속항으로서 독립항인 청구항 2, 4의 진보성이 인정되는 이상 당연히 진보성이 인정된다.

3. 정정청구의 적법 여부에 대한 판단

가. 피고들의 정정청구의 적법 여부 판단 기준

특허무효 심판절차에서 정정청구된 청구항 1, 2, 4는 특허등록된 청구항 1, 2, 4의 구성요소 중 내피와 외피의 재질을 PE로 한정하고, 중간층의 재질인 재활용재를 재생 합성수지로 더욱 구체적으로 한정한 것이므로 청구범위를 감축한 경우에 해당한다. 그런즉, 피고들의 정정청구는 특허법 제136조 제4항 의 규정에 의하여 정정청구된 청구항들이 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 있어야만 적법하다.

그러므로 먼저, 정정청구된 청구항 1, 2, 4(이하, 본항에서는 ‘정정청구된 청구항 1, 2, 4’를 ‘청구항 1, 2, 4’라고만 함)가 특허출원을 한 때에 특허를 받을 수 있는지 여부에 대하여 본다.

나. 청구항 1 발명의 진보성 여부에 대한 판단

(1) 기술분야와 목적 대비

청구항 1 발명과 비교대상발명들은 띠 형상의 수지를 나선형으로 권회하여 관체를 형성하는 기술분야에 속하는 발명으로서, 제조비용이 저렴하면서도 강도와 기밀성이 우수한 관체를 제공함을 목적으로 하는 점에서 기술분야와 목적이 유사하다.

(2) 기술적 구성 대비

① 청구항 1 발명의 기술적 구성 분석

청구항 1 발명은, 띠 형상으로 압출되어 일측이 겹쳐지게 권회된 PE로 구성된 내피(이하 ‘구성요소 1’이라고 함), 내피 위에 일측이 겹쳐지게 권회되고 겹쳐친 부분이 압착된 재생 합성수지로 구성된 중간층(이하 ‘구성요소 2’라고 함) 및 중간층 위에 일측이 겹쳐지게 권회되고 겹쳐친 부분이 압착된 PE로 구성된 외피(이하 ‘구성요소 3’이라고 함)의 삼중구조로 되어 있고, 내피와 중간층 및 외피는 열융착 방식으로 형성된 것(이하 ‘구성요소 4’라고 함)을 구성요소로 한다.

② 구성요소 1, 2, 3 대비

구성요소 1, 3은 비교대상발명 1의 ‘띠 형상으로 압출되어 권회된 내·외측 일반수지층’의 구성과, 구성요소 2는 비교대상발명 1의 ‘띠 형상으로 압출되어 권회된 재생수지층’의 구성과 각각 대응되는바, 이들 구성은 각각 띠 형상으로 압출된 수지를 권회하여 안쪽 층, 중간 층 및 바깥쪽 층의 삼중구조로 관체를 형성하는 구성인 점에서 유사하다. 또한, 구성요소 1, 3의 내피와 외피의 재질인 PE는 비교대상발명 1의 일반수지의 한 종류이고, 구성요소 2의 중간층의 재질인 재생 합성수지는 비교대상발명 1의 다종 복합구조의 폐수지를 재생한 수지와 실질적으로 동일하므로, 이들 구성은 각 층의 재질도 유사하다.

다만, 구성요소 1, 2, 3의 ‘띠 형상으로 압출된 내피, 중간층 및 외피를 각각 일측이 겹쳐지도록 권회 하는 구성’은 비교대상발명 1에는 나타나 있지 않다.

그러나 비교대상발명 2의 도면 2에는 ‘PE 재질의 시트(sheet)를 회전성형기로 감아 원통관을 형성함에 있어서 시트의 일측이 겹쳐지도록 권회하는 구성’이 도시되어 있고, 비교대상발명 3에는 ‘합성수지(12)를 그 단부(12")가 겹쳐지도록 권회하면서, 겹쳐진 부분을 압착롤러(14)로 압착하는 구성’이 개시되어 있다.

따라서, 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이라면 비교대상발명 2, 3의 대응구성과 앞서 본 비교대상발명 1의 대응구성을 단순히 결합함으로써 ‘띠 형상으로 압출된 내피, 중간층 및 외피를 각각 일측이 겹쳐지도록 권회하는 구성’을 쉽게 도출해 낼 수 있을 것으로 판단된다.

③ 구성요소 4 대비

물건의 발명에 대한 청구범위는 발명의 대상인 물건의 구성을 직접 특정하는 방식으로 기재하여야 하므로, 청구범위에 그 물건을 제조하는 방법이 기재되어 있다고 하더라도 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없는 등의 특별한 사정이 없는 이상 당해 특허발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서 그 제조방법 자체를 고려할 필요가 없다( 대법원 2006. 6. 29. 선고 2004후3416 판결 참조).

그런데 구성요소 4는 내피와 중간층 및 외피를 형성하는 방법에 해당하는바, 청구항 1 발명은 삼중관이라는 물건의 발명이고 그 제조방법에 의해서만 물건을 특정할 수밖에 없다고 할 만한 특별한 사정도 없다.

따라서, 구성요소 4는 더 나아가 살필 필요 없이 청구항 1 발명의 진보성 유무를 판단함에 있어서 고려할 필요가 없다.

(3) 작용효과 대비

청구항 1 발명과 비교대상발명 1은 종래의 압출방식 대신 띠 형상의 수지를 나선형으로 권회하여 여러 층으로 관체를 형성하는 권회방식을 채택하고, 두께가 가장 두꺼운 중간층의 재료로 일반 수지 대신 가격이 저렴한 재생수지를 사용함으로써, 관체를 용이하고도 저렴하게 제조할 수 있도록 한다는 점에서 작용효과가 유사하다.

또한, 청구항 1 발명과 비교대상발명 2, 3은 띠 형상으로 압출된 수지를 ‘일측이 겹쳐지도록 권회’함으로써 관체의 강도와 기밀성을 높이는 점에서 작용효과가 유사하다.

그런즉, 청구항 1 발명은 비교대상발명들과 작용효과도 유사하다.

다. 중간 결론 : 정정청구 부적법

따라서, 정정된 청구항 1 발명은 비교대상발명들과 기술분야, 목적, 구성 및 효과가 유사하여 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 비교대상발명들에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 것이어서 진보성이 없으므로, 이에 대한 정정청구는 특허법 제136조 제4항 에 위반되어 허용될 수 없다. 결국, 원고들의 정정청구는 나머지 청구항에 대한 정정청구에 관하여 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

4. 특허발명의 진보성 여부에 대한 판단

가. 청구항 1 발명의 진보성 여부

정정청구된 청구항 1 발명은 특허등록된 청구항 1의 구성요소들 중 내피와 외피의 재질을 각각 PE로 한정하고, 중간층의 재질인 재활용재를 재생 합성수지로 더욱 구체적으로 한정함으로써 청구범위를 감축한 것으로서, 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 비교대상발명들에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 것이어서 진보성이 없음은 앞서 본 바와 같다.

따라서, 청구항 1 발명은 그보다 권리범위가 한정된 정정청구된 청구항 1 발명이 진보성이 인정되지 않는 이상 진보성이 인정될 수 없다.

나. 청구항 2 발명의 진보성 여부

(1) 청구항 2 발명의 구성요소 분석

청구항 2 발명은 청구항 1의 ‘삼중관’을 제조하는 데 사용되는 장치의 발명으로서, ① 롤러(21)가 환형으로 배열된 와인더(20) 일측에 회동 가능하게 배치된 노즐(11)(12)(13)(이하 ‘구성요소 1’이라고 함) ② 노즐(11)(12)에는 PE를, 노즐(13)에는 재활용재를 각각 공급하여 내피(2), 외피(4) 및 중간층(3)을 각각 압출시키는 사출기(10)(10‘)(이하 ‘구성요소 2’라고 함), ③ 와인더(20)의 측면에서 이동되게 설치되고 중간층(3)이 겹치는 부분과 외피(4)가 겹치는 부분을 각각 압착시키는 롤러(30)(31)(32)(이하 ‘구성요소 3’이라고 함) 및 ④ 와인더(20)의 외측에 설치되어 내피(2), 중간층(3) 및 외피(4)를 냉각시키는 살수냉각장치(이하 ‘구성요소 4’라고 함)로 구성된 장치이다.

(2) 구성요소 1 대비

구성요소 1 중 롤러(21)가 환형으로 배열된 와인더(20)는 비교대상발명 2의 ‘지지대(16), 지지판(17)과 롤러(18)에 관한 구성’ 및 비교대상발명 3의 ‘회전롤러(64)와 드럼(65)에 관한 구성’과 유사하고, 와인더(20) 일측에 회동 가능하게 배치된 노즐(11)(12)(13)은 비교대상발명 2의 '배출구(7)(26)와 배출금구(27)에 관한 구성'과 유사하다.

(3) 구성요소 2 대비

구성요소 2는 청구항이 기능적 표현으로 기재된 경우에 해당하는바, 이와 같은 청구항의 기능적 기재는 그러한 기재에 의하더라도 발명의 구성이 전체로서 명료하다고 인정되는 경우에만 허용된다( 대법원 1998. 10. 2. 선고 97후1337 판결 ). 또한, 기능적 표현으로 기재된 청구항은 당해 기능을 수행하는 모든 구성을 포함하는 것이 아니라, 특허발명의 명세서 중 상세한 설명과 도면에 의하여 명확히 확정할 수 있는 구성만으로 한정하여 해석되어야 한다.

살피건대, 특허발명의 명세서 중 발명의 상세한 설명에는 구성요소 2에 관하여 “외피(4)와 내피(2)를 이루는 PE를 녹여서 노즐(11)(12)로 배출하는 사출기와 중간층(3)을 이루는 재활용재를 녹여서 노즐(13)으로 배출하는 사출기(10‘)”라고 기재되어 있다[갑 3호증(등록특허공보) 중 3면 31행]. 또 명세서에 첨부된 도면 3을 보면, 사출기(10)은 노즐(11)(12)과, 사출기(10’)는 노즐(13)과 각각 연결되어 있는 구성이 도시되어 있다.

따라서, 구성요소 2는 PE와 재활용재를 용융시키는 장치와 용융된 PE와 재활용재를 저장하였다가 필요에 따라 사출기에 연결된 노즐(11)(12)(13)로 이송하는 장치로 구성된 사출기로 한정하여 해석되어야 할 것인바, 이러한 구조의 사출기는 비교대상발명 2에 개시된 용융기(2), 가열장치(3), 이송관(4), 히팅장치(5)(8), 집수통(6)(25)을 단순히 결합해 놓은 것에 지나지 않는다고 판단된다.

(4) 구성요소 3 대비

구성요소 3의 롤러(30)(31)(32)과 비교대상발명 3의 압착롤러(14)(26)는 모두 띠 형상의 수지를 눌러 압착하는 구성인 점에서 유사하다.

다만, 구성요소 3은 내피, 중간층 및 외피에 각각 대응하여 3개의 롤러(30)(31)(32)를 갖추고 있는 데 비하여, 비교대상발명 3에서는 이에 대응하는 구성을 찾아볼 수 없다.그러나, 여러 층으로 된 관체를 형성하는 경우에 있어서 각 층에 대응하는 압착롤러를 구비하도록 하는 것은, 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 별다른 기술적 어려움 없이 필요에 따라 변경하여 적용할 수 있는 단순한 설계변경사항에 지나지 않는다고 판단된다.

(5) 구성요소 4 대비

구성요소 4의 살수냉각장치와 비교대상발명 3의 냉각수 분사노즐은 모두 물을 분사하여 관체를 이루는 수지층을 냉각시키는 구성인 점에서 실질적으로 동일하다.

(6) 소결론

따라서, 청구항 2 발명은 이를 구성하는 요소들과 동일 또는 유사한 구성요소들이 비교대상발명 2, 3에 의하여 출원 전에 공지되어 있고, 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 이를 결합하는 데 기술적 곤란성이 있다고 볼 수 없다.

결국, 청구항 2 발명은 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 비교대상발명 2, 3에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 것이어서 진보성이 없다.

다. 청구항 3 발명의 진보성 여부

청구항 3은 청구항 2의 구성요소 중 중간층(3)을 배출하는 노즐(13)의 구조를 구체적으로 한정한 종속항으로서, 노즐구멍(14)(15)을 2개로 한 것과 노즐을 통하여 배출되는 중간층(3)의 일측이 겹쳐질 수 있도록 2개의 노즐구멍(14)(15)을 동일축 상에서 볼 때 상하로 중첩되도록 배치한 것[별지 1 도면 8의 (나) 참조]을 구성요소로 한다.

그러나, 노즐구멍의 개수를 달리하는 것은 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 필요에 따라 쉽게 변경하여 적용할 수 있는 설계변경 사항에 불과하다. 또한, 2개의 노즐구멍(14)(15)을 동일축 상에서 볼 때 상하로 중첩되도록 배치한 것은 노즐구멍을 2개로 하는 경우에 각각의 노즐구멍으로 배출되는 중간층(3)의 일측이 서로 겹쳐지도록 하기 위한 자명한 구성에 불과하여, 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 쉽게 착안하여 적용할 수 있는 것이라고 판단된다.

그런즉, 청구항 3의 구성요소 중 노즐구멍의 개수와 배치는 단순한 설계변경에 불과하고, 이를 제외한 나머지 구성요소들과 동일하거나 유사한 구성요소들이 비교대상발명 2, 3에 의하여 출원 전 공지되어 있음은 앞서 본 바와 같다.

따라서, 청구항 3 발명도 역시 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 비교대상발명 2, 3에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 것이어서 진보성이 없다.

라. 청구항 4 발명의 진보성 여부

청구항 4 발명은, 띠 형상으로 압출된 내피(2)를 일측이 겹쳐지게 권회시키고, 내피(2) 위쪽에 띠 형상으로 압출된 중간층(3)을 일측이 겹쳐지게 권회시킨 후 중간층(3)의 겹쳐진 부분을 외측에서 롤러(30)로 압착하며, 중간층(3) 위쪽에 띠 형상으로 압출된 외피(4)를 일측이 겹쳐지게 권회시킨 후 외피(4)의 겹쳐진 부분을 외측에서 롤러(31)(32)로 압착하는 것을 구성요소로 하는 삼중관 제조방법의 발명으로서, 청구항 1 발명과 발명의 카테고리만을 달리할 뿐 실질적인 내용은 동일하다.

따라서, 청구항 4 발명도 역시 청구항 1 발명과 마찬가지로 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 비교대상발명들에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 것이어서 진보성이 없다.

마. 청구항 5 발명의 진보성 여부

청구항 5 발명은 청구항 4 발명 중 내피(2), 외피(4) 및 중간층(3) 상호 간의 위치를 구체적으로 한정한 종속항으로서, 내피(2)와 외피(4)의 겹쳐진 부분은 동일축 상에 위치되게 하고, 중간층(3)의 겹쳐진 부분은 상기 내피(2)와 외피(4)의 겹쳐진 부분과 서로 어긋나게 위치되게 한 것을 구성요소로 한다.

그런데, 이러한 구성요소는 비교대상발명 1의 ‘재생수지층(3)의 접합단(2)이 일반수지층(4)의 중앙부에 위치한 상태로 말아 접합시키는 구성’과 유사하고, 이를 제외한 나머지 구성요소들과 동일 또한 유사한 구성요소들이 비교대상발명들에 의하여 출원 전 공지되어 있음은 앞서 본 바와 같다.

따라서, 청구항 5 발명도 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 비교대상발명 들에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 것이어서 진보성이 없다.

바. 소결론

결국, 특허발명은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 비교대상발명들에 의하여 쉽게 발명할 수 있는 것이어서 진보성이 없으므로, 그에 대한 특허는 무효로 되어야 한다.

5. 결론

그렇다면, 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하므로 원고의 청구는 이유 있어 이를 인용하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

판사 문용호(재판장) 서영철 박원규

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