가. 피고들은 별지 제1 목록 기재 각 표장을 별지 제2 목록 기재 서비스업에 관한 광고, 정가표, 거래서류, 간판 또는 표찰에 표시하고 전시 또는 반포하거나 위 서비스업에 관하여 위 표장을 표시한 광고, 정가표, 거래서류, 간판 또는 표찰을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시, 수출 또는 수입하여서는 아니 된다.

나. 원고에게, 피고 주식회사 다사소는 34,196,465원, 피고 2, 피고 3은 각자 99,164,110원 및 위 각 금원에 대하여 피고 주식회사 다사소는 2013. 12. 3.부터, 피고 2, 피고 3은 각 2014. 1. 21.부터 각 2014. 6. 19.까지는 연 5%의, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 20%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.

다. 원고의 피고들에 대한 나머지 청구를 모두 기각한다.

2. 소송총비용은 피고들이 부담한다.

3. 제1의 가. 나.항은 가집행할 수 있다.

2. 피고들은 별지 제1 목록 기재 각 표장을 별지 제2 목록 기재 서비스업에 관한 광고, 정가표, 거래서류, 간판 또는 표찰에 표시하고 전시 또는 반포하거나 위 서비스업에 관하여 위 표장을 표시한 광고, 정가표, 거래서류, 간판 또는 표찰을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시, 수출 또는 수입하여서는 아니 된다.

3. 원고에게, 피고 주식회사 다사소는 34,196,465원, 피고 2, 피고 3은 각자 99,164,110원 및 위 각 금원에 대한 이 사건 항소장 부본 송달일 다음 날부터 다 갚는 날까지 연 20%의 비율로 계산한 돈을 지급하라.

[원고는 제1심에서 별지 제1 목록 다.항 기재 표장의 사용 등 금지만을 구하다가 당심에 이르러 별지 제1 목록 가. 나.항 기재 표장의 사용 등 금지를 추가로 구하는 것으로 청구취지를 확장하였고(금지대상 서비스업의 내용도 별지 제2 목록과 같이 변경하였다), 손해배상 청구 부분에 관한 청구취지는 감축하였다.]

가. 원고는 2001. 8. 13. 아래와 같은 각 서비스표(이하 ‘이 사건 각 등록서비스표’라 한다)를 출원하여 2003. 3. 13. 등록을 마친 후 2013. 3. 12. 존속기간갱신등록을 하였다.

(1) 이 사건 제1 등록서비스표

○ 구성:

○ 등록번호: (등록번호 1 생략)

○ 지정서비스

제35류: 마케팅서비스업, 시장조사업, 광고디자인업, 완구판매대행업, 문구판매대행업, 주방용품판매대행업, 액세서리판매대행업, 수출입업무대행업, 상품전시업, 판촉대행업

제36류: 통관중개업, 의류상품중개업, 완구상품중개업, 문구상품중개업, 주방용품상품중개업, 무역중개업, 백화점관리업, 부동산관리업, 보증금대여업, 액세서리상품중개업

제39류: 가구운송업, 운송중개업, 보통창고업, 안내대행업, 여행알선업, 꽃배달서비스업, 상품배달업, 상품포장업, 선물발송대행업, 소화물배달업

(2) 이 사건 제2 등록서비스표

○ 구성:

○ 등록번호: (등록번호 2 생략)

○ 지정서비스: 제02류, 제04류, 제06류, 제08류, 제10류, 제11류, 제15류, 제16류, 제17류, 제22류, 제23류, 제24류, 제26류, 제27류, 제31류, 제32류, 제34류, 제35류, 제36류, 제39류(상세 생략)

나. 원고는 2001년경부터 ‘다이소’라는 상호로 생활용품, 생활잡화 등 소매점 가맹사업을 영위하기 시작하여 2013년 기준 900여 개에 이르는 국내 가맹점을 보유하고 있고, 2013년도의 연간 매출액은 약 8,580억 원에 이른다.

다. 피고 2, 피고 3은 공동으로 2012. 1. 2.부터 용인시 기흥구 (상세주소 1 생략)에서 생활용품, 생활잡화 등 소매점을 운영하던 중 2012. 3. 8. 표장을 서비스표로 출원하고(2012. 10. 12. 출원공고. 이하 ‘피고들 서비스표’라 한다), 2012. 12. 3. 문구, 완구 생활용품, 생활잡화 등 도·소매업 등을 목적으로 하는 피고 주식회사 다사소(이하 ‘피고 회사’라 한다)를 설립하였다.

라. 피고 회사는 피고들 서비스표 및 그중 일부 문자 표장에 해당하는 별지 제1 목록 가. 나.항 기재 각 표장(이하 별지 제1 목록 기재 각 표장을 모두 ‘피고들 표장’이라 한다)을 사용하여 생활용품, 생활잡화 등 소매점 가맹사업을 영위하면서 2012. 12. 7.부터 서울 마포구 (상세주소 2 생략)에서 ‘다사소 신촌본점’을 운영하고, 피고 2, 피고 3은 위 용인시 소재 소매점의 상호를 ‘다사소 동백점’으로 변경하여, 위 각 매장을 아래 마.항의 가처분 결정 무렵인 2013년 3월경까지 운영하였다.

마. 원고는 서울서부지방법원 2013카합202호 로 피고들 서비스표의 사용은 원고의 이 사건 각 등록서비스표를 침해한다는 이유로 피고들 서비스표의 사용금지 등을 청구하는 가처분을 신청하였고, 위 법원은 2013. 3. 29. 위 가처분 신청을 일부 인용하여, 피고들 서비스표의 사용을 금지하는 결정을 하였다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1~5, 8, 9, 21호증, 을 제5, 7호증(가지번호 있는 것은 가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재 또는 영상, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장

가. 원고

1) 서비스표권 침해

피고들이 이 사건 각 등록서비스표의 지정서비스업과 동일·유사한 생활용품 소매업 등 별지 제2 목록 기재 서비스업에 이 사건 각 등록서비스표와 유사한 피고들 표장을 사용하는 것은 원고의 이 사건 각 등록서비스표권을 침해하는 행위이다.

2) 부정경쟁행위

○ 원고가 경영하는 ‘다이소’는 전국적으로 유명한 생활용품판매점으로, 피고들이 피고들 표장을 사용하는 것은 국내에 널리 인식된 원고의 영업표지와 동일·유사한 영업표지를 사용하여 원고의 영업상 시설 또는 활동과 혼동을 하게 하는 행위로서 부정경쟁방지법 제2조 (나)목 소정의 ‘부정경쟁행위’에 해당한다.

○ 피고들이 국내에 널리 인식된 원고의 영업표지와 유사한 피고들 표장을 사용하는 것은 원고가 지금까지 품질 관리, 고객 관리 등의 노력으로 쌓아 온 원고 영업표지의 식별력, 명성을 손상하는 행위로서 부정경쟁방지법 제2조 (다)목 소정의 ‘부정경쟁행위’에 해당한다.

3) 사용 등 금지 및 손해배상

따라서 피고들은 피고들 표장의 사용 등을 중지하고, 원고에게 서비스표권 침해 또는 부정경쟁행위(선택적 청구원인)에 따른 손해배상금(주위적으로 상표법 제67조 제2항 , 예비적으로 상표법 제67조 제3항 의 방식에 따라 산정한다)을 지급할 의무가 있다.

나. 피고들

1) 원고는 현재 ‘ ’ 또는 ‘ ’표장 또는 위 각 표장과 ‘다이소’ 표장을 함께 사용하고 있을 뿐 이 사건 각 등록서비스표를 사용하고 있지 않으므로, 원고의 이 사건 각 등록서비스표는 상표법 제73조 제1항 제3호 에 따라 취소되어야 할 것이고, 원고가 취소되어야 하는 이 사건 각 등록서비스표권에 기하여 피고들을 상대로 침해의 금지 및 손해배상을 구하는 것은 권리남용에 해당한다.

2) 피고들 표장은 이 사건 각 등록서비스표와 외관·호칭·관념이 유사하지 아니하고, 원고는 ‘ ’ 표지를 부착한 주로 저가의 상품을 판매하는 반면 피고들은 별도의 표지를 부착하지 아니한 중저가의 상품을 판매하는 등 취급품목 및 판매방식이 달라 피고들 표장의 사용은 원고의 이 사건 각 등록서비스표권을 침해한다고 할 수 없으며, 피고들 표장과 원고 영업표지와 혼동가능성이 있다거나, 원고 영업표지의 식별력, 명성이 손상된다고 볼 수 없다.

3) 원고는 원고의 매장 및 홈페이지에서 ‘ ’ 또는 ‘ ’표장과 ‘다이소’ 표장을 함께 영업표지로 사용하고 있으므로, 원고의 영업표지는 ‘ 다이소’ 또는 ‘ 다이소’로 특정되어야 하고, 부정경쟁방지법상의 혼동가능성도 위 영업표지를 기준으로 판단되어야 한다.

3. 판단

가. 서비스표권 침해

1) 전제 법리

타인의 등록서비스표와 유사한 서비스표를 그 지정서비스업과 동일 또는 유사한 서비스업에 사용하는 행위는 서비스표권을 침해한 것으로 본다( 상표법 제2조 제3항 , 제66조 제1항 제1호 후문).

서비스표의 유사 여부는 두 개의 서비스표를 놓고 그 외관, 호칭, 관념 등을 여러 측면에서 종합적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 서비스표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 서비스업의 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있는지에 의하여 판별되어야 한다( 대법원 2001. 6. 26. 선고 99후1485 판결 등 참조).

문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성 부분이 결합된 결합서비스표로서 각 구성 부분을 분리하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분하게 결합하여 있다고 인정할 수 없는 서비스표는 언제나 그 구성 부분 전체에 의하여 호칭·관념되는 것은 아니고 ‘독립하여 자타 서비스의 식별기능을 할 수 있는 구성 부분’만으로 간략하게 호칭·관념될 수 있다. 또 하나의 서비스표에서 2개 이상의 호칭이나 관념이 생기는 경우에 그중 하나의 호칭·관념이 타인의 서비스표와 동일 또는 유사한 때에는 양 서비스표는 유사하다고 할 수 있다( 대법원 2006. 11. 9. 선고 2005후1134 판결 등 참조).

2) 외관, 호칭, 관념에 의한 서비스표의 대비

피고들 서비스표는 빨간색으로 된 ‘ ’라는 영문자와 그중 ‘DA' 부분에 겹쳐지는 네 줄의 노란색 띠로 이루어진 세모꼴 도형인 ‘ ’(겹쳐진 부분 생략)와, ‘ASO' 윗부분에 있는 위 영문자보다 작은 크기의 ‘ ’라는 한글 문자로 이루어져 있다.

이러한 피고들 서비스표는 각 구성 부분을 분리하여 관찰하는 것이 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분하게 결합되어 있다고 보이지 아니하므로, 독립하여 서비스의 식별기능을 할 수 있는 구성 부분인 ‘ ’ 또는 ‘ ’ 부분에 의해 간략히 호칭·관념될 수 있다고 판단된다(갑 제4, 5, 16호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 실제로 피고들도 피고들 서비스표를 사용함에 있어 위 ‘DASASO' 또는 ‘다사소’ 부분만을 분리해서 사용하기도 한 것으로 보인다).

따라서 피고들 서비스표 중 주된 식별력이 있는 부분인 ‘ ’ 또는 ‘ ’ 표장(이 표장들이 피고들 서비스표와 함께 별지 제1 목록 기재 각 표장인 ‘피고들 표장’을 구성하는 사실은 앞서 본 바와 같다)을 중심으로 하여 이 사건 각 등록서비스표와 피고들 표장을 대비하여야 하는바, 다음에서 살피는 바와 같이 피고들 표장은 그 외관, 호칭, 관념 등을 여러 측면에서 종합적으로 관찰하여 보면 거래상 일반 수요자나 거래자로 하여금 그 서비스업의 출처에 대하여 오인·혼동하게 할 우려가 있다고 할 것이므로 이 사건 각 등록서비스표와 유사하다고 보아야 한다.

○ 서비스표의 외관이 유사하다는 것은 대비되는 두 개의 서비스표에 표시된 문자·도형·기호 등 외관상의 형상을 시각에 호소하여 관찰하였을 경우 그들이 서비스업의 식별표지로서 서로 혼동되기 쉬운 경우를 말하는 것이므로, 외관이 유사한 것인지를 판단할 때는 특히 이격적·직관적인 관찰이 필요하다( 대법원 1993. 9. 14. 선고 92후544 판결 참조).

이 사건 각 등록서비스표인 ‘ ’, ‘ ’ 문자 표장과 피고들 표장 중 ‘ ’, ‘ ’는 한글 표장의 경우 첫째 음절과 셋째 음절의 글자가 동일한 세 글자의 받침이 없는 돋움체 계열의 문자로 구성되어 있고, 영문 표장의 경우 앞뒤 부분의 각 두 글자씩 네 글자가 공통되는 대문자가 유사한 글자체와 형태로 배열되어 있으므로, 이러한 문자의 전체적인 구성과 윤곽을 이격적·직관적으로 관찰하면 그 외관이 서로 유사하게 보일 수 있고, 양 표장에서 나타나는 글자체나 음영 등의 사소한 차이는 이격적·직관적인 관찰에 의해 수요자, 거래자들이 쉽게 알아차릴 수 있을 정도로 눈에 띄는 부분은 아니라고 보인다.

○ 이 사건 각 등록서비스표인 ‘ ’, ‘ ’ 문자 표장과 피고들 표장 중 ‘ ’, ‘ ’는 모두 세 음절로 구성되어 있는데(모두 한글 표장을 기준으로 발음될 것으로 보인다), 그중 짧은 단어의 발음에서 큰 비중을 차지하는 첫음절과 끝음절의 호칭이 완전히 같고, 비교적 강하게 발음되지 아니하는 중간 음절에 미세한 차이가 있을 뿐이어서(‘이’는 비음으로 시작함에 반해 ‘사’는 파열음으로 시작하므로 청감에 다소 차이가 있으나 그 정도의 차이만으로는 전체 단어의 청감에까지 영향을 끼친다고 보기 어렵다) 전체적으로 호칭이 유사하다.

○ 이 사건 각 등록서비스표는 일본어 ‘대창’에서 유래한 단어로 특별히 우리말의 관념이 없고, 피고들 표장에도 별다른 관념이 있다고 보이지 아니하므로 관념을 서로 대비하기 어렵다. 다만 피고들 표장은 ‘다 사세요’의 방언인 ‘다 사이소’의 줄임말로 관념될 여지가 있고, 같은 차원에서 이 사건 각 등록서비스표도 ‘모든 물건이 다 있다’는 취지로 관념될 여지가 있는바, 이러한 취지로 관념되는 경우에는 여러 생활용품이나 잡화 등을 균일가로 빠짐없이 판매한다는 취지가 같아 그 관념이 유사하다고 볼 수도 있다.

3) 서비스표권 침해의 성립

위와 같이 이 사건 각 등록서비스표와 피고들 표장의 외관, 호칭 등이 서로 유사한 점에다가 갑 제10, 16, 21~28, 32~34호증의 각 기재에 의하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사정을 더하여 보면, 피고들이 현재 피고들 표장을 사용하여 생활용품, 생활잡화 등 소매점 영업을 하는 것은 원고의 이 사건 각 등록서비스표권을 침해하는 행위에 해당한다.

○ 피고들이 피고들 표장을 사용하여 행하고 있는 영업은 생활용품, 생활잡화 등 소매점으로서, 이 사건 각 등록서비스표의 지정서비스업에 속하는 완구소매업, 문구소매업, 주방용품소매업 등과 동일하거나 극히 유사하다.

○ 앞서 인정한 원고의 이 사건 각 등록서비스표에 관한 영업의 매출액과 가맹점 수 및 그 밖에 원고가 제출한 언론보도, 광고, 수상 내역 등(갑 제21~28호증의 기재 등)에 비추어 보면, 이 사건 각 등록서비스표는 국내에 널리 인식된 서비스표인 것으로 보인다.

○ 원고와 피고들이 취급하는 주요 영업물품과 고객층이 서로 겹치고, 피고들의 매장 분위기나 제품의 배열 방식 또한 원고의 매장과 상당히 유사하다.

○ 이러한 점에 비추어 피고들은 원고의 이 사건 각 등록서비스표가 획득한 주지성에 편승하려는 의도가 있는 것으로 추단할 수 있고, 이로 말미암아 일반 수요자로서는 피고들의 서비스업이 원고의 서비스업과 그 출처가 같거나 적어도 어떠한 관련성이 있다고 오인·혼동할 우려가 상당하다(피고들 주장처럼, 원고가 개별 상품에 ‘ ’ 표지를 부착한 것과 달리 피고들은 독자적인 표지를 부착하지 아니하였다거나, 원·피고들의 상품 가격에 다소 차이가 있다는 점만으로는 이러한 오인·혼동의 우려를 완전히 제거하기 부족하다).

나. 피고들의 권리남용 항변에 관한 판단

등록된 서비스표인 이상 등록취소 사유가 있다 하더라도 심판에 의하여 취소가 확정되기까지는 등록서비스표로서 권리를 보유하는 것이고, 등록무효심결이 확정된 때와는 달리 서비스표 등록을 취소한다는 심결이 확정된 때에는 그 서비스표권은 확정된 때로부터 장래를 향하여서만 소멸하는 것이므로( 대법원 2005. 10. 14. 선고 2005도5358 판결 , 대법원 1996. 10. 25. 선고 96도1122 판결 등 참조), 설령 피고들의 주장처럼 원고가 이 사건 각 등록서비스표권을 사용하지 아니하여 그 등록취소사유가 있다고 본다 하더라도, 그러한 사정만으로는 원고의 이 사건 청구가 권리남용에 해당한다고 단정할 수 없다.

피고들의 권리남용 항변은 이유 없다.

다. 사용 등 금지 및 손해배상

1) 사용 등 금지

피고들은 피고들 표장을 별지 제2 목록 기재 서비스업(현재 피고들이 영위하고 있는 서비스업종 등 앞서 본 여러 사정에 비추어 피고들은 이 사건 각 등록서비스표의 지정서비스업과 동일·유사한 별지 제2 목록 기재 서비스업을 영위하고 있거나 향후 이를 영위할 가능성이 있다고 인정된다)에 관한 광고, 정가표, 거래서류, 간판 또는 표찰에 표시하고 전시 또는 반포하거나 위 서비스업에 관하여 위 표장을 표시한 광고, 정가표, 거래서류, 간판 또는 표찰을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시, 수출 또는 수입하여서는 아니 될 의무가 있다.

2) 손해배상

가) 서비스표권자가 고의 또는 과실에 의하여 자기의 서비스표권을 침해한 자에 대하여 그 침해에 의하여 자기가 받은 손해의 배상을 청구하는 경우 권리를 침해한 자가 그 침해행위에 의하여 이익을 받은 때에는 그 이익의 액을 서비스표권자가 받은 손해의 액으로 추정할 수 있다( 상표법 제2조 제3항 , 제67조 제2항 ).

을 제6호증의 1, 2(매출분석표)의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고 회사가 운영하는 다사소 신촌점의 2013년 1월~3월의 총 매출이익액은 34,196,465원이고, 피고 2, 피고 3이 공동 운영하는 다사소 동백점의 2012년 5월부터 2013년 3월까지의 총 매출이익액은 99,164,110원인 사실을 인정할 수 있으므로, 피고들의 위 각 매출이익은 위 규정에 따라 원고가 입은 손해액으로 추정된다.

나) 이에 대하여 피고들은, 다사소 동백점은 매입합계액이 매출합계액보다 많아 손해를 보았고, 다사소 신촌점의 위 매출이익액은 단순히 물품구입비와 물품판매액만을 고려하였을 뿐 실제 다사소 신촌점을 운영하면서 지출한 인건비, 임차료, 공과금 등 제반 비용은 반영되어 있지 않으므로, 위 매출이익액을 전부 피고들의 이익으로 보아 손해배상액수를 산정하는 것은 부당하다고 주장한다.

그러나 위 매출이익액 인정의 기초가 된 자료인 을 제6호증의 1, 2는 피고들이 피고들 표장을 사용하여 영업한 기간에 발생한 ‘총 매출액, 영업이익, 순이익’에 대한 명세 및 그에 관한 근거서류를 제출하라는 제1심법원의 문서제출명령에 따라 스스로 법원에 제출한 것으로서 그 기재 내용을 함부로 배척할 수 없다 할 것이고, 피고들이 위 매출이익에서 추가로 공제되어야 한다고 주장하는 인건비, 임차료 등 비용을 인정할 만한 아무런 자료도 제출되지 아니하였으며, 달리 위 을 제6호증의 1, 2의 기재 내용을 뒤집을 만한 자료도 없으므로(판매 상품의 품질, 기술, 디자인, 서비스표 이외의 신용, 판매정책, 선전 등 다른 사유로 인하여 피고들이 피고들 표장의 사용과 무관하게 얻은 이익이 있다는 점에 대하여도 피고들의 주장·입증이 없다), 피고들의 위 주장은 받아들이기 어렵다.

다) 결국 원고에게, 이 사건 각 등록서비스표권 침해에 관한 손해배상으로, 피고 회사는 34,196,465원, 다사소 동백점의 공동운영자인 피고 2, 피고 3은 각자 99,164,110원 및 위 각 금원에 대하여 원고가 구하는 이 사건 항소장 부본 송달일 다음 날로서, 피고 회사에 대하여는 2013. 12. 3.부터, 피고 2, 피고 3에 대하여는 2014. 1. 21.부터 각 피고들이 이행의무의 존재 여부나 범위에 관하여 항쟁함이 타당한 당심 판결 선고일인 2014. 6. 19.까지는 민법에 정한 연 5%의, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법에 정한 연 20%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

4. 결론

원고의 피고들에 대한 청구는 위 인정 범위 내에서 이유 있어 모두 인용하고 나머지 청구는 이유 없어 모두 기각하여야 한다[피고들의 서비스표권 침해를 인정하는 이상 그와 선택적 관계에 있는 원고의 부정경쟁행위에 관한 청구원인(이에 따른 표장사용 등 금지의 범위 및 손해배상액수 또한 앞서 인정된 서비스표권 침해의 경우와 동일할 것으로 보인다)에 관하여는 따로 판단하지 아니한다].

제1심판결은 이와 결론을 달리하여 부당하므로 당심에서 확장 및 감축된 청구를 포함하여 제1심판결을 주문과 같이 변경한다.

[별지 목록 생략]