2019가합560229 손해배상(기)

A

소송대리인 변호사 박정훈

B

2020. 11. 13.

2020. 12. 11.

1. 피고는 원고에게 5,000,000원 및 이에 대한 2019. 10. 3.부터 2020. 12. 11.까지는 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 연 12%의 각 비율에 의한 돈을 지급하라.

2. 원고의 나머지 청구를 기각한다.

3. 소송비용 중 5/6는 원고가, 나머지는 피고가 각 부담한다.

4. 제1항은 가집행할 수 있다.

피고는 원고에게 30,000,100원 및 이에 대한 이 사건 소장 부본 송달일 다음날부터 다 갚는 날까지 연 12%의 비율에 의한 돈을 지급하라.

1. 기초사실

가. 당사자들의 지위

1) 원고는 2015. 1. 15. 설립되어 기술 분야에 관한 번역, 통역 서비스를 제공하는 주식회사 C(이하 'C'이라 한다)의 대표자 사내이사이다.

2) 피고는 2001. 1. 20.부터 'D'이라는 상호로 기술 분야에 관한 통역, 번역 사업을 하여 오다가, 2015. 12. 3.부터는 'E'이라는 상호로 기술 분야에 관한 인터넷 번역 및 통역서비스를 제공하고 있다.

나. 원고의 등록상표

원고는 다음과 같은 등록상표(이하 '이 사건 등록상표'라 한다)의 상표권자이고, C은 이 사건 등록상표를 회사 공문, 소개서 등에 표시하는 등의 방법으로 사용하고 있는 통상사용권자이다.

1) 출원일/ 등록일/ 등록번호: F/ G/ H

2) 구성: [삭제]

3) 지정상품 또는 지정서비스업: 제41류 번역업, 통역업

4) 상표권자: 원고

다. 피고의 표장

피고는 2015. 9. 24. [별지] 기재 표장(이하 '피고 표장'이라 한다)을 위 'E' 인터넷 사이트(I)의 서버에 등록하여 위 인터넷 사이트에 표시하는 방법으로 다음과 같이 사용하였다.

다. 원고와 피고의 내용증명 발송 등

1) C은 대리인 J 변리사를 통하여 2019. 7. 11. 피고에게 '온라인 및 오프라인을 모두 포함하여 이 사건 등록상표와 동일하거나 유사한 상표를 귀사의 영업표지나 상품의 출처표지로 사용하는 행위를 모두 즉시 중지하여 주시기 바랍니다. (중략) 그간 귀사의 부당한 상표 사용으로 입은 손해와, 경고장 송부를 위해 소요된 법률 자문비용에 대한 배상으로 3,000,000원을 지불하여 주시기 바랍니다.'라는 취지의 내용증명우편을 발송하였고 이는 그 무렵 피고에게 송달되었다.

2) 피고는 2019. 7. 24. 'E' 홈페이지에 표시되어 있는 피고 표장을 로 변경하였고, 2019. 7. 26. 위 원고 대리인 사무실에 '이유를 불문하고 결과적으로 저희 회사에서 상표권 등록현황을 확인하지 못하고 회사명을 사용하게 됨은 저의 크나큰 실수라 여겨집니다. (중략) 아무튼 본의가 아니라 하더라도 상표권이 등록된 귀사의 존재를 지금이라도 확인한 바, 본사는 다음과 같은 조치를 즉각 취하도록 하겠습니다. ① 사명의 변경: 상표권 전문 로펌의 자문에 따라서 홈페이지를 비롯한 모든 홍보문구에서 C이라는 귀하의 상표권이 침해가 되지 않는 명칭으로 즉각 변경하겠습니다. ② 새롭게 변경된 명칭 또한 상표권을 별도로 취득하도록 하여 오해의 여지를 없애겠습니다.'라는 취지의 이메일을 발송하였다.

3) 위 원고 대리인은 2019. 7. 30. 피고에게 '침해판단 및 권리행사를 위해 소요된 법률 자문료 상당의 합의금 3,000,000원을 지불하여 주시길 바랍니다.'라는 취지의 이메일을 발송하였다.

4) 피고는 2019. 8. 2. 위 원고 대리인에게 '합의금과 관련하여 저희가 지불할 의무가 없는 것으로 사료됩니다. (중략) 침해하였다고 간주되는 상표권과 관련하여 귀사가 입은 피해는 실제 없는 것으로 판단합니다.'라는 취지의 이메일을 발송하여 손해배상의 지급을 거절하였다.

5) 위 원고 대리인은 2019. 8. 6. 피고에게 '합의 요구사항에 대한 답변을 금일 20시까지 주시지 않으시면 내일 오전에 민사소송을 진행하겠습니다.'라는 문자 메시지를 발송하였는데, 같은 날 피고로부터 '1,000,000원 드리겠습니다. 이걸로 합의 보시지요.'라고 답을 받고, 같은 날 피고에게 '합의 안 된 것으로 보고 민사소송 진행하겠습니다.'라는 취지의 문자 메시지를 발송하였다.

【인정근거】 다툼이 없는 사실, 갑 제1 내지 4, 10호증, 을 제1 내지 7호증(각 가지번호 있는 것은 가지번호를 포함, 이하 같다)의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자들의 주장

가. 원고

피고는 이 사건 등록상표와 동일·유사한 피고 표장을 피고의 영업을 위하여 사용하였으므로, 원고에게 그 손해를 배상할 책임이 있는데, 일부청구로서 그 손해액 48,256,582원 중 30,000,100원 및 이에 대한 지연손해금의 지급을 구한다.

나. 피고

1) 이 사건 등록상표는 현저한 지리적 명칭인 'K', 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 것인 'L', 장소 또는 단체를 뜻하는 한자어인 'M', 위 구성들의 결합인 'N'의 영문 약자에 불과한 'O'가 합쳐진 결합상표이므로, 상표법 제33조 제1호, 제4호에 따라 식별력이 없는 상표에 해당하고, 결국 이 사건 등록상표는 무효여서 이를 전제로 권리행사는 권리남용에 해당하여 허용될 수 없다.

2) 피고는 피고 표장을 인터넷 사이트 서버에 등록하기 전에 유사 표장에 대한 검색을 하였으나 이 사건 등록상표에 관한 검색결과는 찾을 수 없었고, 피고 표장은 이 사건 등록상표가 등록되기 전에 위 서버에 등록되었으므로, 피고는 침해행위에 대한 고의, 과실이 없다.

3) C은 실질적인 영업을 하지 않았으므로, 원고에게 손해가 발생하지 아니하였다.

3. 손해배상책임의 발생 여부

가. 이 사건 등록상표와 피고 표장의 동일·유사 여부

1) 관련 법리

둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다. 상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 상표에서 요부가 존재하는 경우에는 그 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비함으로써 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다고 보아야 한다. 그리고 상표의 구성 부분이 요부인지 여부는 그 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다. 이러한 법리는 서비스표에 대하여도 마찬가지로 적용된다(대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 등 참조).

2) 판단

이 사건 등록상표는 '[삭제]', '[삭제]', '[삭제]'의 결합으로 구성되어 있다. 그 중 '[삭제]' 부분은 현저한 지리적 명칭으로서 국내에서 영업하는 사업주체 명칭에 흔히 사용되는 'K', 이 사건 등록상표의 지정서비스업인 번역업을 의미하는 'P'과 그 번역의 특정 분야를 의미하는 'Q'이 합쳐져 기술 분야에 관한 번역 서비스를 의미하는 'L', 기관이나 단체에 흔히 사용되는 'M'이 결합된 것이고, '[삭제]' 부분은 위 한글 부분 중에 'Q' 부분을 제외한 것을 영문으로 기재한 것이다. 위 각 부분은 각 의미 및 호칭 등에 비추어 보면, 특히 이 사건 등록상표의 지정서비스업인 번역업과 관련하여 식별력이 높다고 보기 어렵다. 그런데 '[삭제]' 부분은 짙은 남색으로 된 굵은 글자체의 영문자 'O'와 그 영문자 중 'R'와 'S' 사이에 노란색의 십(十)자 모양이 '[삭제]'와 같이 삽입되어 있는 형상으로서, 그것이 'T'의 약칭이라고 반드시 단정하기는 어렵고, 노란색의 십(十)자 모양이 삽임됩으로써 단순한 문자의 나열이 아니라 그림으로서의 인상도 자아내고 있으므로, 일반수요자들의 이목을 끄는 부분으로서 식별력이 있다고 봄이 상당하다. 따라서 이 사건 등록상표의 요부는 '[삭제]' 부분으로 볼 수 있다.

한편 피고 표장은 '', '[삭제]', '[삭제]'의 결합으로 구성되어 있는데, 그중 '' 부분은 이 도형에 대한 특별한 호칭·관념을 상정하기 어렵고 도형에 별다른 특이성이 있다고 보이지도 않으며, '[삭제]' 부분은 현저한 지리적 명칭으로서 국내에서 영업하는 사업주체 명칭에 흔히 사용되는 'K', 피고의 주된 서비스 분야인 번역업을 의미하는 'P'과 그 번역의 특정 분야를 의미하는 'Q'이 합쳐져 기술 분야에 관한 번역 서비스를 의미하는 'L'이 결합된 것이므로, 각 그 자체로 식별력이 있다고 보기 어려운 반면, '[삭제]'부분은 검정색으로 된 굵은 글자체의 영문자 'O'로서 그것이 'E'의 영문명 또는 그 약칭이라고 단정하기는 어려워 직접적으로 그와 같은 관념을 형성하는 것은 아니므로 피고 표장 중 식별력이 있는 부분으로서 요부라고 봄이 상당하다.

이 사건 등록상표의 요부인 '[삭제]' 부분과 피고 표장의 요부인 '[삭제]' 부분을 대비하여 보면, 호칭이 'O' 또는 'U'로 동일하고, 'O' 부분의 글꼴, 색상, 크기, 위치도 유사하므로, 양 구성은 동일·유사하다고 봄이 상당하다. 결국, 이 사건 등록상표와 피고 표장은 동일·유사하다.

나. 손해배상책임의 발생

따라서 피고가 이 사건 등록상표의 등록 이후에 이 사건 등록상표와 동일·유사한 피고 표장을 사용하는 등의 행위는 원고의 이 사건 등록상표에 관한 권리를 침해하는 행위에 해당한다고 봄이 상당하고, 이 사건 등록상표는 그 설정등록으로 인하여 그 존재가 상표공보나 등록원부에 의하여 일반에 공시되므로 피고 표장을 업으로써 실시하는 경업자인 피고에게는 상표공보나 등록원부를 조사하여 이에 저촉되는 피고 표장을 사용하지 않을 주의의무가 있다고 할 것이어서 그 주의의무를 소홀히 한 피고의 고의·과실도 인정되므로, 피고는 원고에게 그 손해를 배상할 책임이 있다.

다. 피고의 주장에 대한 판단

1) 피고는, 이 사건 등록상표가 식별력이 없어 무효이므로 이를 전제로 한 권리행사는 권리남용에 해당한다는 취지로 주장한다. 살피건대, 상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표 또는 현저한 지리적 명칭이나 그 약어 또는 지도만으로 된 상표는 상표등록을 받을 수 없으나(상표법 제33조 제1호, 제4호), 이 사건 등록상표는 '[삭제]', '[삭제]', '[삭제]'가 결합된 결합상 표로서, 그중 '[삭제]' 부분은 앞서본 바와 같이 짙은 남색으로 된 굵은 글자체의 영문자 'O'와 그 영문자 중 'R'와 'S' 사이에 노란색의 십(十)자 모양이 '[삭제]'와 같이 삽입되어 있는 형상으로서, 그것이 'T'의 약칭이라고 반드시 단정하기는 어렵고, 노란색의 십(十)자 모양이 삽입됨으로써 단순한 문자의 나열이 아니라 그림으로서의 인상도 자아내고 있으므로, 일반수요자들의 이목을 끄는 부분으로서 이 사건 등록상표의 요부로서 식별력도 있다고 봄이 상당하므로, 이 사건 등록상표가 무효에 해당한다고 보기 어렵다. 결국, 피고의 이 부분 주장은 받아들이지 아니한다.

2) 또한 피고는, 이 사건 등록상표에 관한 권리 침해행위에 대한 고의, 과실이 없었다는 취지로 주장한다. 살피건대, 피고 표장이 이 사건 등록상표가 등록된 G 이전인 2015. 9. 24.에 피고의 인터넷 사이트 서버에 등록된 사실은 앞서 본 바와 같고, 을 제8, 9호증의 각 기재에 의하면, 피고가 인터넷 포털사이트 V에 'E', 'C'을 검색한 결과 2015. 4. 20. W를 통해 등록된 채용공고 1건만이 검색된 사실은 인정되나, 앞서 본 바와 같이 이 사건 등록상표는 그 설정등록으로 인하여 그 존재가 상표공보나 등록원부에 의하여 일반에 공시되므로 피고 표장을 업으로써 실시하는 경업자인 피고에게는 상표공보나 등록원부를 조사하여 이에 저촉되는 피고 표장을 사용하지 않을 주의의무가 있다고 할 것이고, 갑 제5 내지 7호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면, V 인터넷 포털사이트에 'C'을 검색하여 대표자, 매출액, 전화, 본사위치, 설립일 등의 구체적인 기업정보를 확인할 수 있는 사실도 인정되므로, 위와 같은 사실만으로 앞서 인정한 바와 달리 피고에게 고의·과실이 없다고 보기는 어렵다. 결국, 피고의 이 부분 주장도 받아들이지 아니한다[한편 피고가 상표법 제99조에 따른 선사용에 따른 상표를 계속하여 사용할 권리를 주장하는 것으로 볼 여지도 있으나, 피고 표장은 이 사건 등록상표가 출원된 이후에 비로소 피고의 인터넷 사이트 서버에 등록된 것이고, 피고 표장은 '', '[삭제]', '[삭제]'의 결합으로 구성되어 있으므로, 이 사건 등록상표의 상표등록출원 전부터 국내에서 계속하여 사용하고 있고 피고 표장을 사용한 결과 이 사건 등록상표의 상표등록출원시에 국내 수요자 간에 그 상표가 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있을 것(같은 조 제1항) 또는 이 사건 등록상표의 상표등록출원 전부터 국내에서 계속하여 사용하고 있고 피고의 상호 등 인격의 동일성을 표시하는 수단을 '상거래 관행'에 따라 상표로 사용하였을 것(같은 조 제2항)을 전제로 한 위 권리를 보유한다고 보기도 어렵다].

3) 한편 피고는, 원고에게 손해가 발생하지 않았다는 취지로도 주장한다. 살피건대, 을 제9호증의 기재에 의하면, W 인터넷 사이트에 C의 사원수가 0명으로 기재되어 있는 사실은 인정되나(을 제9호증의3 3쪽), 위와 같은 사실만으로 C의 직원이 존재하지 않는다거나 C이 그 영업을 하고 있지 않다고 단정하기 어렵고, 오히려 갑 제8, 9증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하면, C이 그 매출에 따른 세금신고를 하고, 거래처에 대금을 청구한 바 있는 사실이 인정되므로, 피고의 이 사건 등록상표에 관한 권리 침해행위로 인하여 C의 대표자 사내이사임과 동시에 이 사건 등록상표의 상표권자로서 C에 통상사용권을 설정해준 원고에게는 손해가 발생하였다고 봄이 상당하다. 결국, 피고의 이 부분 주장도 받아들이지 아니한다.

4. 손해배상책임의 범위

가. 원고의 손해액 주장에 대한 판단

원고는, 피고의 2015. 9.부터 2019. 7.까지의 매출액이 214,473,700원이고, 번역 및 통역 서비스업에 대한 국세청 고시 단순경비율(77.5%)을 제외한 표준소득률이 22.5%이므로, 상표법 제110조 제3항에 따라 원고의 손해액은 48,256,582원(= 214,473,700원 × 22.5%)이라는 취지로 주장한다.

그러나 원고 주장 금액은 피고의 순이익이라 할 것인데, 그 금액에는 피고 표장으로 인한 것 외에 기존의 명성, 서비스 내용 및 품질, 가격 등으로 인한 것도 포함되었다고 봄이 상당하므로, 위 금액 전체를 피고 표장을 사용하는 행위에 의하여 받은 이익액이라고 보기 어렵다. 결국, 원고의 이 부분 주장은 그대로 받아들이기 어렵다.

나. 상표법 제110조 제6항에 따른 손해액 산정

결국, 이 사건은 피고의 이 사건 등록상표에 관한 권리의 침해행위로 인하여 원고에게 손해가 발생한 사실은 인정되나 그 손해액을 증명하기 위하여 필요한 사실을 증명하는 것이 해당 사실의 성질상 극히 곤란한 경우에 해당하므로, 상표법 제110조 제6항에 따라 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 인정할 수밖에 없다.

살피건대, 앞서 든 증거들, 갑 제11, 12호증의 각 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정할 수 있는 다음과 같은 사실 내지 사정을 종합하여, 원고의 손해액을 5,000,000원으로 정한다.

1) 피고는 금천세무서 및 영등포세무서에 2016. 1.경부터 2019. 7.경까지의 매출액으로 합계 214,198,700원(= 30,064,500원 + 88,127,500원 + 45,131,500원 + 50,875,200원)을 신고하였고, 2018년도 국세청의 번역 및 통역서비스업에 대한 단순경비율(일반율)은 77.5%이다. 이에 따르면 위 기간 동안 피고의 순이익은 48,194,707원(= 214,198,700원 × 22.5%, 원 미만 버림)이다.

2) 피고의 매출은 피고가 2001년부터 'D'이라는 상호로 영업을 하여왔을 때부터 쌓여온 인지도, 영업노하우 및 고객층, 'E'이라는 상호로 영업을 하면서 제공한 서비스의 품질, 다른 업체들과의 가격 경쟁력 등이 큰 비중을 차지하였을 것으로 보이고, 피고 표장은 그 홈페이지에서의 표시 정도, 빈번한 표장 변경(D → E → X) 등에 비추어 위 매출에서 큰 비중을 차지하였을 것으로 보이지 않으므로, 그 비중은 10% 정도라고 봄이 상당하다.

3) 위 순이익 및 피고 표장의 매출에서의 비중을 고려하면, 피고 표장으로 인한 이익액은 5,000,000원(≒ 48,194,707원 × 10%) 정도이다.

다. 소결론

따라서 피고는 원고에게 손해액 5,000,000원 및 이에 대한 불법행위일 이후로서 원고가 구하는 이 사건 소장 부본 송달일 다음날인 2019. 10. 3.부터 피고가 그 이행의무의 존부 및 범위에 관하여 항쟁함이 상당한 이 판결 선고일인 2020. 12. 11.까지는 민법이 정한 연 5%, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진 등에 관한 특례법이 정한 연 12%의 각 비율에 의한 지연손해금을 지급할 의무가 있다.

5. 결론

그렇다면 원고의 청구는 위 인정 범위 내에서 이유 있어 인용하고 나머지 청구는 이유 없어 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

재판장 판사 염호준

판사 한지윤

판사 서진원