가. 특허심판청구서의 기재 중 “스타아린산”을 “스테아린산”으로 정정한 것이 청구의 요지를 변경한 것이 아니라고 본 사례

나. 특허권의 권리범위를 정함에 있어 특허출원 당시의 기술수준을 고려하고 그 작용, 효과를 살펴야 하는지 여부(적극)

다. 권리범위확인청구 사건에 있어 양 발명을 비교함에 있어서 특허발명 중 특허출원 전에 공지된 공정부분을 제외한 그 나머지 공정만을 비교, 관찰하여도 양 발명을 전체적으로 비교한 것이 되어 적법하다고 본 사례

가. 특허심판청구서에 “스테아린산”을 기재함에 있어 “스타아린산”이라고 잘못 표시하였다 하여 심판청구인이 이를 바로 잡은 것은 청구의 요지를 변경한 것이 아니라고 본 사례.

나. 특허권의 권리범위를 정함에 있어서는 특허출원 당시의 기술수준을 고려하고 그 작용, 효과를 살펴야 한다.

다. 권리범위확인청구 사건에 있어 양 발명을 비교함에 있어서는 발명의 전과정을 비교, 관찰하여야 하지만, 전체적으로 4개의 공정으로 이루어진 특허발명 중 제2,3공정은 위 특허출원 전에 공지된 기술이어서 양 발명 중에서 전체 공정 가운데 제2,3공정을 제외한 그 나머지 공정만을 비교, 관찰하여도 양 발명을 전체적으로 비교한 것이 되어 적법하다고 본 사례.

가. 특허법 제140조 제2항 나.다. 같은 법 제97조 , 제135조

나.다. 대법원 1978.3.14. 선고 74다1575 판결

나. 대법원 1983.7.26. 선고 81후56 판결(공1983,1334)

심판청구인 1 외 1인 심판청구인들 소송대리인 변리사 박만서

참가인 1 외 1인 참가인들 소송대리인 변리사 박만서

피심판청구인 1 외 1인

특허청 항고심판소 1990.9.29. 자 90항당11 심결

상고를 모두 기각한다.

상고비용은 피심판청구인들의 부담으로 한다.

피심판청구인들의 상고이유에 대하여

1. 이 사건 심판청구서에 기재된 마레인산 수지는 마레인산계 불포화 폴리에스테르수지를 뜻하는 것임이 갑 제23호증(1980년 일본의 화학공업일보사 발행의 도서) 의 기재에 의하여 알 수 있으므로 그것이 특정되어 있지 않다고 할 수 없고, 또 위 심판청구서에 스테아린산을 기재함에 있어 스타아린산이라고 잘못 표시하였다 하여 심판청구인들이 이를 바로 잡은 것은 청구의 요지를 변경한 것이 아니므로 이를 비난하는 논지는 채택할 수 없다. 그리고 원심결이 갑 제3호증에 대하여 1982.5.15. 발행도서라고 한 것은 그 초판발행일자를 표시한 것으로서 위 증거물은 1984.8.31. 발행의 재판도서임이 기록상 명백하다. 따라서 원심이 허무한 증거를 채택하여 심결한 위법을 범한 것은 아니다.

2. 특허권의 권리범위를 정함에 있어서는 특허출원 당시의 기술수준을 고려하고, 그 작용, 효과를 살펴야 함은 소론과 같으나, 원심결의 이유에 의하면 원심은 그 판시의 이유로 (가)호 발명은 입체성 금박 전사지의 제조방법에 관한 본건 특허와는 상이한 발명이고, 오히려 (가)호 발명은 공지기술인 갑 제3호증의 기술과 동일 범위에 속하는 것이라고 판단하고 있는바, 이러한 설시는 매우 미흡하지만 본건 특허출원 당시의 기술수준을 고려하여 (가)호 발명의 작용, 효과는 본건 특허의 작용, 효과와는 다른 것이고, 오히려 공지기술인 갑 제3호증의 기술과 동일범위에 속하는 것이라고 판단한 취지라 할 것이므로 논지는 이유 없다.

3. (1) 권리범위확인청구 사건에 있어 양 발명을 비교함에 있어서는 발명의 전과정을 비교, 관찰하여야 함은 논지가 지적하는 바와 같으나, 기록에 의하면 전체적으로 4개의 공정으로 이루어진 본건 특허발명 중 제2,3공정는 본건 특허출원 전에 공지된 기술임이 명백하고, 이 점은 본건 특허의 발명의 상세한 설명의 기재에서도 그대로 나타나 있는 부분이므로 원심결이 그 이유에서 양 발명 중에서 전체공정 가운데 제2, 3공정을 제외한 그 나머지 공정에 있어서의 구성성분 및 용해과정을 비교, 관찰하여 양 발명이 상이한 발명이라는 취지로 판시한 것으로 보이므로 원심의 판단은 비록 그 판시과정이 미흡한 것이기는 하나 이 사건 양 발명을 전체적으로 비교한 것이어서 수긍이 가고 논지가 지적하는 위법이 있다 할 수 없다.

(2) 기록에 의하면, 양 발명의 금박전사지의 피막을 형성하는 주원료는, 본건 특허에 있어서는 엘박스와 합성고무이고, (가)호 발명에 있어서는 엘박스라고 인정되는데, 원심은 제1공정의 피막형성성분을 비교하면서 위 엘박스 및 합성고무 이외에 피막형성의 주원료가 아니라 제4공정에 있어서의 접착제에 불과한 본건 특허에 있어서의 폴리아미드수지 분말과 PVC 수지, (가)호 발명에 있어서의 폴리아미드수지 분말과 제4공정의 접착작용에 도움을 줄 수 있도록 하기 위하여 제1공정에서 주원료와 혼합하는 마레인산수지 및 스테아린산 등까지 포함시켜 비교, 관찰하여 판단하고 있어 이는 잘못이라 할 것이나, 결론에 있어 양 발명은 상이한 것이라고 판단한 것은 정당하다.

(3) 본건 특허발명의 상세한 설명에 의하면, 종래에는 금박전사지의 원료용해 과정에서 고온으로 가하는 중탕용해의 방법을 사용하였으나 본건 특허는<믹서기로 자연용해함으로써 점도가 좋아 인쇄가 용이하고 문자의 표면이 거칠지 않고 매끄러우며 중탕하지 않으므로 화재의 위험이 없고 열전도가 좋아 저온에서 전사가 가능하다>고 기재하고 있는바, 이는 본건 특허의 믹서기를 사용한 용해방법은 공지의 중탕용해방법에 비하여 그 작용, 효과가 현저하여 진보성이 있다는 것이므로 피청구인들이 믹서기용해 방법을 들어 본건 특허의 진보성을 주장함은 모르되, (가)호 발명이 종래의 공지기술인 중탕용해의 방법을 사용하는 것을 들어 중탕용해방법의 작용, 효과가 믹서기용해방법의 작용, 효과와 같다고 탓할 수는 없는 것이다. 또 원심결은 (가)호 발명의 용해과정을 중합용해라고 표기하고 있음은 소론과 같으나, 원심결의 다른 곳에서는 중탕용해라는 용어를 사용하고 있음이 명백하므로 이는 오기에 불과한 것이라고 할 것이다.

(4) 기록에 의하면, 금박전사지 제조방법의 제4공정에 있어서 본건 특허가 접착제로서 폴리아미드수지 분말과 PVC 수지 분말을 혼합사용함에 비하여 (가)호 발명은 폴리아미드수지 분말을 사용하고 있음을 알 수 있으나, 갑 제14호증(1982년 발행된 일본의 인쇄잉크기술 도서) 에 의하면 전사용 잉크의 주요 재료로서 에칠렌수지(엘박스수지와 동일물)와 폴리아미드수지를 사용하고 있다고 기재되어 있음에 비추어 볼 때 폴리아미드수지는 전사용 잉크의 재료로 사용되는 것이 공지기술이라 할 것이고, 비록 본건 특허는 폴리아미드수지 분말을 제4공정의 접착제로 사용하고 있기는 하나, 공지기술에서 제1공정에 폴리아미드수지를 혼합한다는 취지도 폴리아미드수지의 접착성을 증진시키는 효과를 이용할 목적으로 처음부터 제1공정에서 주원료에 이를 혼합시키는 것이라고 볼 수 있고, 또 본건 특허발명의 상세한 설명에 있어서도 폴리아미드수지 분말을 접착제로 사용하는데 특유한 효과가 있다는 기재부분을 찾아볼 수 없으므로 (가)호 발명에서 폴리아미드수지 분말을 접착제로 사용하는 것은 공지기술을 이용하는 것에 불과할 뿐이고, 따라서 본건 특허발명이 폴리아미드분말수지를 사용한다 하여 이것이 본건 특허의 권리범위에 속하는 것이라 할 수 없다. 원심도 이러한 취지로 판단하였다고 보여져서 수긍이 가고, 소론과 같은 위법이 있다 할 수 없다. 논지는 모두 이유 없다.

4. 이 사건 양 발명의 제1공정의 금박전사지의 피막을 형성하는 성분, 즉 주원료는 본건 특허에서는 합성고무와 엘박스이고, (가)호 발명에서는 엘박스이어서 (가)호 발명은 주원료로서 본건 특허의 주원료인 합성고무와 엘박스 중의 하나인 엘박스를 사용하고 있음은 소론과 같으나, 엘박스는 Ethylene/Vinyl Acetate Copolymer 의 약칭인데, 이는 앞서 나온 본건 특허출원 전에 반포된 간행물인 갑 제3호증과 갑 제14호증에서 전사지잉크의 주원료로 사용된다는 내용이 기재되어 있으므로 엘박스를 주원료로 사용하는 기술은 공지된 것이라 할 것이고, 따라서 본건 특허에서 주원료로서 엘박스를 사용한다 하여 이것이 본건 특허의 권리범위에 속하는 것이라 할 수 없으며 (가)호 발명이 엘박스를 사용하는 것도 공지의 기술을 이용한 것 뿐이라 할 것이다. 원심은 이러한 취지를 명백히 밝히지 아니하였으나 결과에 있어 (가)호 발명이 본건 특허의 권리범위에 속하지 아니한다고 판단하고 있으니 결론에 있어 정당하다. 논지는 이유 없다.

5. 기록에 의하여 (가)호 발명과 갑 제3호증의 기술을 대비, 관찰해 볼 때, 갑 제3호증에서 청구인들이 인용한 기술사상부분은 제1공정에 있어 원료의 구성성분과 그 조성비일 뿐 그 나머지 원료용해과정과 제2,3공정은 기존의 공지기술을 그대로 사용하고 있고, 제4공정은 갑 제3호증의 기술과는 다른 접착과정에 의하고 있음을 알 수 있으므로 (가)호 발명은 갑 제3호증의 기술사상에서 그 주원료의 구성성분과 그 조성비만을 원용하였을 뿐이라고 보이고, 설사 소론과 같이 갑 제3호증에 의한 기술구성이 실시불가능한 것이라 하더라도 그로부터 주원료의 구성성분과 조성비만을 원용하고 그 나머지 기술구성부분은 종전 기술에 의한 제조과정으로 된 (가)호 발명이 실시가능 한 것이라면 적어도 갑 제3호증의 그 주원료구성성분과 조성비의 기술구성부분은 공지기술의 증거가 될 수 있다고 할 것이다. 원심이 위와 같은 이유로 갑 제3호증을 증거로 채택하는 마당에 갑 제3호증 기재의 기술에 의하여는 금박전사지를 제조할 수 없다는 피청구인들의 주장에 대하여 판단하지 아니하였다 하여 이것이 심결결과에 영향을 미치는 심리유탈이라 할 수 없다. 논지는 이유 없다.

이상의 이유로 상고를 모두 기각하고 상고비용은 패소자의 부담으로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.