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판시사항
[1] 구 특허법상 출원명세서의 ‘발명의 상세한 설명’의 의미 및 의약의 용도발명에 관한 특허출원 명세서가 ‘발명의 상세한 설명’ 기재요건을 충족하였다고 보기 위한 약리효과의 기재 정도
[2] 명칭을 “레닌 저해제를 포함하는 심장혈관 질환용 상승효과 배합물”으로 하는 출원발명의 특허청구범위를 일부 정정한 보정발명은, 발명의 상세한 설명에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적·구성 및 효과를 기재한 것으로 볼 수 없어, 구 특허법 제42조 제3항 에 의하여 특허등록을 받을 수 없다고 한 사례
판결요지
[1] 구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것) 제42조 제3항 에 의하면, 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적·구성 및 효과를 기재하여야 하는데, 이는 통상의 지식을 가진 자가 당해 발명을 명세서 기재에 의하여 출원시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있도록 그 목적·구성 및 효과를 기재하여야 한다는 취지이고, 특히 약리효과의 기재가 요구되는 의약의 용도발명에 있어서는 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 없는 한 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험예로 기재하거나 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 비로소 발명이 완성되었다고 볼 수 있는 동시에 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있을 것이다.
[2] 명칭을 “레닌 저해제를 포함하는 심장혈관 질환용 상승효과 배합물”으로 하는 출원발명의 특허청구범위를 일부 정정한 보정발명에는 고혈압, 울혈성 심부전증 등의 예방, 진행의 지연, 치료용인 약제학적 조성물에 명세서 기재의 약리효과가 있다는 것이 약리데이터 등이 나타난 시험 예로 기재되거나 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재되어 있지 않고, 그 우선권 주장일 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 모두 명확히 밝혀져 있지도 아니하므로, 발명의 상세한 설명에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적·구성 및 효과를 기재한 것으로 볼 수 없어, 구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것) 제42조 제3항 에 의하여 특허등록을 받을 수 없다고 한 사례.
원고
노파르티스 아게 (소송대리인 변호사 이회기외 1인)
피고
특허청장
변론종결
2010. 6. 17.
주문
1. 원고의 청구를 기각한다.
2. 소송비용은 원고가 부담한다.
청구취지
특허심판원이 2009. 6. 30. 2008원7885호 사건에 관하여 한 심결을 취소한다.
이유
1. 기초 사실
[인정 근거] 갑 제1, 2, 3호증, 을 제5, 6, 7호증
가. 원고의 출원발명
1) 발명의 명칭 : 레닌 저해제를 포함하는 심장혈관 질환용 상승효과 배합물(Synergistic combinations comprising a renin inhibitor for cardiovascular disease)
2) 출원일/국제출원일/우선권주장일/출원번호 : 2003. 4. 28./2001. 11. 15./2000. 11. 17./제2003-7005901호
3) 청구범위 : [별지] 기재와 같다(이하, 원고의 출원발명을 ‘이 사건 출원발명’이라 하고, 이 사건 출원발명의 청구항 제1항을 ‘이 사건 제1항 발명’이라 부르며, 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다).
나. 이 사건 심결의 경위
1) 특허청 심사관은 2008. 5. 8. 이 사건 출원발명은 발명의 상세한 설명에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어 있지 아니하여 구 특허법(2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제42조 제3항 의 요건을 충족하지 못하였을 뿐 아니라, 이 사건 제1, 2, 6항 발명은 특허청구범위가 명확하게 기재되어 있다고 볼 수 없어 특허법 제42조 제4항 제2호 에 따른 요건을 충족하지 못하였다는 이유로 거절결정을 하였다.
2) 원고는 2008. 8. 8. 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판을 청구하고, [별지] 제2항 기재와 같이 이 사건 출원발명의 특허청구범위를 일부 정정하는 내용으로 명세서를 다시 보정함으로써(그 보정을 이하 ‘이 사건 보정’이라 하고, 그와 같이 보정한 발명을 ‘이 사건 보정발명’이라 하며, 이 사건 보정발명의 청구항 제1항을 ‘이 사건 제1항 보정발명’이라고 부른다), 심사전치절차가 개시되었다.
특허청 심사관은 2008. 10. 8. 이 사건 보정발명은 그 보정에도 불구하고 발명의 상세한 설명에 조성물의 구체적이고 정량적인 약리효과가 기재되어 있지 않아 통상의 지식을 가진 자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어 있지 아니하므로 구 특허법 제42조 제3항 의 요건을 충족하지 못하였다는 이유로, 이 사건 보정에 대하여 보정각하결정을 하고 위 거절결정을 그대로 유지하였다.
3) 특허심판원은 2009. 6. 30. 2008원7885호 로 이 사건 보정발명은 특허청구범위가 명확하게 기재되어 있다고 볼 수 없어 특허법 제42조 제4항 제2호 에 따른 요건을 충족하지 못하였으므로 위 보정각하결정은 적법하고, 이 사건 출원발명은 통상의 지식을 가진 자가 그 발명을 쉽게 실시할 수 있도록 명확하고 상세하게 기재되어 있지 아니하여 구 특허법 제42조 제3항 의 요건을 충족하지 못하였으므로 그 특허등록이 거절되어야 한다는 이유로, 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.
2. 이 사건 보정이 적법한지 여부
가. 이 사건 보정발명이 구 특허법 제42조 제3항 의 요건을 충족하는지 여부
1) 판단기준
구 특허법 제42조 제3항 에 의하면, 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적·구성 및 효과를 기재하여야 하는데, 이는 통상의 지식을 가진 자가 당해 발명을 명세서 기재에 의하여 출원시의 기술수준으로 보아 특수한 지식을 부가하지 않고서도 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있도록 그 목적·구성 및 효과를 기재하여야 한다는 취지이고, 특히 약리효과의 기재가 요구되는 의약의 용도발명에 있어서는 그 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 없는 한 특정 물질에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험 예로 기재하거나 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야만 비로소 발명이 완성되었다고 볼 수 있는 동시에 명세서의 기재요건을 충족하였다고 볼 수 있을 것이다( 대법원 2003. 10. 10. 선고 2002후2846 판결 , 대법원 2007. 3. 30. 선고 2005후1417 판결 , 대법원 2007. 7. 26. 선고 2006후2530 판결 등 참조).
2) 구체적 판단
가) 이 사건 제1항 보정발명의 기술적 특징
이 사건 제1항 보정발명은 유효성분으로 화학식(I)의 레닌 저해제(renin inhibitor){알리스키렌(aliskiren), 이하 ‘알리스키렌’이라고만 한다} 또는 그의 약제학적으로 허용가능한 염을 필수적으로 포함하며, 이에 더하여 발사르탄 또는 그의 약제학적으로 허용가능한 염 및 베나제프릴, 베나제프릴라트 또는 그의 약제학적으로 허용가능한 염으로 구성된 그룹 중에서 선택되는 적어도 하나의 치료제를 포함하고, 그 용도가 고혈압, 울혈성 심부전증, 신부전증, 경피경혈관확장술 후 재협착 및 심장동맥우 회술후 재협착, 죽상경화증, 인슐린저항 및 X 증후군, 2형 당뇨병, 비만, 신장병증, 갑상샘저하증, 생존후 심근경색증(MI), 심장동맥성 심질환, 노인성 고혈압, 가족성 지방이상성 고혈압, 콜라겐 형성 증가, 섬유증 및 리모델링 후 고혈압, 고혈압을 수반하거나 하지 않는 내피성 기능장애, 고 지질혈증, 고지방단백혈증, 죽상경화증 및 고콜레스테롤혈증, 녹내장, 단독 수축성(isola ted systolic) 고혈압(ISH), 당뇨망막병증 및 말초혈관병으로 구성된 그룹 중에서 선택되는 질환 또는 이상(이하 ‘대상 질환들’이라고 한다)의 예방, 진행의 지연, 치료용인 약제학적 조성물(이하 ‘이 사건 조성물’이라고 한다)에 관한 것이다.
그런데 이 사건 특허출원의 우선권 주장일 당시 이미 이 사건 조성물의 구성물질인 알레스키렌은 레닌 저해제, 발사르탄은 안지오텐신 I 전환효소 억제제, 베나제프릴과 베나제프릴라트는 안지오텐신 Ⅱ 수용체 길항제로 각 공지되어 사용되고 있었으므로(갑 제1-2호증 45-2면 〈15〉, 45-3면 〈17〉, 45-5면 〈31〉 참조, 2010. 6. 17. 변론기일에서 피고의 진술), 이 사건 제1항 보정발명은 ① 알레스키렌과 발사르탄, ② 알레스키렌과 베나제프릴 또는 베나제프릴라트, ③ 알레스키렌, 발사르탄 및 베나제프릴 또는 베나제프릴라트 등 3가지로 조합될 수 있는 이 사건 조성물을 고혈압을 비롯한 대상 질환들의 치료 등을 위해 사용하고자 하는 것으로서, 의약의 용도발명에 해당한다.
따라서 이 사건 제1항 보정발명은 출원 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀진 경우와 같은 특별한 사정이 없는 한 그 발명의 상세한 설명에 이 사건 조성물에 그와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험예로 기재하거나 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하여야 한다.
나) 발명의 상세한 설명에 약리효과에 대한 구체적 기재가 있는지 여부
이 사건 출원발명의 명세서에는 이 사건 조성물의 의약 용도에 관하여 ‘더욱 놀랍게도 화학식 (I)의 레닌 저해제 또는 그의 염을 (i) 내지 (ix)으로 구성된 그룹으로부터 선택되는 치료제와 함께 배합하여 투여하는 경우 유리한, 특히 시너지성 치료 효능뿐만 아니라 병용 치료로부터 유래된 이점 외에도 추가로 본 명세서에 기술된 배합물에 사용되는 약제학적 활성 화합물중 하나를 단독 사용하는 단일요법과 비교되는 놀라운 유리한 효능을 가져온다고 시험적으로 발견하게 되었다.’(갑 제1-2호증 45-10면 〈52〉), ‘특히, 더욱 놀랍게도 본 발명의 배합물은 유리한, 특히 시너지성 치료 효능뿐만 아니라 놀라운 지속 효과와 같은 병용 치료법으로부터의 이점 외에도 광범위한 치료법 및 이하 기술되는 질환 및 이상에 대한 놀라운 유리한 효능을 가져온다고 시험적으로 발견하게 되었다.’(갑 제1-2호증 45-10면 〈53〉), ‘하기 설명하는 혈압에 대한 효능은 두개의 약제를 배합하여 사용하는 경우 항고혈압적 시너지 효능을 나타낸다.’(갑 제1-2호증 45-12면 〈61〉 밑에서 2～1행), ‘각개 단일요법으로 투여되는 경우보다 배합물로 투여되는 경우 더욱 적은 용량의 각 성분을 사용하여도 유사한 정도로 혈압은 저하될 수 있다. 예상외로 각개의 화학식(I)의 화합물 또는 그의 약제학적으로 허용가능한 염을 더욱 많은 용량으로 단독 투여하는 경우보다 배합물로 투여하는 경우 혈압은 더욱 크게 저하될 수 있다는 것이 추가로 발견되었다.'(갑 제1-2호증 45-13면 〈65〉), ‘혈압을 저하시키지 않는 투여량에서도, 헤미-푸마레이트 형태의 화학식(I)의 화합물 및 에나라프릴 처리는 래트의 생존을 현저하게 개선시켰다.’(갑 제1-2호증 45-19면 〈109〉), ‘놀랍게도 소량의 화학식(I)의 레닌 저해제 및 예로서, 에나라프릴로 RAS를 차단함으로써 지속적인 신장 기능장애 및 고혈압에도 불구하고 생존율을 개선시키는 것이 관찰되었다.’(갑 제1-2호증 45-19면 〈110〉)라고 기재되어 있으며, 그 실시 예들(갑 제1-2호증 45-29면～45-261면 〈190〉～〈261〉)에서도 이 사건 조성물의 제법(제법) 실시 예(1～16)만 기재되어 있을 뿐, 이 사건 조성물에 위와 같은 약리효과가 있다는 것을 약리데이터 등이 나타난 시험예로 기재하거나 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재하고 있지 않다.
다) 출원일 전에 약리효과를 나타내는 약리기전이 명확히 밝혀졌는지 여부
(1) 혈압상승 및 항고혈압제의 작용기전
레닌(renin)은 신장에서 분비되어 혈액으로 가서 안지오텐시노겐(Angiotensinogen, 혈장단백질)을 분해하여 안지오텐신(Angiotnsin)Ⅰ로 바꾸고, 안지오텐신 I 은 다시 안지오텐신 I 전환효소(Angiotensin I Converting Enzyme, 이하 ‘ACE'라고 한다)에 의하여 안지오텐신 Ⅱ로 전환된다. 안지오텐신 Ⅱ는 다시 AT₁ 수용체에 결합하여 혈관을 수축하게 된다. 안지오텐신 Ⅱ는 직접적으로 동맥혈관수축 및 간접적으로 부신으로부터 나트륨 이온 유지 호르몬 알도스테론을 유리시켜 세포외액의 부피를 증가시킴으로써 혈압을 증가시킨다(갑 제1-2호증 45-2면 〈14〉, 갑 제4호증 21-1면 밑에서 8～3행 참조, 변론 전체의 취지). 위와 같은 혈압상승의 메커니즘에 대응하여 레닌의 효소 활성 저해제(이하 ‘레닌 저해제’라고 한다)는 안지오텐신 Ⅰ의 형성을 감소시키고, ACE 억제제는 안지오텐신 Ⅱ의 형성을 억제하며, 안지오텐신 Ⅱ 수용체 길항제(Angiotensin Receptor Blocker, 이하 ‘ARB'라고 한다)는 안지오텐신 Ⅱ의 AT₁ 수용체 결합을 방해하게 되고, 그 결과 위 약물들이 항고혈압제로서 작용하게 된다.
(2) 선행문헌
① 1997. 4. 12. 공고된 특허공보 제97-005839호에 게재된 ‘상승 치료효과를 얻기 위한 조성물 및 방법’(갑 제3호증, 이하 ‘선행문헌 1’이라 한다)이라는 발명은 ‘레닌 저해제, ACE 억제제, ARB'로 이루어진 그룹 중에서 선택된 2개 이상의 치료제 상당량을 포함하되, 치료제 상당량의 복합된 효과는 각각의 치료제 상당량에 의해 달성될 수 있는 치료 효과의 합보다 큰 혈압강하 또는 울혈성 심부전증의 치료 효과를 달성하기 위한 약학적 조성물’(갑 제3호증 12-11면 ‘청구항 1’ 참조)에 관한 것으로서, 그 명세서에 ‘본 발명은 어떤 식으로도 특정 레닌 저해제 및/또는 ACE 억제제 및/또는 ARB로 제한되는 것은 아니며, 현재 공지되어 있거나 후속으로 발견되거나 발전될 모든 레닌 저해제, ACE 억제제 및 ARB에 적용할 수 있다. 본 발명의 상승효과는 본 발명에 의해 교지된 바와 같은 레닌 저해제와 ACE 억제제 또는 레닌 저해제와 ARB 또는 …… 레닌 저해제, ACE 억제제 및 ARB를 함께 투여함에 의한 것이며 특정 레닌 저해제 또는 ACE 억제제 또는 ARB에 의해서가 아니다.’(갑 제3호증 12-3면 19～24행), ‘바람직한 레닌 저해제는 알파-R[알파-R*, 베타-S*(S*, S*)[-알파-하이드록시-베타-[[2- [[2-(4-모르폴린-1-카복스아미도)-1-옥소-3-페닐프로필]아미노]-3-메틸티오-1-옥소-프로필]아미노]-사이클로헥산부타노산, 이소프로필에스테르이고, 바람직한 ACE 억제제는 캅토프릴, 에날라프릴, 리시노프릴 및 라미프릴이고, 바람직한 ARB는 Dup753이다. 본 발명의 방법 및 조성물에 사용하기에 특히 바람직한 ACE 억제제는 캅토프릴 및 에날라프릴이다.’(갑 제3호증 12-3면 24～29행)라고 기재되어 있다. 또한 레닌 저해제로서 RI-1이나 RI을, ACE 억제제로서 캅토프릴 또는 ACE-1을, ARB로서 Dup753을 사용하여 그 중 2가지 이상을 투여함으로써 혈압강하 작용을 한다는 시험 예가 기재되어 있다(갑 제3호증 12-7면～12-11면 [표 4]～[표 9] 참조). ② 1999. 10. 1. 공고된 특허공보 제10-022252호에 게재된 ‘안지오텐신 Ⅱ 수용체 차단 조성물’(갑 제4호증, 이하 ‘선행문헌 2’라 한다)이라는 발명의 명세서에는 ‘안지오텐신 Ⅱ 수용체 길항제(ARB)를 다른 물질, 특히 …… 레닌 저해제 또는 안지오텐신 전환효소(ACE) 억제제와 배합하여 함유한 약제학적 조성물에 관한 것이다. 또한 본 발명은 위 조성물을 필요로 하는 대상자에게 투여하거나 단계별 병합 요법에 의해 고혈압을 치료하는 방법에 관한 것이다.’(갑 제4호증 21-1면 [발명의 분야]), ‘레닌-안지오텐신 시스템을 환원효소 억제제(예, 캅토프릴)로 차단했을 때 고혈압 및 울혈성심마비의 치료에 임상학적으로 유용함이 입증되었다[Adrams, W.B., et al, (1984), Federation Pro. 43, 1314].'(갑 제4호증 21-1면 밑에서 2～1행)고 기재되어 있다. ③ 1993. 4. 13. 공고된 미국특허공보 제5,202,322호에 게재된 ‘퀴나졸리논 및 피리도피리미딘 에이-Ⅱ 길항제(QUINAZOLINONE AND PYRIDOPYRIMIDINE A-Ⅱ ANTAGONISTS)’(갑 제5호증, 이하 ‘선행문헌 3’이라 한다), 1994. 2. 3. 공개된 국제공개특허공보 제94/02142호에 게재된 ‘대체된 비페닐메틸이미다조피리딘(SUBSTITUTED BIPHENYLMETHYLIMIDAZOPYRIDINES)’(갑 제7호증), 1994. 5. 8. 공고된 미국특허공보 제5,292,741호에 게재된 ‘퀴나졸리논이 함유된 매크로사이클(MACROCYCLES INCORPORATING QUINAZOLINONES)’(갑 제8호증), 1994. 5. 17. 공고된 미국특허공보 제5,312,820호에 게재된 ‘대체된 비페닐메틸아민의 카르바모일 및 옥시카르보닐 유도체(SUBSTITUTED CARBAMONYL AND OXYCARBONYL DERITIVES OF BIPHENYLMETHYLAMINES)'(갑 제9호증)라는 각 발명의 명세서에는 ‘에날라프릴(enalapril), 리시노프릴(lisinopril), 캅토프릴(captopril), 라미프릴(ramipril), 퀴나프릴(quinapril) 및 조페노프릴(zofenopril)로부터 선택된 ACE 억제제, A-69729, FK-906 및 FK-744로부터 선택된 레닌 저해제 등의 약물을 조합하여 합성한 항고혈압제(antihypertensive)’(갑 제5호증 43단 ‘청구항 9’, 갑 제7호증 67～68면 ‘청구항 7’, 갑 제8호증 39～40단 ‘청구항 7’, 갑 제9호증 64단 ‘청구항 19’ 참조, 단 위 FK-906는 갑 제5호증에만 기재되어 있음)가 공지되어 있다. ④ 1994년 간행된 의학잡지인 ‘약물 발전 조사(DRUG DEVELOPMENT RESEARCH)’에 실린 ‘레닌 저해제 또는 안지오텐신 전환효소 억제제와 안지오텐신 Ⅱ 수용체 길항제의 병용투여 시의 혈압강하에 대한 상승적 효과(Synergistic Effect on Reduction in Blood Pressure With Coadministration of a Renin Inhibitor or an Angiotensin-Converting Enzyme Inhibitor With an Angiotensin Ⅱ Receptor Antoagonis)’(갑 제6호증)라는 제목의 논문[(DRUG DEVELOPMENT RESEARCH 33:422-428 (1994)]에는 '레닌 저해제인 텔라키렌(terlakiren) 및 ACE 억제제인 캅토프릴(captopril)을 ARB인 로사르탄(losartan)과 함께 기니피그(guinea pig)에 투여한 결과 혈압강하 효과가 있다.‘[갑 제6호증 422면 초록(ABSTRACT) 1～3행, 8～9행 참조]는 기재가 있다.
(3) 약리기전의 공지 여부
위 (2)항의 선행문헌들에는 이 사건 조성물에 대한 직접적인 약리기전이 공지되어 있지 않다. 하지만, ① 상위개념의 약물들인 레닌 저해제와 ACE 억제제 또는 ARB의 복합요법이 안지오텐신 Ⅰ의 형성 감소, 안지오텐신 Ⅱ의 형성 억제 또는 안지오텐신 Ⅱ의 AT₁ 수용체 결합 방해 등을 통한 혈압강하의 약리활성에 의해 고혈압 등 대상 질환들의 치료 용도로서 사용된다는 점과 ② 이 사건 조성물의 구성약물들이 그 상위개념인 레닌 저해제, ACE 억제제 또는 ARB에 속한다는 점이 이 사건 출원발명의 우선권 주장일 이전에 공지되어 있었다면, 이 사건 조성물의 약리기전은 우선권 주장일 당시 이미 밝혀져 있었다고 볼 수 있다.
살피건대, 선행문헌 1, 2에 레닌 저해제, ACE 억제제 및 ARB의 복합제제가 혈압강하 또는 울혈성 심부전증의 치료 용도로 사용된다는 내용이 기재되어 있고, 위 (2)항의 선행문헌들에 레닌 저해제, ACE 억제제 및 ARB에 속하는 다수의 개별약물들의 복합제제가 혈압을 강하시킨다고 기재되어 있어 이를 뒷받침하고 있으므로, 상위개념인 레닌 저해제와 ACE 억제제 또는 ARB의 복합요법이 위 2) 가)항에서 본 약리활성에 의해 고혈압과 울혈성 심부전의 치료 용도로 사용된다는 점이 우선권 주장일 이전에 공지되었다고 볼 것이다. 또한, 위 2) 가)항에서 본 바와 같이 이 사건 특허출원의 우선권 주장일 당시 이미 이 사건 조성물의 구성물질인 알레스키렌은 레닌 저해제, 발사르탄은 ACE 억제제, 베나제프릴과 베나제프릴라트는 ARB로 각 공지되어 사용되고 있었다.
그렇다면 이 사건 조성물은 이 사건 출원발명의 우선권 주장일 이전에 혈압강하의 약리활성에 의하여 고혈압 또는 울혈성 심부전증의 치료 효과를 나타내는 약리기전이 공지되어 있었다고 볼 것이다(이 점에서 심결의 잘못을 지적한 원고의 주장은 타당하다).
나아가, 고혈압 또는 울혈성 심부전증 이외의 질환에 대하여 이 사건 조성물의 약리기전이 밝혀져 있었는지 여부에 대하여 보건대, 선행문헌 2에는 ‘본원에 기술된 화합물은 호르몬 AⅡ의 작용을 억제, 차단 및 길항시킨다. 따라서 이들 화합물은 안지오텐신-유도된 고혈압, 울혈성 심마비, 신장질환, 및 AⅡ의 작용에 기인된 기타 질병을 조절하고 경감시키는데 유용하다. 본 AⅡ 수용체 차단 화합물이 포유동물에 투여되었을 때, AⅡ에 의해 상승된 혈압은 강하되며 AⅡ중재에 의한 다른 질환증상들은 줄어들고 억제된다. 이들 화합물은, 또한, 이뇨활성을 억제하는 것으로 기대된다.’(갑 제4호증 21-2면 8～12행)라고 기재되어 있고, 선행문헌 3에는 ‘본 발명의 조성물이 고혈압 외에도 신장질환(renal diseases), 죽상경화증(atherosclerotic), 당뇨병(diabetes), 당뇨망막변증(diabetic retinopathy) 등과 같은 질환의 치료 및 예방에 유용하다.’(갑 제5호증 24단 20～38행 참조)라고 기재되어 있다.
위 기재들에 의하면, 이 사건 조성물이 고혈압 또는 울혈성 심부전증뿐 아니라 안지오텐신의 작용을 억제하여 혈압을 강하시킴으로써 치료할 수 있는 질환으로서 선행문헌 2, 3에 기재된 신장질환, 죽상경화증, 당뇨병, 당뇨망막변증 등에도 동일한 약리효과를 가질 수 있을 것으로 보인다. 그러나 이 사건 보정발명의 대상질환 중 선행문헌 1, 2, 3에 언급되지 아니한 질환에 대하여도 동일한 약리효과를 가질 수 있다는 점에 관하여는, 갑 제10 내지 17호증의 각 기재만으로는 이를 인정하기에 부족하고(갑 제10 내지 17호증의 발명들은 모두 이 사건 조성물과 그 배합성분과 약리기전이 전혀 다른 의약조성물에 관한 것들이다), 달리 이를 인정할 증거가 없다. 오히려, 이 사건 보정발명의 대상 질환에는 ‘고혈압을 수반하지 않는 내피성 기능장애’와 같이 혈압강하를 통하여 치료되거나 예방될 것으로 보이지 않는 질환도 포함되어 있으므로, 이 사건 제1항 보정발명의 대상 질환 전부에 대하여 이 사건 조성물의 약리기전이 명확히 밝혀져 있다고 할 수 없다.
3) 소결
결국, 이 사건 제1항 보정발명은 이 사건 조성물에 명세서 기재의 약리효과가 있다는 것이 약리데이터 등이 나타난 시험예로 기재되거나 이에 대신할 수 있을 정도로 구체적으로 기재되어 있지 않고, 그 우선권 주장일 전에 명세서 기재의 약리효과를 나타내는 약리기전이 모두 명확히 밝혀져 있지도 아니하므로, 발명의 상세한 설명에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적·구성 및 효과를 기재한 것으로 볼 수 없어 구 특허법 제42조 제3항 에 의하여 특허등록을 받을 수 없다.
나. 이 사건 보정의 적법성
위와 같이 이 사건 제1항 보정발명은 구 특허법 제42조 제3항 소정의 요건을 충족하지 못하여 특허등록을 받을 수 없으므로, 이 사건 보정 중 이 사건 제1항 보정발명에 관한 부분은 부적법하고, 하나의 보정으로 보정한 사항이 여러 개일지라도 그 보정은 일체로 취급되므로, 이 사건 보정의 일부가 부적법한 이상 이 사건 보정은 그 전부가 부적법하다고 할 것이어서, 이 사건 보정에 대한 보정각하결정은 적법하다.
3. 이 사건 출원발명이 특허를 받을 수 있는지 여부
이 사건 제1항 보정발명은 이 사건 제1항 발명의 구성 중 ‘AT1-수용체 길항제’를 ‘발사르탄’으로, ‘안지오텐신전환효소(ACE) 저해제’를 ‘베나제프릴, 베나제프릴라트’로 한정한 것이므로, 이 사건 제1항 발명은 이 사건 제1항 보정발명보다 그 청구범위가 더 넓다고 할 것이다.
따라서 위에서 본 바와 같이 이 사건 제1항 보정발명이 발명의 상세한 설명에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적·구성 및 효과를 기재한 것으로 볼 수 없는 이상, 그보다 청구범위가 더 넓은 이 사건 제1항 발명 역시 동일한 기재불비가 있다고 할 것이므로, 특허등록을 받을 수 없다.
그리고 하나의 특허출원에 여러 개의 청구항이 있는 경우 어느 하나의 항에라도 거절이유가 있는 때에는 그 특허출원 전부가 거절되어야 하는 것이므로, 이 사건 제1항 발명이 특허등록을 받을 수 없는 이상, 나머지 청구항에 관하여 더 살필 것 없이 이 사건 출원발명은 그 전부가 특허를 받을 수 없다 할 것이다.
4. 결론
그렇다면 이 사건 심결은 앞서 본 바와 같은 잘못이 있기는 하나, 원고들의 심판청구를 배척한 결론에 있어서는 정당하여 적법하고, 그 취소를 구하는 원고들의 이 사건 청구는 이유 없으므로, 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
[[별 지] 원고의 출원발명 : 생략]