간접침해와 권리범위확인심판

특허법 제135조는 특허권자 또는 이해관계인은 특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여 특허권의 권리범위확인심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있고, 특허법 제127조 제2호는 특허가 방법의 발명인 때에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산ㆍ양도ㆍ대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 업으로서 하는 경우에 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다는 취지로 규정하고 있으므로, 특허권자 또는 이해관계인은 그 방법의 실시에만 사용하는 물건과 대비되는 물건을 심판청구의 대상이 되는 발명으로 특정하여 특허권의 보호범위에 속하는지 여부의 확인을 구할 수 있다.

특허법 제127조 제2호 , 제135조

주식회사 명진공업(소송대리인 변리사 박대진)

최종석(소송대리인 변리사 이경란외 1인)

특허법원 2003. 4. 11. 선고 2002허2617 판결

원심판결을 파기하고, 사건을 특허법원에 환송한다.

1. 원심의 판단

원심은, 피고가 실시하는 발명(이하 ‘확인대상발명'이라 한다)이 원고의 이 사건 특허발명(특허번호 제101374호)의 권리범위에 속하는지의 여부에 관하여, 이 사건 특허발명은 파라솔의 우산살과 우산포를 결합하는 방법에 관한 발명임이 명백함에 반하여, 확인대상발명은 그 설명서 및 도면의 기재와 같이 한편으로는 그 발명의 명칭을 ‘파라솔천 결합구’로 하여 파라솔천 결합구의 사시도, 정면도, 평면도, 측면도, 단면도들을 나타내면서 그 도면들을 참조하여 ‘파라솔천 결합구’의 구성을 상세하게 설명하고 있으나, 다른 한편으로는 ‘파라솔천 결합구’에 ‘파라솔천’을 결합하는 과정을 도면과 함께 상세하게 설명하고 있어, 그 설명서 및 도면의 내용만으로는 확인대상발명이 ‘파라솔천 결합구’라는 물건에 관한 발명인지, 아니면 파라솔천 결합구를 이용하여 파라솔천을 결합하는 방법에 관한 발명인지, 아니면 위 물건 및 방법 두 가지 모두에 관한 발명인지가 명확하지 아니하고, 그러한 이상 이 사건 심판청구의 대상인 확인대상발명의 기술내용이 방법의 발명에 해당하는 이 사건 특허발명과 목적·구성 및 효과를 대비할 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있다고 볼 수 없으므로, 양 발명을 대비·판단할 수 없다는 취지로 판단하였다.

2. 대법원의 판단

가. 특허법 제135조 는 특허권자 또는 이해관계인은 특허발명의 보호범위를 확인하기 위하여 특허권의 권리범위확인심판을 청구할 수 있다고 규정하고 있고, 특허법 제127조 제2호 는 특허가 방법의 발명인 때에는 그 방법의 실시에만 사용하는 물건을 생산ㆍ양도ㆍ대여 또는 수입하거나 그 물건의 양도 또는 대여의 청약을 하는 행위를 업으로서 하는 경우에 특허권 또는 전용실시권을 침해한 것으로 본다는 취지로 규정하고 있으므로, 특허권자 또는 이해관계인은 그 방법의 실시에만 사용하는 물건과 대비되는 물건을 심판청구의 대상이 되는 발명으로 특정하여 특허권의 보호범위에 속하는지 여부의 확인을 구할 수 있다 할 것이다.

나. 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 특허발명은 우산살삽입구멍, 받침날개, 타정홈, 덮개날개, 절개부 등으로 구성된 홀더를 형성하고, 그 절개부에 우산포를 삽입하고, 타정홈에 스테이플러침을 타정하여 우산포를 결합하고, 홀더와 우산살을 결합하는 단계로 되어있는 파라솔의 우산살과 우산포를 결합하는 방법에 관한 발명이라고 봄이 상당하고, 그리고 확인대상발명은 그 설명서에 발명의 명칭이 ‘파라솔천 결합구’로 표현되어 있고, 덮개부, 받침부, 고정돌기 등 파라솔천 결합구의 형상 및 구조가 도면을 참조하여 설명되어 있으며, 그 도면에 파라솔천 결합구의 사시도, 정면도, 평면도, 측면도, 단면도가 나타나 있는 등 그 설명서 및 도면의 내용에 비추어 볼 때 ‘파라솔천 결합구’라는 물건의 발명으로 봄이 상당하고, 다만 그 설명서 및 도면에 파라솔천 결합구에 파라솔천 및 파라솔 살대를 결합하는 과정이 설명되어 있기는 하지만, 이는 확인대상발명의 구성요소가 아니라 확인대상발명인 ‘파라솔천 결합구’의 형상 및 구조에 대한 이해를 돕기 위하여 그 사용방법을 부연설명하고 있는 것에 불과하여 이를 확인대상발명의 일부라고 할 수 없으므로 그 설명서 및 도면에 위와 같은 기재가 있다고 하여 확인대상발명이 원심판시와 같이 어느 발명에 속하는지가 명확하지 않다고 볼 수는 없고, 더구나 피고는 파라솔 완제품의 부품인 ‘파라솔천 결합구’를 생산하고 있을 뿐 피고가 파라솔천 결합구에 파라솔천 및 파라솔 살대를 결합하는 공정을 실시하고 있다고 볼만한 자료도 없다. 한편, 확인대상발명의 설명서 및 도면에는 이 사건 특허발명의 위 ‘홀더’와 대비하여 그 차이점을 판단함에 필요할 정도로 위 ‘홀더’의 구성에 대응하는 구성이 기재되어 있다.

다. 그렇다면 원심으로서는 확인대상발명과 이 사건 특허발명을 대비하여 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 방법의 실시에만 사용되는 물건에 해당하는지의 여부 등을 심리하여 확인대상발명이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하는지의 여부를 판단해 보아야 함에도 불구하고, 확인대상발명이 어느 발명에 해당하는지가 명확하지 아니하다는 이유로 이 사건 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 구체적으로 특정되어 있지 않다고 단정한 나머지 확인대상발명과 이 사건 특허발명을 대비ㆍ판단하지 아니하고 말았으니, 원심판결에는 확인대상발명의 특정에 관한 법리오해 및 심리미진으로 인하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있으므로, 나머지 상고이유에 대하여는 더 나아가 판단할 필요 없이 원심판결은 더 이상 유지될 수 없다.

3. 결론

그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리ㆍ판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.