의약에 관한 특허청구범위에 발명의 상세한 설명에 기재되지 아니한 내용이 포함되어 있음을 이유로 명세서 기재불비라고 인정한 사례

신(신) 증후성 출혈열 바이러스(HFRSV) 항원 및 백신은 의약에 관한 발명으로서 그 작용효과에 대한 객관적인 기재가 명세서 기재의 필수적인 요건이라 할 것인데, 그에 관한 본원발명의 상세한 설명을 살펴보면, 실시례 3(HFRSV 백신의 제조) 및 실시례 4 (HFRSV 백신의 면역원성과 감염방어효과) 등의 기재에서는 B-1주에 대한 기재만 있을 뿐이고, 다른 상세한 설명에 의하여도 위 KHF 83-61 BL주 등에 대한 의학적 효과에 대한 기재가 없는바, HFRSV는 Hantavirus(속)에 속하는 것으로 4개의 Serotype(혈청형에 의한 구분)이 있고 이들 4개의 Serotype간에는 숙주세포의 감수성, 온도안정성, 항원성 및 병원성 등에서 서로 차이가 있으므로 서울 바이러스(Serotype에 의한 구분명칭)에 속하는 B-1주만으로 백신을 제조한 후 그 면역원성과 감염방어효과에 대한 실험을 하고 그 검사결과에 대한 설명과 기재가 있다고 하여도 성질이 서로 다른 Serotype에 속하는 균주에까지도 본원발명이 적용될 수는 없는 것이어서, 결국 B-1주 이외의 다른 Serotype에 속하는 균주에 의한 백신발명은 본원발명의 명세서에 의하여 뒷받침된다고 할 수 없고, 나아가 위 서울 바이러스에 속하는 B-1주를 이용하여 제조된 백신이 높은 감염방어효과와 폭넓은 항원 스펙트럼을 갖는다고 하여 그와 상이한 Serotype인 Hantaan 바이러스에 속하는 KHF 83-61 BL(또는 ATCC VR-938)도 동일한 작용효과를 달성할 수 있다고 인정할 자료도 없으므로, 결국 특허청구범위 제4항에는 발명의 상세한 설명에 기재된 사항이 아닌 내용이 포함되어 있어 본원발명은 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제8조 제4항 의 규정에 의하여 특허받을 수 없다고 한 원심을 정당한 것으로 인정한 사례.

구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전문 개정되기 전의 것) 제8조 제4항 ( 현행 제42조 제4항 참조)

자이단 호오진 한다이 비세이부쓰 뵤오 겡뀨까이 (소송대리인 변호사 이수완 외 2인)

특허청장

특허청 1994. 3. 31.자 92항원615 심결

상고를 기각한다. 상고비용은 출원인의 부담으로 한다.

상고이유를 판단한다.

원심심결 이유에 의하면, 원심은, 이 사건 출원발명(이하 본원발명이라고 한다)은 신(신) 증후성 출혈열 바이러스(이하 HFRSV라고도 한다) 항원의 제조방법, 그 제조방법에 의하여 얻어지는 항원을 함유하는 백신 및 신 증후성 출혈열진단제에 관한 것으로서, 그 특허청구범위 제4항에서는 "KHF(한국형 출혈열) 83-61 BL주가 속하는 혈청형 또는 B-1주가 속하는 혈청형에 속하고 또한 생쥐뇌 내에서 증식 가능한 신 증후성 출혈열 바이러스를 생쥐뇌 내에서 3대 이상 계대 배양함으로써 생쥐뇌세포 순화주를 배양한 다음, 그 생쥐뇌를 채취하여 효소저해제를 첨가한 후 이를 파쇄 현탁하여 뇌유제를 제조하고, 이를 원심분리시켜 상층액을 채취하며, 여기에 바이러스 불활화제 용액을 첨가 혼합하여 위 바이러스를 불활화시키고, 여기에서 생긴 혼합물을 정제하여 바이러스 항원을 얻으며, 이를 면역에 주효할 정도의 양을 함유시킨 신 증후성 출혈열 백신"을 기재하고 있으므로, 이 청구범위 제4항은 의약에 관한 발명으로서 그 작용효과(의학적 효과)에 대한 객관적인 기재가 명세서 기재의 필수적인 요건이라 할 것인데, 그에 관한 본원발명의 상세한 설명을 살펴보면, 실시례 3(HFRSV 백신의 제조) 및 실시례 4 (HFRSV 백신의 면역원성과 감염방어효과) 등의 기재에서는 B-1주에 대한 기재만 있을 뿐이고, 다른 상세한 설명에 의하여도 위 KHF 83-61 BL주 등에 대한 의학적 효과에 대한 기재가 없는바, HFRSV는 Hantavirus(속)에 속하는 것으로 4개의 Serotype(혈청형에 의한 구분)이 있고 이들 4개의 Serotype간에는 숙주세포의 감수성, 온도안정성, 항원성 및 병원성 등에서 서로 차이가 있으므로 서울 바이러스(Serotype에 의한 구분명칭)에 속하는 B-1주만으로 백신을 제조한 후 그 면역원성과 감염방어효과에 대한 실험을 하고 그 검사결과에 대한 설명과 기재가 있다고 하여도 성질이 서로 다른 Serotype (Hantaan virus에 속하는 ATCC VR-938 및 KHF 83-61 BL 등)에 속하는 균주에까지도 본원발명이 적용될 수는 없는 것이어서, 결국 B-1주 이외의 다른 Serotype에 속하는 균주에 의한 백신발명은 본원발명의 명세서에 의하여 뒷받침된다고 할 수 없고, 나아가 위 서울 바이러스에 속하는 B-1주를 이용하여 제조된 백신이 높은 감염방어효과와 폭넓은 항원 스펙트럼을 갖는다고 하여 그와 상이한 Serotype인 Hantaan 바이러스에 속하는 KHF 83-61 BL(또는 ATCC VR-938)도 동일한 작용효과를 달성할 수 있다고 인정할 자료도 없으므로, 결국 위 특허청구범위 제4항에는 발명의 상세한 설명에 기재된 사항이 아닌 내용이 포함되어 있어 본원발명은 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전면 개정되기 전의 법률) 제8조 제4항 의 규정에 의하여 특허받을 수 없다 고 인정 판단하였다.

그러므로 기록에 의하여 살펴보면, 원심심결 이유의 설시에는 전체적으로 다소 미흡한 점은 있으나 위와 같은 조치는 결과적으로는 정당한 것으로 수긍할 수 있고, 거기에 상고이유로 주장하는 바의 특허청구범위의 기재방법에 대한 법리오해, 이유모순, 이유불비, 판례위반, 공지기술이나 본건발명의 핵심적 내용에 대한 심리미진 등의 위법은 없다. 상고이유의 주장들은 모두 받아들일 수 없다.

그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 출원인의 부담으로 하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.