나. 실사용상표 와 대상상표 의 유사성 여부

다. 상표법 제45조 제1항 제2호 소정의 오인, 혼동의 판단의 기준이 되는 대상상표의 의미

라. 상표법 제45조 제1항 제2호 소정의 주관적 요건인 고의의 유무에 대한 판단기준

나. 실사용상표 와 대상상표 는 그 호칭에 있어서 차이가 있을뿐 관념과 외관에 있어서는 서로 유사한 것이 분명하므로 위 실사용 상표의 사용은 대상상표의 표장상품과의 사이에 상품의 출처의 오인, 혼동을 일으킬 우려가 있으므로 위 실사용상표는 상표법 제45조 제1항 제2호 가 규정하는 등록상표의 취소요건인 유사상표에 해당한다.

다. 상표권자가 등록상표의 유사범위에 속하는 실사용상표를 사용함으로써 대상상표의 표장상품과의 사이에 상품출처의 오인, 혼동을 일으킬 우려가 있는 여부를 판단함에 있어서는 그 대상상표가 상표법상 유효한 상표인 것으로 족하고 그것이 반드시 주지, 저명상표이거나 등록상표(실사용상표)보다 선등록된 것임을 요하지 않으며, 다만 대상상표가 등록상표의 권리범위에 속하는 것으로서 미등록이거나 등록상표보다 후에 등록된 것이라면 그 상표는 등록상표의 권리범위확인심판으로 사용이 금지되어야 할 것이기 때문에 위의 오인, 혼동판단의 대상상표로 삼을 수 없음에 그친다.

라. 대상상표의 존재를 알면서 그 표장상품과 상품출처의 오인, 혼동을 일으킬 우려가 있는 유사상표인 실사용상표를 계속 사용해온 자는 상표법 제45조 제1항 제2호 가 규정하는 등록상표의 주관적 요건인 고의가 있으며, 등록상표(실사용상표)가 대상상표 보다 먼저 등록된 것이고 실사용상표권자가 대상상표에 대한 권리범위확인심판을 청구하고 있다하여 그 고의성을 배제할 수 없다.

상고비용은 피심판청구인의 부담으로 한다.

제1점에 대하여,

상표법 제45조 제1항 제2호 에 의하면, 상표권자가 고의로 지정상품에 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 또는 지정상품과 유사한 상품에 등록상표나 이와 유사한 상표를 사용하여 상품의 출처의 혼동이나 품질의 오인이 생기게 할 염려가 있을 때에는 그 등록상표를 취소하도록 규정하고 있고, 위 등록상표취소에 관한 요건의 하나인 등록상표와 상표권자가 실제로 사용하는 상표(이하 실사용상표 라 한다), 오인, 혼동의 대상이 되는 타인의 상표(이하 대상상표라 한다) 또는 실사용상표 상호간의 유사성 유무를 판단함에 있어서는 각 상표의 외관, 호칭 관념 등을 객관적, 전체적으로 관찰하되, 그 궁극적 판단기준은 결국 당해 실사용상표 의 사용으로 대상상표의 표장상품과의 사이에 상품출처의 오인, 혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재하는가의 여부에 두어져야 할 것이다 ( 대법원 1984.11.13. 선고 83후70 ; 1986.2.11. 선고 85후6 각 판결 참조).

기록에 의하여 이 사건 등록상표인 피심판청구인의 상표등록 제61424호 상표와 피심판청구인이 위 등록상표의 지정상품에 실제로 사용하고 있는 실사용상표인 갑 제3호증의 (가)호 상표 및 이 사건 대상상표인 심판청구인의 상표등록 제82526호 상표를 살펴보면, 이 사건 등록상표는 왕관을 쓴 2마리의 사자가 띠 모양의 받침대 위에 마주서서 지구위를 받쳐들고 서있는 도형과 받침대 아래에 "쌍사자표"라는 국문자를 표기한 도형과 문자의 결합상표이고, 이사건 실사용상표는 왕관을 쓰지 않은 2마리의 사자가 띠모양의 받침대 위에 마주서서 월계수로 둘러싸인 지구위를 받쳐들고 있고 그 위에 왕관을 그려넣어 "LION"이라 표기하고 받침대 안에 "TWIN LION BRAND"라는 영문자와 그 아래에 "사자표 샤스"라는 국문자를 표기한 도형, 문자, 기호의 결합상표이며 이 사건 대상상표는 왕관을 쓰지 않은 2마리의 사자가 띠모양의 받침대 위에 마주서서 지구위가 아닌 월계수로 둘러싸인 원형속에 의 기호를 표시한 도형을 잡고 서있고 그 위에 왕관을 그려 넣어 "LION"이라 표기하고 받침대 아래에 "SIDAE CLOTHES 시대복장"이라 표기한 문자, 도형, 기호의 결합상표로서 이사건 실사용상표 와 등록상표 같은 실사용상표 와 대상상표 를 객관적, 전체적으로 관찰하면, 위 실사용상표는 그 관념과 호칭에 있어서는 등록상표와 동일 또는 유사하나 외관인 도형과 기호가 등록상표와 서로 달라 쉽게 구별되므로 위 양자가 전체적으로 동일한 상표라고 할 수 없는 반면에 대상 상표와는 그 호칭에 있어서 차이가 있을뿐 관념과 외관에 있어서는 서로 유사한 것임이 분명하여 피심판청구인이 위 실사용상표를 사용함으로써 대상상표의 표장상품과의 사이에 상품출처의 오인, 혼동을 일으킬 우려가 있는 것이라고 판단되므로 위 실사용상표는 상표법 제45조 제1항 제2호 가 규정하는 등록상표의 취소요건인 유사상표에 해당한다 할 것이다.

따라서 같은 취지의 원심판단은 정당하고 주장은 결국 이와 다른 견해에서 위 실사용상표가 등록상표와 동일한 것이라거나 또는 대상상표 와는 유사성이 없음을 전제로 원심결을 탓하는데 불과하다.

주장은 이유없다.

제2점에 대하여,

상표권자가 등록상표의 유사범위에 속하는 실사용상표를 사용함으로써 대상상표의 표장상품과의 사이에 상품출처의 오인, 혼동을 일으킬 우려가 있는 여부를 판단함에 있어서는 그 대상상표가 상표법상 유효한 상표인 것으로 족하고 그것이 반드시 주지, 저명상표이거나 등록상표보다 선등록된 것임을 요하지 않는다 할 것이며, 다만 대상상표가 등록상표의 권리범위에 속하는 것으로써 미등록이거나 등록상표보다 후에 등록된 것이라면 그 상표는 등록상표의 권리범위확인심판으로 사용이 금지되어야 할 것이기 때문에 위의 오인, 혼동판단의 대상상표로 삼을 수 없음에 그친다 할 것인바 , 이 사건 대상상표가 등록상표보다 후에 등록된 것임은 기록상 분명하나 원심결은 그 판시와 같은 이유로 위 대상상표가 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다고 판단하여 등록상표보다 후에 등록된 위 대상상표를 가지고 실사용상표에 대한 오인, 혼동 판단의 대상으로 할 수 없다는 취지의 주장을 배척하고 있는 것이므로 원심결에 지적하는 바와 같은 판단유탈의 위법이 있다할 수 없고 또 기록에 비추어 원심의 위 판단은 옳게 수긍되므로 거기에 심리미진이나 이유불비 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

그리고 원심결은 이 사건 실사용상표를 심판청구인의 등록상표와 대비하여 그 유사여부와 오인, 혼동의 우려가 있는 여부를 판단하고 있을뿐 주장과 같이 등록기간만료로 상표권이 소멸된 청구의 시대 복장주식회사의 등록상표를 위 판단의 대상으로 삼고 있지 아니하므로 원심결이 위 유사여부와 오인, 혼동의 우려가 있는 여부를 판단함에 있어 위 청구의 회사의 등록상표에 관한주장들을 판단하지 아니하였다거나 또는 그 무효심결이유에서 위 청구외 회사의 상표권이 소멸된 것으로 판단하고 있다하여 그것이 이 사건 취소심결 판단에 영향을 미친 판단유탈이 된다거나 또는 이 사건 취소심결과 위 무효심결 사이에 이유의 모순이 있는 것이라고 할 수도 없다. 주장은 모두 이유없다.

제3점에 대하여,

원심결 이유에 의하면, 원심은 그 증거에 의하여 인정되는 사실을 바탕으로 이 사건 대상상표의 존재를 알면서 그 표장상품과 상품출처의 오인, 혼동을 일으킬 우려가 있는 유사상표인 실사용상표를 계속 사용해 온 피심판청구인에게 상표법 제45조 제1항 제2호 가 규정하는 등록상표의 주관적 요건인 고의가 있다고 판단하고 있는 바, 기록에 비추어 원심의 판단은 정당하고 이 사건 등록상표가 대상상표보다 먼저 등록된 것이고 피심판청구인이 대상상표에 대한 권리범위확인심판을 청구하고 있다하여 그 고의성을 배제할 수 없는 것이므로 (이 청구는 위 당원 84후21 판결 로 대상상표가 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 않는 것으로 판단되어 특허청 항고심판소에 파기 환송되었다) 거기에 주장하는 바와 같은 법리의 오해나 심리미진 또는 이유불비의 위법이 있다고 할 수 없다. 주장은 이유없다.

제4점에 대하여,

원심결이유를 보면, 원심결이 심판청구인의 이 사건 등록상표취소에 관한 이해관계의 유무를 판단함에 있어서는 이 사건 대상상표가 피심판청구인의 등록상표의 권리범위에 속하는 여부를 판단하지는 아니하였으나 그 심결이유 중에서 위 대상상표가 이사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니한다고 판단하고 있는 것이고 위와 같이 위 대상상표가 이 사건 등록상표의 권리범위에 속하지 아니하는 이상 심판청구인은 피심판청구인과 동업자로서 이 사건 등록상표의 소멸에 직접적인 이해관계가 있는 자임이 분명하므로 같은 취지의 원심결은 정당하고 주장은 결국 위 대상상표가 위 등록상표의 권리범위에 속하는 것임을 전제로 원심결을 탓하고 있음에 불과하다 주장은 이유없다.

그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 피심판청구인의 부담으로 하여 관여법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.