2. 소송비용은 피고가 부담한다.

가. 피고의 이 사건 등록상표(갑 제1호증)

1) 등록번호/ 출원일/ 등록결정일/ 등록일: (상표등록번호 1 생략)/ 2006. 9. 25./ 2008. 8. 26./ 2008. 8. 28.

2) 표장:

3) 지정상품: 상품류 구분 제20류의 책상, 탁자, 베개(비의료용), 공기베개(비의료용), 목침용베개, 향이나는 베개, 에어침대, 침대용스탠드, 침대겸용쇼파, 침대틀, 침대용탁자, 매트리스, 라텍스매트리스, 돌매트리스, 방석(비의료용), 침대, 온돌침대, 접는침대, 돌침대, 흙침대, 숯침대, 물침대, 목제침대, 옥돌침대, 황토침대

나. 선사용상표(갑 제2호증)

1) 구성: 장수돌침대

2) 사용상품: 돌침대

3) 사용자: 원고

다. 이 사건 심결의 경위(갑 제2호증)

1) 원고는 2016. 7. 26. 특허심판원에 피고를 상대로 “이 사건 등록상표는 ‘장수’만으로 분리되어 약칭·관념될 수 있기 때문에 선사용상표와 호칭 및 관념이 동일하여 전체적으로 표장이 유사하고 그 지정상품도 동일·유사하므로 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 전부 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제11호 에 해당한다.”는 취지로 주장하면서, 이 사건 등록상표에 대한 등록무효심판( 2016당2224 )을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2017. 9. 29. “이 사건 등록상표는 선사용상표와 외관이 상이하고, ‘대학 입시, 고시 따위에 합격하기 위해 장기간 공부하는 학생(장수생)’의 뜻을 지니고 있어서 ‘장수’만으로 분리관찰되지 않으므로, ‘장수’로 분리관찰되는 선사용상표와 호칭 및 관념이 달라 상품출처의 오인, 혼동 우려가 없어 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하지 않는다.”는 이유로, 원고의 위 심결청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 요지

이 사건 등록상표는 원고의 아래 주장과 같이 그 등록이 무효로 되어야 하는데도, 이 사건 심결은 이와 다르게 판단하여 위법하다.

가. 구 상표법 제7조 제1항 제11호 위반

이 사건 등록상표는 등록결정일 당시 돌침대와 관련하여 수요자 간에 주지 상표 내지 원고의 상품을 표시하는 것이라고 현저하게 인식되어 있는 선사용상표와 유사하다. 또한 이 사건 등록상표의 지정상품이 선사용상표의 사용상품과 동일·유사하거나 경제적인 견련의 정도가 밀접하여 선사용상표의 권리자인 원고에 의하여 사용되는 것으로 오인될 염려가 있다. 그러므로 이 사건 등록상표는 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있는 상표로서 구 상표법 제7조 제1항 제11호 에 해당한다.

나. 구 상표법 제7조 제1항 제12호 위반

이 사건 등록상표는 출원 당시 주지성을 취득한 선사용상표와 유사하고, 실제 그 상표를 사용함에 있어 이 사건 등록상표 ‘장수생’에 ‘토침대’를 붙여 표기함으로써 선사용상표와 오인, 혼동을 유발하고 있다. 따라서 이 사건 등록상표는 선사용상표에 형성된 경제적 신용에 무단 편승하려는 부정한 목적을 가지고 출원된 상표로서 구 상표법 제7조 제1항 제12호 에 해당한다.

3. 구 상표법 제7조 제1항 제11호 해당 여부

가. 관련 법리

구 상표법 제7조 제1항 제11호 는 ‘상품의 품질을 오인하게 하거나 수요자를 기만할 염려가 있는 상표는 상표등록을 받을 수 없다.’라고 규정하고 있는바, 등록상표가 구 상표법 제7조 제1항 제11호 에서 규정하고 있는 수요자를 기만할 염려가 있는 상표에 해당하려면, 그 등록상표나 지정상품과 대비되는 선사용상표나 그 사용상품이 반드시 저명하여야 할 필요까지는 없고, 국내 수요자나 거래자에게 그 상표나 상품이라고 하면 곧 특정인의 상표나 상품이라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있으면 되며, 이러한 경우 그 선사용상표와 동일·유사한 상표가 그 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용되고 있거나, 또는 어떤 상표가 선사용상표와 동일·유사하고, 선사용상표의 구체적인 사용실태나 양 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 견련의 정도 기타 일반적인 거래실정 등에 비추어, 그 상표가 선사용상표의 사용상품과 동일·유사한 상품에 사용된 경우에 못지않을 정도로 선사용상표의 권리자에 의하여 사용되고 있다고 오인될 만한 특별한 사정이 있으면 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 한다. 그리고 어떤 상표가 수요자 기만의 염려가 있는지 여부는 그 상표의 등록결정시를 기준으로 판단하여야 한다( 대법원 2006. 7. 28. 선고 2004후1304 판결 , 대법원 2010. 1. 28. 선고 2009후3268 판결 등 참조).

나. 선사용상표의 인지도

1) 인정 사실

갑 제3 내지 6, 36호증(가지번호 있는 것은 가지번호 포함)의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면, 아래 각 사실을 인정할 수 있다.

가) 원고는 1993년경부터 선사용상표인 “장수돌침대”라는 표장을 사용하여 돌침대 제품을 생산·판매하여 왔고, 그 무렵부터 TV, 라디오, 신문, 잡지 등을 통하여 전국적으로 “장수돌침대”라는 표장을 사용하여 제품 광고를 해 왔다. 원고는 ‘진짜 장수돌침대는 별 다섯 개’라는 광고문구를 사용하였으며, 아래와 같은 상표를 등록하였다.

나) 원고가 1993년부터 2008년까지 국내에서 선사용상표를 사용하여 제조·판매한 돌침대의 매출액은 아래 표와 같이 합계 229,731,832,836원 상당이고, 이를 위하여 지출한 광고비는 합계 12,959,839,577원 상당에 이른다(갑 제5호증).

다) 원고의 “장수돌침대”는 1995년부터 1999년까지의 TV홈쇼핑의 히트상품으로 선정되었고, 2002년 코리아타임즈 선정 베스트브랜드상, 2002년 한국능률협회인증원 선정 고객만족경영 최우수상, 2004년 우수전기제품 대통령 표창, 2006년 입소문 브랜드 대상(건강침대 부문), 2007년 우수디자인 상품, 2007년부터 2014년까지 한국소비자포럼이 주최하고 소비자들이 투표하여 선정하는 ‘올해의 브랜드 대상(기능성침대 부문)’ 등을 각 수상하였다.

라) 원고는 2008년 당시 전국 100여 개의 대리점, 백화점과 온라인 쇼핑몰, TV홈쇼핑 등을 통하여 선사용상표가 사용된 돌침대 제품을 판매하고 있었다.

마) 원고의 제품은 2004년 이후 이 사건 등록상표 등록 시인 2008년경까지 계속하여 국내 돌침대 시장에서 50%가량의 점유율을 기록하고 있었고, 2008년경 돌침대, 물침대 등을 포함한 국내 기능성침대 시장에서 35%가량의 점유율을 기록하였다. 그리고 한국갤럽조사연구소가 2009. 12. 초순경 ‘돌침대 상표의 인지도 및 인지 행태조사’를 실시한 결과, 돌침대 분야에서는 선사용상표가 인지도 1위를 차지하고 있고, ‘장수’가 포함된 제품들이 같은 회사의 제품으로 인식되는 비율도 1위를 차지하고 있는 것으로 조사되었다.

2) 판단

가) 위 인정 사실에 나타난 바와 같은 선사용상표가 사용된 제품의 광고현황, 판매기간, 판매망, 매출 및 광고 규모, 브랜드 관련 수상 실적, 시장점유율, 시장에서의 인지도 등을 종합적으로 고려해 볼 때, 선사용상표는 이 사건 등록상표의 등록결정일인 2008. 8. 26. 무렵 ‘돌침대’와 관련하여 적어도 일반 수요자나 거래자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식될 수 있을 정도로는 알려졌다고 볼 수 있다.

나) 이에 대하여 피고는, “원고는 판매, 광고 등에서 선사용상표의 ‘장수돌침대’ 표장만을 사용한 것이 아니라, ‘진짜 장수돌침대는 별이 다섯 개’라는 문구를 같이 사용하였다. 따라서 선사용상표의 인지도는 전체로서 ‘장수돌침대’ 또는 ‘진짜 장수돌침대는 별이 다섯 개’에 관한 것이고, ‘장수’로서는 알려지지 않았다.”는 취지로 주장한다.

그러나 아래와 같은 이유로 피고의 위 주장은 이를 받아들이기 어렵다.

(1) 선사용상표 “장수돌침대” 중 ‘돌침대’ 부분은 사용상품의 보통명칭에 불과하여 그 식별력이 없다. 그러나 선사용상표 중 ‘장수’ 부분은 ‘장사하는 사람’, ‘오래도록 삶’, ‘군사를 거느리고 지휘하는 우두머리’ 등의 다양한 의미로 해석될 수 있고, 설령 사용상품인 돌침대와 관련하여 ‘오래도록 사는 데 도움이 되는 돌침대’ 등의 의미로 인식된다고 하더라도, 이는 사용상품의 성질을 암시하거나 강조하는 것으로 보일 뿐, 직감하게 하는 것으로 볼 수 없다. 따라서 선사용상표가 식별력이 없거나 미약하다고 단정할 수는 없다.

(2) 반면, 선사용상표에 부가되어 사용되기도 한 도형부분(★★★★★)은 별 모양 다섯 개로서 독특한 도형이라고 할 수 없고 그 의미도 ‘최고의’, ‘특별한’, ‘우수한’ 정도로서 상품의 품질 등을 보통의 방법으로 표현하는 데 그쳐 그 식별력이 없거나 미약하다.

(3) 따라서 선사용상표는 일반수요자들 사이에 ‘별이 다섯 개’ 또는 ‘5개의 별’ 등으로 인식되고 호칭되기보다는 선사용상표인 “장수돌침대”, 그중에서도 요부에 해당하는 ‘장수’ 부분으로 인식되고 호칭되며, 그것이 원고의 사용에 의하여 원고의 상품을 표시하는 것이라고 인식될 수 있을 정도로 알려지게 된 것이라고 봄이 상당하다.

(4) 구 상표법 제7조 제1항 제11호 는 기존의 상표를 보호하기 위한 규정이 아니라 이미 특정인의 상표로 인식된 상표를 사용하는 일반 수요자들의 상품의 품질, 출처 등에 관한 오인·혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하고자 하는 규정으로서( 대법원 2007. 6. 28. 선고 2006후3113 판결 등 참조), 기존의 상표가 등록된 상표일 것을 요건으로 하는 것은 아니므로, 피고 주장과 같은 선사용상표의 등록 및 무효 경위가 선사용상표의 식별력이나 인지도의 인정에 영향을 미친다고 볼 수는 없다. 게다가 원고가 “장수돌침대”에 별 다섯 개의 도형부분을 부가하여 선사용상표를 사용한 것은 등록 당시인 2003년경부터인 것으로 보이는바, 원고가 그 훨씬 전인 1993년경부터 지속적으로 돌침대에 관하여 “장수돌침대”라는 표장을 사용해 오고 있는 이상, 위 도형부분을 부가하거나 ‘진짜 장수돌침대는 별이 다섯 개’라는 광고문구를 사용한 사정들은 선사용상표 “장수돌침대”의 인지도 취득에 부정적인 영향을 미치지 아니한다( 대법원 2012. 7. 12. 선고 2010다60622 판결 등 참조).

(5) 나아가 기존의 상표나 그 사용상품이 국내의 일반거래에서 수요자나 거래자에게 어느 정도로 알려져 있는지에 관한 사항은 일반 수요자를 표준으로 하여 거래의 실정에 따라 인정하여야 하는 객관적인 상태를 말하는 것인바(위 2006후3113 판결 등 참조), 원고가 지적하는 광고비와 매출액 등은 거래의 실정에 따른 객관적인 상태를 반영하는 지표로서 소비자의 인식을 잘 반영할 수 있는 자료이고, 원고의 주장과 같이 전체 돌침대 시장규모를 고려하더라도 앞서 인정한 원고의 시장점유율, 인지도 등은 소비자의 인식과 직접적인 관련이 있는 것으로서 구 상표법 제7조 제1항 제11호 에서 요구되는 원고의 인지도를 인정하기에 충분하다.

다. 표장의 유사 여부

1) 관련 법리

둘 이상의 문자 또는 도형의 조합으로 이루어진 결합상표는 그 구성 부분 전체의 외관, 호칭, 관념을 기준으로 상표의 유사 여부를 판단하는 것이 원칙이나, 상표 중에서 일반 수요자에게 그 상표에 관한 인상을 심어주거나 기억·연상을 하게 함으로써 그 부분만으로 독립하여 상품의 출처표시기능을 수행하는 부분, 즉 요부가 있는 경우 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위해서는 그 요부를 가지고 상표의 유사 여부를 대비·판단하는 것이 필요하다( 대법원 2006. 1. 26. 선고 2003도3906 판결 , 대법원 2006. 11. 9. 선고 2006후1964 판결 , 대법원 2011. 1. 27. 선고 2010도7352 판결 , 대법원 2014. 6. 26. 선고 2012다12849 판결 등 참조).

상표에서 요부는 다른 구성 부분과 상관없이 그 부분만으로 일반 수요자에게 두드러지게 인식되는 독자적인 식별력 때문에 다른 상표와 유사 여부를 판단할 때 대비의 대상이 되는 것이므로, 상표에서 요부가 존재하는 경우에는 그 부분이 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 요부만으로 대비함으로써 상표의 유사 여부를 판단할 수 있다고 보아야 한다. 그리고 상표의 구성 부분이 요부인지 여부는 그 부분이 주지·저명하거나 일반 수요자에게 강한 인상을 주는 부분인지, 전체 상표에서 높은 비중을 차지하는 부분인지 등의 요소를 따져 보되, 여기에 다른 구성 부분과 비교한 상대적인 식별력 수준이나 그와의 결합상태와 정도, 지정상품과의 관계, 거래실정 등까지 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다( 대법원 2017. 2. 9. 선고 2015후1690 판결 등 참조).

2) 구체적 검토

가) 외관 대비

이 사건 등록상표는 “ ”과 같이 ‘장수’와 ‘생’이라는 각 문자가 간격 없이 한글 3글자로 구성된 문자상표인 반면, 선사용상표는 “장수돌침대”와 같이 한글 5글자로 구성된 문자상표이므로, 양 상표는 구성 문자, 글자 수 등의 차이 등으로 인하여 외관이 서로 다르다.

나) 호칭 및 관념 대비

(1) 상표의 구성 부분이 식별력이 없거나 미약한지 여부는 그 구성 부분이 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 결정하여야 한다( 대법원 2006. 5. 25. 선고 2004후912 판결 등 참조).

(2) 선사용상표의 요부: 선사용상표는 ‘돌침대’를 사용상품으로 하여 “장수돌침대”로 구성되어 있는데, ‘장수’ 부분은 ‘오래 살다, 수명이 오래가다’ 등의 의미를 가진 단어로 지정상품 및 사용상품의 성질을 암시하거나 강조하는 것으로 보일 뿐 직감하게 하는 것으로 볼 수 없고, 표장의 앞부분에 위치하고 있어 식별력이 있는 반면, ‘돌침대’ 부분은 사용상품의 보통명칭을 나타내는 부분으로 식별력이 없다. “장수돌침대”라는 선사용상표가 사용상품인 ‘돌침대’에 사용된 기간, 언론에 소개된 횟수와 내용, 그 홍보의 정도, 시장점유율, 시장에서의 인지도 등 앞서 본 사정에 비추어 볼 때, 선사용상표에서 식별력이 있는 ‘장수’ 부분은 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일한 ‘돌침대’와 관련하여 일반 수요자들에게 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되어 그 식별력이 더욱 강해졌다고 할 수 있다. 이러한 점 등을 종합하여 보면 선사용상표에서 ‘장수’는 독립적인 식별표지 기능을 발휘하는 요부에 해당한다.

(3) 이 사건 등록상표의 요부: 이 사건 등록상표는 ‘장수’와 ‘생’이라는 각 문자 부분이 간격 없이 연결되어 구성되어 있기는 하나, 그중 ‘장수’ 부분이 상표의 앞부분에 위치하고 있을 뿐만 아니라, 선사용상표의 요부와 동일하여 마찬가지로 강한 식별력을 가지는 반면에 ‘생’ 부분은 접두사로서 ‘익지 아니한, 물기가 아직 마르지 아니한, 가공하지 아니한’ 등의 의미를 가지거나, 접미사로서 ‘학생’의 뜻을 더하는 의미로 사용되어 그 지정품목인 돌침대 등과 관련하여 식별력이 미약하다. 나아가 비록 ‘장수생’이 ‘대학 입시, 고시 따위에 합격하기 위해 장기간 공부하는 학생’이라는 새로운 의미를 가진다고 하더라도 이는 2002년경 신어로 인정되어 현재까지 표준어의 지위를 갖추지 못하였을 뿐만 아니라 이 사건 지정품목인 ‘돌침대’와의 관계에 비추어 볼 때 일반 수요자들이 부정적인 의미를 가지는 위 장수생의 의미를 직감할 수 있다고 보기 어렵다. 한편 갑 제20, 21호증의 각 기재에 의하면, 피고는 “ ”와 같이 이 사건 등록상표인 “장수생”에 대상상품을 의미하는 ‘토침대’를 간격 없이 구성하여 이 사건 등록상표를 사용한 사실을 인정할 수 있는데, 이 경우 일반 수요자의 입장에서는 ‘장수생 토침대’ 보다는 ‘장수 생토침대’로 인식하게 되어 이 사건 등록상표 중 ‘장수’ 부분의 식별력은 더욱 강해진다. 따라서 이 사건 등록상표는 그 문자 부분의 ‘장수’와 ‘생’이 결합한 일체로서만 식별표지 기능을 발휘한다고 보기는 어렵고, ‘장수’ 부분이 독립적인 식별표지 기능을 발휘하는 요부라고 할 것이다.

(4) 그렇다면 선사용상표와 이 사건 등록상표는 모두 요부가 ‘장수’라고 할 것이므로, ‘장수’가 분리관찰이 되는지를 따질 필요 없이 양 표장은 ‘장수’를 기준으로 대비하면 그 호칭과 관념이 동일하다.

다) 대비 결과

이상에서 본 바와 같이, 이 사건 등록상표는 선사용상표와 외관이 다르기는 하나, 양 표장 모두 요부가 ‘장수’로 동일하여 그 호칭 및 관념이 동일하다. 따라서 이 사건 등록상표가 선사용상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 상품에 함께 사용될 경우 일반 수요자나 거래자로 하여금 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있으므로, 이 사건 등록상표와 선사용상표는 그 표장이 서로 유사하다.

라. 상품 간의 관련 정도

이 사건 등록상표의 지정상품 중 ‘침대겸용쇼파, 침대틀, 침대, 온돌침대, 접는침대, 돌침대, 흙침대, 숯침대, 물침대, 목제침대, 옥돌침대, 황토침대’는 선사용상표의 사용상품인 ‘돌침대’와 동일하거나 유사한 점, 그 외 제품들도 주로 침대 관련 제품들로서 그 품질·용도가 유사하거나 침대 관련 제품을 생산하는 업체에서 함께 생산될 수 있을 뿐만 아니라, 그 수요자의 범위도 대부분 일치할 것으로 보이는 점 등을 고려하면, 이들 상품은 서로 유사하거나 적어도 경제적으로 밀접한 견련성이 있다고 봄이 상당하다.

마. 검토 결과

이상에서 본 바와 같이, 이 사건 등록상표는 그 등록결정일 당시 돌침대와 관련하여 수요자 간에 특정인의 상품을 표시하는 것으로 인식되어 있는 선사용상표와 유사하고, 그 지정상품도 선사용상표의 사용상품과 동일·유사하거나 경제적인 견련의 정도가 밀접하므로, 이 사건 등록상표가 지정상품에 사용될 경우 선사용상표의 권리자인 원고에 의하여 사용되는 것으로 오인·혼동을 일으키게 할 만한 사정이 있다. 따라서 이 사건 등록상표는 선사용상표와의 관계에서 수요자를 기만할 염려가 있으므로, 구 상표법 제7조 제1항 제11호 에 해당하여 그 등록이 무효로 되어야 한다. 그럼에도 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 원고의 나머지 주장에 관하여 더 살필 필요 없이 위법하다.

4. 결론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 이 사건 청구는 이유 있으므로, 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 김경란(재판장) 진현섭 김광남

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