가. 이 사건 등록상표

1) 등록번호/출원일/등록일: 상표등록 B/C/D

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3) 지정상품: 상품류 구분 제25류의 니트웨어(knitwear-clothing), 스포츠용 저지(sports jerseys), 재킷(jackets-clothing), 속옷(underwear), 겉옷(outerclothing), 티셔츠 (tee-shirts), 신생아용옷(layettes-clothing), 수영복(bathing suits), 축구화(football shoes), 구두(shoes), 모자(headgear for wear), 넥타이(neckties), 메리야스(hosiery), 의복용장갑(gloves-clothing), 코트(coats), 셔츠(shirts), 양복바지(trousers), 풀오버 (pullovers), 가죽제옷(clothing of leather), 스목(smocks), 스커트(skirts), 파자마 (pajamas), 내의(singlets), 오버코트(overcoats).

나. 이 사건 심결의 경위

1) 원고는 2013. 7. 11. 특허심판원에 피고를 상대로, 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제3호 또는 제8호에 해당한다며 등록취소심판을 청구하였다.

2) 특허심판원은 2014. 7. 23. 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제3호 및 제8호에 해당하지 않는다며 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증, 변론 전체의 취지

2. 당사자의 주장

가. 원고 주장의 요지

1) 이 사건 등록상표는 심판청구일 전 3년 동안 사용된 사실이 없고, 설령 이 사건 등록상표와 유사한 상표가 사용되었다고 하더라도 이는 피고가 아닌 이탈리아 소재 하이드로겐 에스 피 에이(HYDROGEN S.P.A., 이하 '이탈리아 하이드로겐'이라 한다)를 상품의 출처로 표시한 것일뿐 등록상표의 적법한 사용이라고 할 수 없으므로, 상표법 제73조 제1항 제3호에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.

2) 피고의 전용사용권자 또는 통상사용권자들이 이 사건 등록상표와 유사한 표장을 사용하여 상품의 출처를 '이탈리아 하이드로겐'의 상품과 오인, 혼동하게 하였으므로, 상표법 제73조 제1항 제8호에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 한다.

나. 피고 주장의 요지

1) 피고는 중국 광동성 광주시 소재 E 유한공사(이하 'E'라 한다), 홍콩 소재 F(이하 'F'라 한다)를 통해 이 사건 등록상표를 사용한 상품을 국내에 수출하였다. 국내에서는 UMI통상 주식회사가 'F'와 계약을 맺고 'E'로부터 상품을 수입하여 '롯데빅마트' G점에서 판매하였다. 그러므로 이 사건 등록상표는 심판청구일 전 3년 동안 상표의 사용사실이 존재하므로, 상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하지 않는다.

2) 피고의 전용사용권자 또는 통상사용권자들이 이 사건 등록상표와 유사한 표장을 사용하여 상품의 출처를 오인, 혼동하게 한 사실이 없으므로, 상표법 제73조 제1항 제8호에 해당하지 않는다.

3. 상표법 제73조 제1항 제8호 해당 여부

가. 법률 규정

상표법 제73조(상표등록의 취소심판)

① 등록상표가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 상표등록의 취소심판을 청구할 수 있다.

8. 전용사용권자 또는 통상사용권자가 지정상품 또는 이와 유사한 상품에 등록상표 또는 이와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 한 경우, 다만, 상표권자가 상당한 주의를 한 경우에는 그러하지 아니하다.

나. 인정사실

다음의 각 사실은 갑 제3 내지 10, 13 내지 37, 51, 52호증(각 가지번호 포함), 을 제1 내지 4호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하여 인정할 수 있다.

1) 이탈리아 법인인 '하이드로겐 에스피에이'는 2002년에 설립된 이후 2002. 12. 9. 유럽연합(EU)에 'HYDROGEN' 상표를 등록하고, 유럽, 미주 등지에서 'HYDROGEN' 상표를 의류제품 등에 사용하여 왔고, 2006년경부터 아시아 지역에 진출하였으며, 2008년경부터 국내에 의류제품을 판매하면서 'HYDROGEN', 'Hydrogen', '하이드로겐', '

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등의 표장을 사용해 왔다. '하이드로겐 에스피에이'의 2006년 내지 2013년 사이 8년간 총 매출액은 약 5,200만 유로(약 680억 원)에 이른다.

그리고 늦어도 2012. 7. 6.경에는 국내에서도 위 표장들이 어느 정도 고객흡인력을 갖출 정도로 수요자들 사이에 '하이드로겐 에스피에이'의 상품임을 표시하는 것이라고 인식되게 되었다.

2) 원고는 2013. 7. 29.경 '하이드로겐 에스피에이'와 사이에 국내 수입·유통에 관한 독점계약을 체결한 후 '하이드로겐 에스피에이'로부터 'HYDROGEN' 상표의 의류제품을 수입 판매하고 있다.

3) 피고는 광둥성(广东省) 후이저우시(惠州市)에 소재한 의류 제조업체인 H 유한공사의 대표이사이고, 홍콩에 소재한 I 유한공사(J)의 공동대표자 중 1인이다. 피고는 'E', 'F'에 대하여 이 사건 등록상표의 통상사용권을 부여하면서 2013. 1. 1.부터 2013. 12. 31.까지 한국에서 'HYDROGEN' 상표를 사용한 상품을 판매할 수 있는 권리를 부여하였다.

4) 'E'와 그 자회사인 'F'는 2013. 5.경 'HYDROGEN' 상표를 부착한 의류를 국내로 수출한 바 있다.

그런데 국내로 반입된 상품들은 이 사건 등록상표를 그대로 사용한 것이 아니라,

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등 '이탈리아 하이드로겐'의 상표와 거의 구분할 수 없도록 변형하여 사용한 것이었다(이하, 갑 제47호증 등 변형하여 사용된 표장들을 '변형상표들'이라 한다).

다. 판단

1) 부정사용 여부

위 인정사실에 의하면, 이 사건 등록상표의 통상사용권자인 'E' 등은 '이탈리아 하이드로겐' 상표를 모방하여 이 사건 등록상표와 유사한 표장을 사용함으로써 수요자로 하여금 출처의 오인, 혼동을 일으키게 하였다고 인정된다.

2) 피고의 주장에 대한 판단

가) '이탈리아 하이드로겐' 상표는 부정사용의 기준이 될 수 없다는 주장

(1) 피고는, '이탈리아 하이드로겐' 상표는 국내에 등록된 상표가 아니고, 이 사건 등록상표의 출원일 당시 국내에 잘 알려지지 않았으며, 이후 원고가 국내에서 이 사건 등록상표에 대한 침해를 무릅쓰고 사용한 결과 '변형상표들'과의 오인, 혼동을 야기하게 되었다고 하여 이 사건 등록상표의 등록을 취소하는 것은 상표법 취지에 맞지 않는다고 주장한다.

(2) 살피건대, 부정사용에 의한 상표의 등록취소 사건에 있어서 실사용 상표와 타인의 상표 사이의 혼동 유무는 당해 실사용 상표의 사용으로 인하여 수요자로 하여금 그 타인의 상표 상품과의 사이에 상품 출처의 혼동을 생기게 할 우려가 객관적으로 존재하는가의 여부에 따라 결정하면 충분하므로, 그 타인의 상표가 당해 등록상표의 권리범위에 속하거나 상표법상의 등록상표가 아니라고 하더라도 그 혼동의 대상이 되는 상표로 삼을 수 있고(대법원 2005. 6. 16. 선고 2002후1225 전원합의체 판결 등), 상표의 부정사용 여부는 '변형상표들'을 사용한 때를 기준으로 판단해야 하고 피고 주장과 같이 이 사건 등록상표의 출원일 당시 '이탈리아 하이드로겐' 상표가 국내에 잘 알려졌는지 여부를 기준으로 할 것은 아니다.

따라서 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

나) 국내 판매업자들은 전용사용권자나 통상사용권자가 아니라는 주장

(1) K, L 등에 관하여

(가) 피고는 K 등에게 통상사용권을 부여한 적이 없다고 주장하므로 살피건대, 갑 제42호증의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고가 이 사건 심판절차에서 제출한 제품안내서(갑 제42호증)에는 'E'의 회사명과 함께 K이 운영한다는 온라인 쇼핑몰인 'M'의 주소가 기재되어 있으므로, K 등은 이 사건 등록상표의 통상사용권자라고 인정된다.

(나) 피고는 위 제품안내서 및 온라인 쇼핑몰은 K이 피고의 허락없이 무단으로 제작, 사용하는 것이라고 주장한다. 그러나 피고는 이 사건 심판절차에서 위 온라인 쇼핑몰은 K 또는 L가 N라는 상호로 운영하고 있고, N는 피고와 정식으로 계약하여 제품을 수입하고 있으며, 위 온라인 쇼핑몰 메인화면에도

(다) 피고는, 위 제품안내서 및 온라인 쇼핑몰의 제작, 사용은 피고의 허락을 받은 것이 아님에도 이 사건 심판에서의 대리인이 실수로 위와 같이 자인하였다고 주장하면서 그 대리인의 확인서(을 제16호증)를 제출하고 있다. 그러나 갑 제53호증의 1 내지 6의 각 기재에 의하면, 이 사건 심판절차에서 피고는 2013. 8. 22.자 답변서, 2013. 12. 18.자 의견서, 2014. 1. 9.자 의견서에서 일관되게 K 등이 피고의 통상사용권자로서 국내에서 이 사건 등록상표를 사용하였다고 주장하다가, 원고가 상표법 제73조 제1항 제8호의 부정사용에 의한 무효사유를 주장하자 2014. 3. 7.자 의견서에서부터 K 등은 통상사용권자가 아니라 단순한 판매업자라고 기존의 주장을 번복하면서 현재까지도 번복 경위에 관하여 합리적이고 충분한 설명을 하지 못하고 있다.

(라) 그렇다면 K 등은 이 사건 등록상표의 통상사용권자라고 인정된다.

(2) 0에 관하여

증인 0의 증언, 갑 제54, 55호증(각 가지번호 포함)의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 이는 자신의 직원 P으로 하여금 피고의 동생 'Q'과 연락하게 하여 이 사건 등록상표의 사용권을 부여받은 통상사용권 자라고 인정된다.

다) '변형상표들이 사용된 상품들은 피고가 공급한 것이 아니라는 주장

(1) K 등에 관하여

피고는 K의 확인서(을 제17호증)를 제시하며 K 등이 '변형상표들'을 부착하여 전시, 판매한 상품들은 피고가 공급한 것이 아니라, K 등이 FUKU YA LTD 등 다른 업체로부터 공급받아 전시, 판매한 것이라고 주장한다.

그러나 K 등이 피고와 거래관계를 맺고 있고, 피고로부터 공급받던 상품들의 공급가가 그리 높은 것이 아님에도 굳이 중국 내 다른 공급업체들을 물색하여 피고 몰래 피고의 상표권을 침해하면서까지 '변형상표들'이 부착된 상품들을 수입하였다는 주장은 통상의 거래관념에 맞지 않고 상식에도 반한다(게다가 피고는 K이 위 다른 업체와 접촉한 경위, 거래서류, 제품사진 등에 관해서는 전혀 제시하지 못하고 있다).

또한, 이 사건 심판절차에서 피고는 K 등이 운영하는 위 온라인 쇼핑몰 및 제품 안내서(갑 제42호증)를 피고의 국내에서의 상표사용 사실의 증거로 주장하기도 하였다. 그렇다면 K 등이 위 온라인 쇼핑몰 및 제품안내서에 게재한 사진들은 피고(또는 피고의 통상사용권자인 'E' 또는 'F')로부터 공급받은 상품들에 관한 것이라고 인정된다.

(2) 0에 관하여

피고는 P의 확인서(을 제24호증)를 제시하며 이가 R에게 판매한 상품들(갑 제47호증)은 'E'가 아니라 위조된 상품들을 중국 온라인 쇼핑몰 타오바오(www.taobao.com)를 통하여 구입한 것이라고 주장한다.

그러나 증인 0의 증언, 갑 제54, 55호증(각 가지번호 포함)의 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 이가 R에게 판매한 상품들은 피고의 동생 'Q'을 통하여 피고로부터 수입한 것임을 인정할 수 있고, 다만 이가 위 온라인 쇼핑몰에서 구입하거나 서울 S 소재 의류공장에서 입수한 제품들이 다소 있으나 이는 이가 개인적으로 사용했거나 사무실 개업식 기념품으로 사용한 사실을 알 수 있다.

그렇다면 O가 R에게 판매한 상품들은 피고(또는 피고의 통상사용권자인 'E' 또는 'F')로부터 공급받은 것이라고 인정된다.

라) 피고가 통상사용권자에게 상당한 주의를 기울였다는 주장

(1) 피고는 통상사용권자 'E'에게 주기적으로 상표의 정당사용에 대한 주의와 관심을 촉구해 왔으며, 특히 상표사용 매뉴얼 등을 제작하여 배포하고 한국에 수출할 이 사건 등록상표 부착 상품의 수량과 상표부착 형태 등에 대하여 문서로 통보하고 승인을 받도록 의무화하고, 새로운 상품을 출시할 경우에는 그 샘플을 상표권자에게 미리 보내서 상표의 정당사용 여부를 확인 받도록 하는 등 상표권자가 위 통상사용권자를 실질적 지배 하에 두었으므로, 상당한 주의를 기울였다고 주장한다.

(2) 살피건대, 상표권자가 등록상표에 대한 전용사용권자 또는 통상사용권자의 부정사용 행위에 대하여 상당한 주의를 하였다고 하기 위해서는 전용사용권자 또는 통상 사용권자에게 오인·혼동행위를 하지 말라는 주의나 경고를 한 정도로는 부족하고, 사용실태를 정기적으로 감독하는 등의 방법으로 상표 사용에 관하여 전용사용권자 또는 통상사용권자를 실질적으로 그 지배하에 두고 있다고 평가할 수 있을 정도가 되어야 하며, 그에 대한 증명책임은 상표권자에게 있다(대법원 2011. 5, 26. 선고 2010후3462 판결 등), 그런데 을 제18, 19호증은 피고의 2014. 4. 8.자 확인서 및 2012. 12. 20.자 피고와 'E' 간의 통상사용권 계약서로서, 당사자인 피고가 작성하여 제출한 확인서 내용을 그대로 믿기는 어렵고, 통상사용권 계약서의 내용만으로는 상당한 주의를 기울였다고 하기는 부족하므로, 피고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

라. 정리

이상에서 살펴본 바와 같이 피고의 통상사용권자인 'E', 'F' 또는 K, O 등은 '이탈리아 하이드로겐' 상표를 모방하여 이 사건 등록상표와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인 또는 타인의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 생기게 하였으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제8호에 해당한다.

4. 이 사건 심결의 적법 여부

상표법 제73조 제1항 제3호에 해당하는지 여부에 대하여 살필 필요 없이, 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제8호에 해당하여 그 등록이 취소되어야 함에도 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

5. 결론

따라서 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사곽부규

판사김부한

심급 사건

참조조문

참조판례