원심판결 이유에 의하면 원심은, 그 채용 증거들에 의하여, 신청인은 1999. 5. 26. 피신청인과 사이에 신청인이 저술한 영어학습법에 관하여 기간을 3년으로 하여 위 저작물의 독점적인 출판권을 설정하기로 하는 계약을 체결하였고, 이 출판계약에 따라 같은 해 7. 19. '영어공부 절대로 하지 마라'(이하 '영절하'라 한다)라는 제호의 원심판결 별지 목록 제1 기재 서적이 출판된 사실, 신청인이 저술한 '영절하'는 제호가 반어적인 것으로 특이할 뿐만 아니라 그 내용면에서도 영어학습방법을 기존의 문자학습에서 이와는 전혀 다른 소리학습으로 전환한다는 독창적인 발상을 제시하고 있어, 출판되자마자 독자들의 큰 인기를 끌어 현재까지 100만 부 이상이 판매되었으며, 그에 따라 '영절하'의 내용과 그 저자인 신청인이 신문과 방송 등을 통하여 널리 알려지게 된 사실, 그 후 피신청인은 '영절하'를 신청인과의 협의나 신청인의 양해 없이 위 목록 제5 내지 12 기재 각 서적(이하 '이 사건 서적'이라 한다)의 제호의 일부로 사용하여 이를 제작·판매하고 있는 사실, 신청인은 2001. 10. 6. '영어공부 절대로 하지 마라!'에 관하여 상표를 사용할 상품 및 구분을 '제16류 정기간행물 등 10건'으로 하여 상표등록을 출원하였고, 2003. 11. 7. 상표등록(등록번호 564818호)이 된 사실을 인정한 다음, 신청인의 주장, 즉 피신청인이 신청인과의 협의나 신청인의 양해 없이 이 사건 서적의 제호로 '영절하'를 사용하여 제작·판매하는 행위는 상표법 제66조 제1호 에 규정된 '타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용한 행위'에 해당하므로 상표법 제65조 에 의하여 피신청인의 행위를 금지하여야 한다는 주장에 대하여, 서적류의 제호는 당연히 해당 저작물의 창작물로서의 명칭 내지는 그 내용을 함축적으로 나타내는 것이며 그러한 창작물을 출판하고 제조·판매하고자 하는 자는 저작권법에 저촉되지 않는 한은 누구든지 사용할 수 있는 것으로서 품질을 나타내는 보통명칭 또는 관용상표와 같은 성격을 가지는 것이므로 제호로서의 사용에 대하여는 상표법 제51조 의 규정에 의하여 상표권의 효력이 미치지 않으므로, 비록 피신청인이 '영절하'를 제호 중 일부로 사용하여 이 사건 서적을 제작·판매하고 있지만, 이는 상표적 사용이라 할 수 없으므로 신청인의 상표권을 침해한 것으로 볼 수 없다고 판단하였다.

2. 대법원의 판단

그러나 위와 같은 원심의 판단은 다음과 같은 이유로 수긍하기 어렵다.

타인의 등록상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하면 타인의 상표권을 침해하는 행위가 된다고 할 것인바( 상표법 제66조 제1항 참조), 서적류의 제호는 특별한 사정이 없는 한 해당 저작물의 창작물로서의 명칭 내지는 그 내용을 함축적으로 나타내는 것이며 그러한 창작물을 출판하고 제조·판매하고자 하는 자는 저작권법에 저촉되지 않는 한은 누구든지 사용할 수 있는 것으로서 품질을 나타내는 보통명칭 또는 관용상표와 같은 성격을 가지는 것이므로 제호로서의 사용에 대하여는 상표법 제51조 의 규정에 의하여 상표권의 효력이 미치지 않는 것이 원칙이기는 하나 ( 대법원 1995. 9. 26. 선고 95다3381 판결 참조), 타인의 등록상표를 정기간행물이나 시리즈물의 제호로 사용하는 등 특별한 경우에는 사용 태양, 사용자의 의도, 사용 경위 등 구체적 사정에 따라 실제 거래계에서 제호의 사용이 서적의 출처를 표시하는 식별표지로서 인식될 수도 있으므로, 그러한 경우까지 상표권의 효력이 미치지 않는 것으로 볼 수는 없다 .

이 사건에 관하여 보건대, 원심의 인정에 의하면, 피신청인은 이 사건 서적을 '영절하! 중학입문', '영절하! 중학입문 Listening Script & Test Answers', '영절하! 중학실력', '영절하! 중학실력 Listening Script & Test Answers', '영절하! 중학기본', '영절하! 중학기본 Listening Script & Test Answers', '영절하! 중학종합', '영절하! 중학종합 Listening Script & Test Answers'라는 제호로 제작·판매하여 '영절하'를 제호의 일부로 하는 시리즈물의 형식으로 이 사건 서적을 제작·판매하고 있음을 알 수 있는바, 앞서 본 법리에 의하면, 피신청인의 '영절하' 제호의 사용 태양, 사용 의도, 사용 경위 등에 비추어 피신청인은 신청인의 등록상표를 시리즈물인 서적의 제호의 일부로 사용함으로써 시리즈물인 서적의 출처를 표시하고 있는 것으로 볼 여지가 있으므로, 원심으로서는 피신청인의 위와 같은 제호의 사용이 서적의 출처를 표시하는 식별표지로서 인식될 수 있는 사용인지 여부에 대하여 나아가 심리한 후 그와 같은 사용으로 인정할 수 있는 경우에는 신청인의 상표권을 침해하는 상표적 사용으로 보아 신청인의 상표권의 효력이 이에 미치는 것으로 보아야 할 것이다.

그럼에도 불구하고, 원심은 등록상표를 서적류의 제호로 사용하더라도 상표적 사용에 해당하는 경우가 있을 수 있음을 간과한 나머지, 피신청인이 신청인의 등록상표를 시리즈물인 서적의 제호의 일부로 사용함으로써 서적의 출처를 표시하고 있는지 여부에 대하여 아무런 심리·판단을 하지 아니한 채 상표권의 효력이 서적의 제호로서의 사용에는 당연히 미치지 아니하는 것으로 보았으니, 원심판결에는 서적 제호의 상표적 사용에 관한 법리를 오해하고, 필요한 심리를 다하지 아니함으로써 판결 결과에 영향을 미친 위법이 있다고 할 것이다.

3. 결 론

그러므로 더 나아가 나머지 상고이유를 판단할 필요 없이 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.