2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

가. 이 사건 특허발명(도면은 별지와 같다)

① 발명의 명칭 : 전철기용 텅레일부 융설장치

② 출원일/우선권 주장일(우선권 주장국)/등록일/등록번호 : 2001. 7. 7./2000. 8. 4. (러시아)/2002. 10. 14./제358407호

③ 특허청구범위(2002. 9. 11. 최후 보정된 내용)

청구항 1. a) 고정레일에 대한 전철기 텅레일의 위치를 감지하기 위한 위치센서; b) 상기 텅레일과 고정레일 사이에서 눈의 존재여부를 감지하기 위한 눈 감지센서;

c) 선로의 온도를 감지하기 위한 온도센서;

d) 전기장치에 의해 열을 발생하는 히터; 및

e) 상기 위치센서에서 측정된 고정레일에 대한 전철기 텅레일의 위치정보, 상기 눈 감지센서에서 측정된 텅레일과 고정레일 사이의 눈의 존재여부에 관한 정보 및 온도센서에서 측정된 선로의 온도정보를 수신하여 히터의 열 발생 정도를 제어하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 전철기용 텅레일부 융설 장치.

④ 특허권자 : 원고

나. 심결의 경위

(1) 피고는 이 사건 특허발명이 특허법 제29조 제2항 , 제54조 , 제47조 제2항 , 제42조 제3항 에 각 위반한다는 이유로 이 사건 특허발명에 대한 등록무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 2002당2859호 로 심리하여 2004. 10. 30. (2)와 같은 이유로 피고의 청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

(2) 이 사건 심결이유의 요지

(가) 이 사건 특허발명은 그 출원 전에 공지된 비교대상발명 1에 비하여 진보성이 있고, 비교대상발명 2는 이 사건 특허발명과 대비할 수 있을 정도로 구성과 효과가 특정되어 있지 아니하므로, 이 사건 특허발명은 특허법 제29조 제2항 에 해당하지 아니한다(원, 피고가 이 소송에 이르러서는 이 사건 특허발명의 진보성을 다투지 아니하고 있으므로 비교대상발명 1, 2의 설시를 생략한다).

(나) 이 사건 특허발명에 대한 우선권 주장의 기초가 된 러시아에서의 실용신안등록출원의 출원인은 폐쇄형 합작투자회사인 ‘Road Center of Introduction'이고, 원고는 위 회사로부터 특허를 받을 수 있는 권리와 우선권을 양수한 승계인의 자격으로 대한민국에서 이 사건 특허발명에 대한 등록출원을 한 것이므로, 이 사건 특허발명에 대한 우선권 주장은 특허법 제54조 에 따라 적법하게 이루어진 것이다.

(다) 이 사건 특허발명의 우선일이 2000. 8. 4.인 이상, 특허출원의 보정요건 또한 그 당시에 적용되던 법률인 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것, 이하 같다)에 따라 판단되어야 하는 바, 이 사건 특허발명에 대한 출원보정의 내용은 공지기술에 해당하는 눈 감지센서 및 위치센서의 내용을 보다 상세하게 부연 설명하는 정도에 지나지 않는 것이어서 구 특허법 제47조 의 요건에 부합하는 적법한 것이다.

(라) 이 사건 특허발명의 특허법 제42조 제3항 위배

1) 이 사건 특허발명의 상세한 설명에는 ‘고정레일에 대한 전철기 텅레일의 위치를 측정하기 위한 위치센서와, 텅레일과 고정레일 사이에서 눈의 존재를 인식할 수 있는 눈 감지센서가 상기 제어장치에 부착되어 있다’고만 기재되어 있을 뿐, 각 센서가 제어장치의 어느 부분에 어떻게 부착되어 작동되는지가 구체적으로 기재되어 있지 아니하고, 상세한 설명에 위치센서와 눈 감지센서가 ‘선로위에서 조립된다’고 기재되어 있으나, 위 각 센서가 선로의 어느 부분에 어떻게 조립되어 작동하는지에 관한 구체적 기재가 없다.

2) 이 사건 특허발명의 상세한 설명에는 ‘응용장치의 제어유닛은 프로그램 가능한 단일 칩으로 구성되어 디스패칭 전철기에 따른 통신장비와 연결된 마이크로 콘트롤러를 구비하고 있어서 작동에너지 소모량을 현저히 줄이고, 서로 다른 기후와 날씨 조건에서 전철기 운전의 안정성을 증가할 수 있다'고 기재되어 있으나, 위 제어유닛의 단일 칩으로 형성한 마이크로 콘트롤러가 디스패칭 전철기에 따른 통신장비와 어떻게 연결되어 있고, 응용장치의 제어유닛이 어떠한 작동 원리에 의하여 작동에너지를 현저히 줄이며 서로 다른 기후와 날씨 조건에서 전철기 운전의 안정성을 증가시킬 수 있는지에 대한 구체적 기재가 없다.

3) 이 사건 특허발명의 상세한 설명에 나타난 ‘응용장치가 적절한 전철기의 근처에 설치된 변환케이스 형태로 설치된다’, ‘상기 변환케이스의 바닥부에는 단일 칩의 마이크로 콘트롤러를 갖는 제어유닛이 위치한다’는 등의 기재와 관련하여, ‘적절한 전철기의 근처’가 되기 위해서는 어떠한 조건이 만족되어야 하는지, ‘변환케이스 형태’란 무엇을 의미하는지, 변환케이스의 바닥부에 단일 칩의 마이크로 콘트롤러를 갖는 제어유닛을 어떻게 위치시키며, 마이크로 콘트롤러, 발열체, 선로온도센서, 눈 감지센서 및 텅레일센서 등이 선로 위에서 어떻게 상호 조립, 부착되는지가 구체적으로 설명되어 있지 않으며, 콘트롤러와 연결된 모뎀이 디스패칭 전철기를 구비하는 제어유닛의 통신수단과 어떻게 관련되어 어떤 작용을 하는지 명확하지 않다.

4) 결국, 이 사건 특허발명의 명세서는 해당 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘당업자’라고 한다)가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 발명의 구성과 효과가 기재되어 있지 아니하다.

(라) 따라서, 이 사건 특허발명은 특허법 제29조 제2항 , 특허법 제54조 , 구 특허법 제47조 제2항 에 각 위배되지 아니하나, 명세서 기재불비에 해당하여 특허법 제42조 제3항 의 규정에 위배되므로 그 등록이 무효로 되어야 한다.

[증 거] 갑 제1 내지 3호증

2. 당사자의 주장

가. 원고 주장의 요지

(1) 원고가 2002. 9. 11. 최후보정을 통하여 이 사건 특허발명 명세서에 리액턴스 방식의 눈 감지센서에 관한 구성을 추가한 것은 사실이나, 이 사건 특허발명의 최초 출원 당시에도 당업자 사이에서 눈 감지센서의 기술적 의미는 명백한 것이었고, 위와 같은 ‘리액턴스 방식의 눈 감지센서’는 최초 출원 명세서에 기재된 눈 감지센서에 관하여 한 가지의 실시례를 든 것에 지나지 않으므로 이를 가리켜 신규사항의 추가라고 할 수는 없다.

(2) 특허발명의 명세서 기재요건은 발명의 구성별 특성과 그에 관한 중요한 기술적 사항을 설명하고, 도면을 통해 실시례를 보이면 충분한 것이며, 구체적인 실시 태양은 다양한 현장 여건에 따라 달라질 수 있는 것인 바, 당업자라면 이 사건 특허발명의 명세서 기재만으로도 ‘눈 감지센서’, ‘온도센서’ 등 모든 구성요소의 기술적 의미와 유기적 작동원리를 용이하게 이해하고 실시할 수 있으므로, 이 사건 특허발명은 명세서 기재불비에 해당하지 아니한다.

나. 피고 주장의 요지

(1) 특허법 제54조 소정의 우선권 주장에 따른 소급효는 보정에는 미치지 아니하므로, 이 사건 특허발명에 대한 보정의 적법 여부는 구 특허법이 아닌 2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정된 현행법이 적용되어야 하는 바, 발명의 상세한 설명에 ‘눈 감지센서’의 구체적 구성을 추가하는 내용으로 이루어진 2002. 9. 11.자 이 사건 특허발명의 최후보정은 신규사항추가에 해당하여 특허법 제47조 제2항 에 위배된 것이다.

(2) 이 사건 특허발명의 명세서에는 눈 감지센서, 텅레일 위치센서가 선로 위에 어떤 방식으로 부착되어 작동하는지에 관하여 기재나 도면에 의한 설명이 전혀 없고, 이 사건 특허발명은 기존의 위치센서를 융설장치에 적용하여 전철기 전열장치 구동에 사용되는 열에너지의 소모를 감소시키는데 기술적 요지가 있음에도 위치센서와 융설장치의 구체적 결합관계가 전혀 나타나 있지 않으므로 특허법 제42조 제3항 에 위배된 것이다.

3. 판단

가. 이 사건 특허발명의 특허법 제47조 제2항 위배 여부

(1) 판단의 기준

(가) 특허법 제54조 제1항 ( 구 특허법 제54조 제1항 도 동일하다)은 ‘조약에 의하여 대한민국 국민에게 특허출원에 대한 우선권을 인정하는 당사국 국민이 그 당사국 또는 다른 당사국에 특허출원을 한 후 동일발명을 대한민국에 출원하여 우선권을 주장하는 때에는 제29조 및 제36조 의 규정을 적용함에 있어서 그 당사국에 출원한 날을 대한민국에 특허출원한 날로 본다’고 규정하고 있으므로, 우선권 주장에 의한 출원일의 소급효는 특허법 제29조 및 제36조 의 적용에 있어서만 제한적으로 인정되는 것이다.

따라서, 이 사건 특허발명에 대한 출원보정의 적법여부를 판단함에 있어서는 우선권 주장일이 아니라 대한민국에서의 특허출원일을 기준으로 하여야 하므로, 이 사건 특허발명의 출원일인 2001. 7. 7. 당시 시행되던 특허법 제47조 제2항(2001. 2. 3.자 법률 제6411호로 개정되어 지금에 이르는 것) 이 적용되어야 한다. 이 사건 심결은 위와 같은 법리를 오인하여 구 특허법 제47조 제1항 (특허출원인은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면의 요지를 변경하지 아니하는 범위 안에서 제2항의 경우를 제외하고는 다음 각호의 1에 해당하는 날부터 1년 3월이내에 특허출원서에 첨부된 명세서 또는 도면을 보정할 수 있다)을 적용한 잘못이 있다.

(나) 특허 출원에 대하여 거절이유 통지를 받고 보정을 하는 경우 또는 그 보정에 의하여 발생한 거절이유에 대하여 거절이유 통지를 받아 다시 보정을 하는 경우, 그 각 명세서 또는 도면의 보정은 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면에 기재된 사항의 범위 안에서만 이를 할 수 있고( 특허법 제47조 제2항 ) 신규사항의 추가는 금지되는 바, 보정이 신규사항의 추가에 해당하지 않기 위해서는 보정된 내용이 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서 또는 도면의 기재에 비추어 당업자에게 자명한 사항, 즉, 그 사항 자체를 직접적으로 표현하는 기재는 없으나 최초 명세서 등의 내용으로 보아 당업자가 기재되어 있었던 것으로 인정할 수 있는 사항이어야 한다.

(2) 이 사건 특허발명의 출원과 보정 경과

다음의 사실은 당사자가 다투지 아니하거나, 갑 제3호증의 기재 및 변론 전체의 취지에 의하여 인정된다.

(가) 이 사건 특허발명의 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서의 발명의 상세한 설명에는 눈 감지센서와 관련하여, ‘① 텅레일부 융설장치는 철로 상에 장착되는 자동제어 유닛과 연결되는 전열히터, 고정레일에 부착되는 레일온도센서, 텅레일과 고정레일 사이에 존재하는 눈을 감지하는 눈센서, 주변 기후온도를 감지하는 기후센서 그리고 텅레일의 위치를 감지하는 센서를 포함한다, ② 상기한 목적을 달성하기 위하여 본 발명은 ...(중략)... 텅레일과 고정레일 사이에 존재하는 눈을 감지하기 위한 인디케이터(indicator)가 상기 제어장치에 차별적으로 연결된 전철기 텅레일부 융설장치를 제공한다, ③ 제안되는 장치에서 새로운 것은 고정레일에 대한 전철기 텅레일의 위치를 측정하기 위한 센서와 상기 텅레일과 고정레일 사이에서 눈의 존재를 인식할 수 있는 인디케이터가 상기 제어장치에 부착되어 있다는 것이다’라는 기재가 있고, 특허청구범위 제1항은, ‘전기장치에 의해 열을 발생하는 히터(heater), 고정레일에 대한 전철기 텅레일의 위치를 감지하기 위한 센서, 상기 텅레일과 고정레일 사이에 존재하는 눈(snow)을 감지하기 위한 인디케이터(indicator)가 연결된 제어부 및 선로의 온도를 감지하기 위한 온도센서를 구비하는 것을 특징으로 하는 전철기용 텅레일부 융설장치’로 되어 있다.

(나) 특허청이 2001. 12. 17. 원고에게 ‘최초출원명세서에 기재된 무빙레일과 고정레일 사이의 눈을 감지할 수 있는 센서(인디케이터)가 어떤 작용에 의하여 눈을 감지하는지가 분명하지 아니하여 기재불비에 해당한다’는 등의 내용으로 최초로 거절이유통지를 하자, 원고는 2002. 5. 17. 1차 보정을 통하여 ‘① 상기 텅레일과 고정레일 사이의 열량을 측정하여 눈을 감지하는 눈 감지센서, ② 상기 눈 감지센서에서 측정된 텅레일과 고정레일 사이의 열량정보 및 온도센서에서 측정된 선로의 온도정보를 수신하여 히터의 열 발생 정도를 제어하는 제어부를 포함한다’라는 취지로 발명의 상세한 설명의 내용을 변경한 외에, 특허청구범위 또한 ‘청구항 1. a) 고정레일에 대한 전철기 텅레일의 위치를 감지하기 위한 위치센서; b) 상기 텅레일과 고정레일 사이의 열량을 측정하여 눈을 감지하는 눈 감지센서; c) 선로의 온도를 감지하기 위한 온도센서; d) 전기장치에 의해 열을 발생하는 히터; 및 e) 상기 위치센서에서 측정된 고정레일에 대한 전철기 텅레일의 위치정보, 상기 눈 감지센서에서 측정된 텅레일과 고정레일 사이의 눈의 존재여부에 관한 정보 및 온도센서에서 측정된 선로의 온도정보를 수신하여 히터의 열 발생 정도를 제어하는 제어부를 포함하는 것을 특징으로 하는 전철기용 텅레일부 융설 장치’로 보정하였다.

(다) 특허청이 이에 대하여, 2002. 7. 13. ‘눈 감지센서로 어떻게 레일 사이의 열량을 측정할 수 있는지, 그리고 열량의 측정 결과로부터 어떻게 눈의 존재 여부를 확인할 수 있는지가 명확하지 않다’는 취지로 다시 거절이유통지를 하자, 원고는 2002. 9. 11. 제출한 최후보정서를 통하여, 발명의 상세한 설명에서 눈 감지센서가 위 (나)와 같이 텅레일과 고정레일 사이의 열량을 측정하여 눈을 감지한다는 기재를 삭제하는 대신, ‘상기 눈 감지센서(5)는 센싱업계에서 널리 알려진 리액턴스 방식으로 작동되는 센서로서 내부에 서로 대향하게 배치되는 한 쌍의 금속성판으로 형성된 평행판 축전기와 상기 평행판 축전기를 요소로 하는 교류회로를 구비한다. 따라서 외부와 연통된 상기 눈 감지센서(5)의 개구부를 통하여 상기 한 쌍의 금속성판 사이에 눈이 존재하게 되면 유전율의 변화로 상기 축전기의 정전용량이 변화하게 되고 상기 교류회로에서 이에 따른 전류변화 값을 측정함으로써 눈의 존재여부를 검출한다’는 사항을 추가하는 한편, 특허청구범위 역시 위 1.의 ③과 같이 보정하였다.

(3) 보정을 통한 신규사항의 추가 여부

이 사건 특허발명의 특허출원서에 최초로 첨부된 명세서에는 눈 감지센서와 관련하여 ‘텅레일과 고정레일 사이에 눈 감지센서(또는 눈을 감지하기 위한 인디케이터)가 존재한다’는 기재만이 있을 뿐이었다가, 최후보정에 이르러 ‘눈 감지센서는 리액턴스 방식으로 작동되는 센서로서 한 쌍의 금속성판 사이에 눈이 존재하면 유전율의 변화로 한 쌍의 금속성판으로 형성된 평행판 축전기의 정전용량이 변하게 되고, 이에 따른 교류회로의 전류변화 값을 측정하는 것’이라는 취지의 기재가 추가되었다. 통상적으로 센서라 함은 ‘온도, 압력, 습도 등 여러 종류의 물리량을 검지(검지), 검출하거나 판별, 계측하는 기능을 갖춘 소자(소자)’를 의미하는 것으로서, 눈의 존재를 감지하는 센서로는 눈의 존재에 의하여 비롯된 유전율의 변화를 감지하는 것 외에도, 습도를 감지하는 것, 압력을 감지하는 것, 열량을 감지하는 것, 눈이 쌓인 높이를 감지하는 것, 광선 투과율의 변화를 감지하는 것 등 여러 종류를 상정할 수 있으므로, 최초 명세서에 기재된 ‘눈 감지센서’라는 기재만으로 그것이 당업자 사이에서 ‘리액턴스 방식으로 작동되는 센서로서 한 쌍의 금속성판 사이에 눈이 존재하면 한 쌍의 금속성판으로 형성된 평행판 축전기의 유전율의 변화로 정전용량이 변하게 되고, 이에 따른 교류회로의 전류변화 값을 측정하는 것’으로 자명하게 인식된다고 볼 수는 없다(만에 하나, 센서 분야의 당업자 사이에서는 눈 감지센서의 의미가 위와 같은 내용으로 자명한 것이라 하더라도 ‘눈 감지센서’는 ‘전철기용 텅레일부 융설장치’인 이 사건 특허발명의 한 구성요소에 지나지 않으므로 이 사건 특허발명이 속하는 기술분야의 당업자를 위 센서분야의 당업자와 동일하게 볼 수는 없다). 결국, 위 최후보정은 추상적 상위개념에 속하는 최초 명세서의 내용(최초 명세서 어느 곳에도 눈 감지센서의 구체적인 실시례가 전혀 기재되어 있지 않다)을 하위개념에 속하는 구체적 구성요소를 동원하여 한정한 것으로서, 그 내용이 당업자에게 자명하다 볼 수 없으므로 신규사항의 추가에 해당한다.

한편, 위 (2) (나)항에서 본 바와 같이 원고 스스로도 명세서에 대한 1차 보정시에는 ‘눈 감지센서’가 ‘텅레일과 고정레일 사이의 열량의 변화를 감지함으로써 눈의 존재를 알아내는 것’이라고 하였다가, 최후보정시 이를 다시 ‘리액턴스 방식에 의한 유전량 변화를 측정하는 방식에 의하여 눈의 존재를 감지하는 것’으로 변경한 점 또한 최후로 보정된 ‘눈 감지센서’의 의미가 당업자에게 자명한 것이 아니라는 판단을 뒷받침한다.

(4) 소결

따라서, 이 사건 특허발명의 명세서 보정은 신규사항의 추가에 해당하여 특허법 제47조 제2항 에 위배된다.

나. 특허법 제42조 제3항 위배 여부

가사, 이 사건 특허발명에 대한 명세서의 보정이 신규사항의 추가에 해당하지 않는다 하더라도 이 사건 특허발명은 다음과 같은 이유로 기재불비에 해당한다.

이 사건 특허발명의 상세한 설명에는, ‘리액턴스 방식의 눈 감지센서는 눈이 존재할 때 센서를 이루는 한 쌍의 금속성판 사이에 유전율이 변화하므로 이를 이용하여 눈의 존재를 감지한다’고만 기재되어 있는 바, ‘유전율’이라 함은 유전체가 콘덴서의 극판 사이에 개재되었을 때와 개재되지 않았을 때의 전기용량 차이를 비율로 나타낸 것으로서, 유전체의 종류는 매우 다양하고, 자연상태의 눈(snow)이나 물이 모두 이에 속한다. 따라서, 이 사건 특허발명에서 눈 뿐 아니라 물 또는 기타 이물질이 센서를 이루는 한 쌍의 금속성판 사이에 채워지더라도 유전율의 변화는 발생하게 되는데, 만약 위 금속성판 사이에 눈이 아닌 빗물이나 눈이 녹은 물이 채워진 경우에까지 유전율의 변화가 감지되어 융설장치가 가동된다면, 이는 이 사건 특허발명의 목적에 명백히 반하는 것이다. 그러므로, 이 사건 특허발명의 상세한 설명에는 발명의 핵심적 요소에 해당하는 눈 감지센서가 어떠한 구동원리에 의하여 눈의 존재만을 감지할 수 있는지가 특정되어야 할 것임에도 이 사건 특허발명의 상세한 설명에는 그에 관한 아무런 구체적 기재가 없으므로, 당업자가 이 사건 특허발명을 용이하게 실시할 수 있을 정도로 기재되어 있다고 볼 수 없다.

따라서, 이 사건 특허발명은 특허법 제42조 제3항 에 위배된다.

다. 소결론

이 사건 특허발명은 특허법 제47조 제2항 에 해당하고, 가사 그렇지 않다 하더라도 같은 법 제42조 제3항 에 해당하여 각 같은 법 제133조 에 의하여 그 등록이 무효로 되어야 할 것인 바, 이 사건 심결은 이와 결론을 같이 하였으므로 정당하다.

4. 결론

그렇다면, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

[별지 도면 생략]

판사 최성준(재판장) 조영선 한동수

심급 사건

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