[2] 목적이 같은 두 발명이 원료물질이 서로 다르고 작용효과도 차이가 있어서 우수한 쪽에 진보성을 인정한 사례

[2] 고굴절율 플라스틱 렌즈 제조를 목적으로 하는 본원발명은 인용례와 그 목적이 서로 유사하다고 할 것이나 그 재료물질이 서로 다름이 명백하므로, 그 기술적 구성이 다르고, 또한 그로 인한 작용효과에 있어서도 본원발명이 인용례에 비하여 더 나은 효과가 있다고 보여지므로, 본원발명에 진보성을 인정할 수 있다고 한 사례.

1. 원심결 이유에 의한 원심의 사실인정과 판단

이 사건 출원발명(이하 본원발명이라고 한다)과 인용례(1987. 9. 9. 공개된 유럽공개특허공보 제235743호, 출원번호：87102718.1, 이하 같다)는 다같이 고굴절율 플라스틱 렌즈 제조에 관한 것으로서 서로 그 목적이 동일하고, 그 사용하는 원료로 본원발명은 유황함유 지방족 폴리이소시아네이트와 폴리올이나 폴리티올을 중합시키고, 인용례는 방향족 폴리이소시아네이트와 유황원자를 함유하는 폴리티올을 중합시키고 있으나, 이들 원료물질을 중합시킴으로써 중합체 구조 내에서 유황원자를 함유시키는 점에서 별다른 곤란성이 인정되지 아니할 뿐만 아니라, 지방족 폴리이소시아네이트와 방향족 폴리이소시아네이트는 필요에 따라 적의 선택할 수 있는 정도에 불과하여 이 점에 특징이 있다고 할 수 없으며, 또한 인용례에서도 성형후 수지의 취출을 용이하게 하기 위하여 내부이형제를 혼입한다고 기재되어 있을 뿐만 아니라, 유동파라핀, 왁스, 고급지방산의 금속염(스테아르산아연) 등을 내부 이형제로 사용하는 점은 주지의 기술(1986. 10. 21. 공고된 국내 특허공보 제1219호의 공고 제86-1768호 명세서 참조)로 인정되므로, 본원발명은 인용례로부터 당해 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(당업자라고도 한다.)가 용이하게 상도할 수 있는 것으로 인정되고, 나아가 양 발명의 반응조건으로 폴리이소시아네이트와 활성수소화합물의 사용비율이 동일(0.5∼3.0)하고, 주형 중합온도도 통일성의 범주내(본원발명은 -50∼200℃, 인용례에서는 -20∼150℃임)의 것으로 인정되며, 또한 작용효과 면에서도 본원발명에서 높은 면정밀도, 뛰어난 광학물성, 경량, 내충격성이 뛰어나 안경렌즈, 카메라렌즈 등의 광학소재로서 사용하는데 좋다는 점과 인용례에서 무색투명으로 고굴절율을 가지고, 저분산, 저비중이고, 내충격성, 내후성이 뛰어나며, 중합이 용이하여 광학왜곡이 없고 렌즈연마 가공성, 염색성이 우수하여 안경렌즈, 카메라렌즈 및 기타 광학소재로 사용하는데 좋다는 점과는 별다른 차이가 없을 뿐만 아니라 구체적인 효과 자료 즉, 굴절율, 압베수, 내후성, 외관에서도 별다른 차이가 없으므로, 결국 본원발명은 인용례에 의하여 당업자가 용이하게 발명할 수 있는 것이라고 할 것이어서, 구 특허법(1990. 1. 13. 법률 제4207호로 전면 개정되기 전의 법률, 이하 같다) 제6조 제2항 에 의하여 그 등록을 거절한 원사정은 정당하다.

2. 상고이유에 대한 판단

가. 구 특허법 제6조 제2항 의 규정은 특허출원된 발명이 선행의 공지기술로부터 용이하게 도출될 수 있는 창작일 때에는 진보성을 결여한 것으로 보고 특허를 받을 수 없도록 하려는 취지인바, 출원된 기술에 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 보다 나은 새로운 작용효과가 있는 것으로 인정되어 출원된 기술이 선행기술보다 현저하게 향상 진보된 것으로 판단되는 때에는 기술의 진보발전을 도모하는 특허제도의 목적에 비추어 그 발명이 속하는 기술의 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 발명할 수 없는 것으로서, 진보성이 있는 것으로 보아야 할 것이다 ( 당원 1995. 12. 26. 선고 94후1411 판결 참조).

나. 그러므로 기록에 의하여 본원발명과 인용례를 살펴보기로 한다.

(1) 먼저 그 목적에 있어서는 다같이 고굴절율 플라스틱 렌즈의 제조에 관한 것이므로 그 목적은 서로 유사하다고 할 것이다.

(2) 그런데 양 발명의 기술적 구성을 살펴보면 본원발명에 사용되는 폴리이소시아네이트에는 유황원자가 함유되어 있고, 또한 지방족인데 대하여 인용례에서는 유황원자가 없는 방향족 폴리이소시아네이트이므로, 양 발명에 사용되는 원료물질이 명백히 서로 다르다 할 것이고, 사용되는 재료가 균등물이 아닌 경우에는 중합되어 생성된 화학물질은 그 성질이나 효능이 서로 다르게 된다고 할 것인데, 위 유황원자를 함유한 지방족 폴리이소시아네이트와 유황원자가 없는 방향족 폴리이소시아네이트가 서로 균등물이라고 볼 자료가 없는 이상 이들 원료물질을 중합시킴으로써 중합체 구조 내에서 양 발명 모두 유황원소를 함유하게 된다고 하더라도 이것만으로는 그 중합된 물질의 성질이나 효능이 서로 같다고 볼 수는 없다 할 것이다.

(3) 나아가 양 발명의 작용효과를 비교해 보면 본원발명의 명세서와 인용례의 명세서 중의 각 실시례에 의하면 본원발명이 인용례보다 굴절율과 압베수에서 더 우수함을 알 수 있다.

(4) 따라서 본원발명과 인용례는 그 목적은 서로 유사하다고 할 것이나 그 재료물질이 서로 다름이 명백하므로, 내부이형제의 사용에 대하여는 살펴볼 필요도 없이 그 기술적 구성이 다르고, 또한 그로 인한 작용효과에 있어서도 본원발명이 인용례에 비하여 더 나은 효과가 있다고 보여지므로, 본원발명에 진보성을 인정할 수 있다 하겠다.

다. 그렇다면 본원발명은 공지된 선행기술로부터 예측되는 효과 이상의 향상 진보된 작용효과가 인정될 뿐만 아니라, 그 구성성분의 차이로 말미암아 당업자가 인용례로부터 본원발명을 용이하게 도출할 수는 없다 할 것인데도 불구하고, 원심은 이 점에 관하여 제대로 심리를 하지 아니한 채 본원발명과 인용례는 그 목적, 기술적 구성 및 작용효과에 있어서 특별한 차이가 없다고 하면서 본원발명이 인용례로부터 당업자가 용이하게 발명할 수 있는 것이라고 판단하고 말았으니, 그러한 원심결에는 발명의 진보성 판단에 관한 법리를 오해하였거나 심리를 다하지 아니함으로써 심결결과에 영향을 미친 위법을 저지른 것이라고 할 것이다.

상고이유 중 이 점을 지적하는 부분은 이유 있다.

그러므로 원심결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단케 하기 위하여 특허청 항고심판소에 환송하기로 관여 법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.