특허권의 설정등록을 받으려는 자가 특허료를 냈을 때(등록료 납부서가 접수되거나, 특허청장이 부여한 납부자번호로 등록료를 납부하는 경우 등록료의 수납정보가 특허청 전산정보처리조직의 파일에 기록되는 때) 특허청장의 특허권 설정등록절차 이행 여부와 무관하게 곧바로 특허권 설정등록이 된 것으로 보아 특허가 공지된 것으로 볼 수는 없는바, 선행발명 1은 특허등록원부가 생성된 시점에서야 특허권 설정등록이 이루어진 것이고, 달리 등록료 수납정보가 특허청에 도달한 시점부터 선행발명 1에 대한 특허등록원부가 생성됨으로써 특허권 설정등록이 이루어진 시점까지 선행발명 1의 특허출원에 관한 서류 등에 대한 제3자의 열람·복사가 이루어졌다고 볼 수도 없으므로, 선행발명 1은 등록료 수납정보가 특허청에 도달한 시점이 아니라 출원발명의 출원일 이후로서 선행발명 1에 대한 특허등록원부가 생성됨으로써 특허권 설정등록이 이루어진 시점에 공지되었다고 보아야 하고, 한편 선행발명 1에 대한 특허등록원부에 특허등록일이 등록료 납부일로 기재되어 있다는 사정만으로 선행발명 1의 특허권 설정등록일이 특허등록원부에 기재된 대로 의제되거나 소급된다고 보기도 어려우므로, 결국 선행발명 1은 출원발명의 출원 이후에 공지된 발명으로서 출원발명의 진보성 판단의 기초가 되는 선행기술이 될 수 없고, 출원발명의 청구항 1은 선행발명 1을 제외한 나머지 선행발명들에 의하여 진보성이 부정되지 아니한다고 한 사례이다.

2. 소송비용은 피고가 부담한다.

가. 이 사건 심결의 경위

1) 원고의 아래 나.항 기재 이 사건 출원발명에 대하여 특허청 심사관은 2017. 4. 19. 원고에게 “ 주1) 인용발명 1 이 이 사건 출원발명의 출원 전에 공지되었고, 이 사건 출원발명의 청구항 전항은 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람(이하 ‘통상의 기술자’라 한다)이 인용발명 1, 주2) 2 , 주3) 3 으로부터 쉽게 발명할 수 있는 것이므로 특허법 제29조 제2항 에 따라 특허를 받을 수 없다.”라는 이유를 제시하면서 의견제출통지를 하였다.

2) 원고는 2017. 4. 25. 인용발명 1이 이 사건 출원발명의 출원 이전에 공지되지 않았고, 이 사건 출원발명은 나머지 인용발명 2, 3에 의하여 그 진보성이 부정되지 않는다는 취지의 의견서를 제출하였으나, 특허청 심사관은 2017. 5. 19. 이러한 의견에도 불구하고 이 사건 출원발명의 청구항 전항이 인용발명 1 내지 3에 의하여 진보성이 부정된다는 이유로 이 사건 출원발명에 대하여 특허거절결정을 하였다.

3) 이에 대하여 원고가 2017. 5. 31. 특허심판원에 위 거절결정에 대한 불복심판청구( 2017원2666호 )를 하였고, 특허심판원은 2019. 6. 5. “비교대상발명 주4) 1 이 이 사건 출원발명의 출원 전에 공지되었고, 이 사건 출원발명의 청구항 1은 비교대상발명 1, 주5) 2 , 주6) 3 에 의하여 진보성이 부정되고, 청구범위가 둘 이상의 항으로 된 경우 그중 어느 하나의 항에라도 거절이유가 있으면 그 출원은 일체로서 거절되어야 한다.”라는 이유로 원고의 위 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

나. 이 사건 출원발명(갑 제2호증)

1) 명칭: 스트레인게이지를 이용한 급발진 방지 시스템 및 그 제어방법

2) 출원시점/ 출원번호: 2016. 8. 16. 15:40:54/ (출원번호 생략)

3) 청구범위

[청구항 1] 모터로부터 회전력을 전달받는 차동기어(이하 ‘구성요소 1’이라 한다)와; 상기 차동기어를 통해 전달되는 동력을 각 바퀴에 전달하기 위한 복수 개의 출력축(이하 ‘구성요소 2’라 한다)과; 상기 출력축이 관통하며 지지되는 프레임(이하 ‘구성요소 3’이라 한다)과; 주행 상태에 따라 출력축을 통해 프레임에 가해지는 외력을 측정하기 위한 스트레인게이지로 구성된 측정부(이하 ‘구성요소 4’라 한다)와; 상기 측정부를 통해 검출되는 값에 따라 주행 상태를 연산하고, 연산된 결과에 따라 모터의 회전수를 제어하기 위한 제어부(이하 ‘구성요소 5’라 한다)를 포함하는 것을 특징으로 하는 스트레인게이지를 이용한 급발진 방지 시스템(이하 ‘이 사건 제1항 출원발명’이라 한다).

[청구항 2 내지 4] (각 기재 생략)

4) 발명의 개요

[라] 주요 도면

다. 선행발명들

1) 선행발명 1(갑 제3호증, 을 제2호증)

특허등록원부에 설정등록일이 ‘2016. 8. 16.’로 기재된 국내 등록특허공보 제10-1649954호에 게재된 ‘스트레인게이지를 이용한 브레이크 시스템’에 관한 것으로, 주요 내용 및 주요 도면은 다음과 같다.

[라] 주요 도면

2) 선행발명 2(갑 제4호증)

2016. 3. 1. 발행된 일본 특허공보 특허제5872780호에 게재된 ‘기동차(열차)용 엔진 제어 장치’에 관한 것으로, 그 주요 내용 및 도면은 다음과 같다.

[라] 주요 도면

3) 선행발명 3(갑 제5호증)

2007. 12. 20. 공개된 일본 공개특허공보 특개2007-326427호에 게재된 ‘차량의 제어 장치’에 관한 것으로, 그 주요 내용 및 도면은 다음과 같다.

[라] 주요 도면

[인정 근거] 갑 제1 내지 13호증, 을 제1, 2호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 당사자 주장의 요지

가. 원고의 주장

1) 선행발명 1과 같이 특허출원 중인 발명은 특허료가 납부된 시점이 아니라 등록원부가 생성된 때에 설정등록이 완료되고, 위와 같이 설정등록이 완료되는 시점까지는 특허청 직원 등에게 비밀유지의무가 유지되는바, 비록 선행발명 1에 관한 등록료가 이 사건 출원발명의 출원 시(2016. 8. 16. 15:40:54) 이전(2016. 8. 16. 13:53:33)에 납부되었다고 하더라도 선행발명 1에 대한 특허등록원부는 이 사건 출원발명의 출원 시 이후(2016. 8. 17. 17:05:51)에서야 생성된 이상 선행발명 1은 이 사건 출원발명의 출원일 이전에 공지된 것이 아니어서 이 사건 출원발명의 진보성을 부정하는 선행기술로 삼을 수 없다.

2) 이 사건 제1항 출원발명은 나머지 선행발명 2, 3에 의하여 진보성이 부정되지 아니한다.

3) 따라서 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하므로 취소되어야 한다.

나. 피고의 주장

1) 이 사건 출원발명은 선행발명 1의 특허료(설정등록료)가 완납되어 그 납부내역이 특허청에 도달된 이후에 출원되었고 그 이후에 선행발명 1의 특허등록원부가 생성되었는바, ① 특허권은 설정등록에 의하여 발생하고[ 구 특허법(2016. 2. 29. 법률 제14035호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제87조 제1항 ], 특허권의 설정등록을 받으려는 자는 설정등록을 받으려는 날(설정등록일)로부터 3년분의 특허료를 내야 하며( 구 특허법 제79조 제1항 ), 이에 따른 특허료를 냈을 때 특허청장은 특허권을 설정하기 위한 등록을 하여야 하므로( 구 특허법 제87조 제2항 제1호 ), 특허청 내부의 행정절차로 인하여 특허료가 완납되어 그 수납정보가 도달된 날을 지나서 특허등록원부가 생성되더라도 특허등록원부가 생성된 날이 아니라 ‘설정등록을 받으려는 날(즉, 설정등록을 받기 위해 그날부터 3년분의 특허료를 납부한 날)’이 ‘설정등록일’로 되는 점, ② 특허 또는 심판에 관한 증명, 서류의 등본 또는 초본의 발급, 특허원부 및 서류의 열람 또는 복사가 필요한 자는 특허청장 또는 특허심판원장에게 신청할 수 있고( 구 특허법 제216조 제1항 ), 앞서 본 바와 같이 특허청장은 특허료가 완납되어 그 수납정보가 도달되면 직권으로 설정등록을 해야 하므로, 이때 제3자 등이 출원번호나 발명의 명칭 등에 관한 정보에 근거하여 관련 서류의 열람이나 복사를 신청한 경우 이를 제한할 아무런 이유가 없어 열람·복사가 허용되는 상태가 되는 점, ③ 더욱이 특허제도는 발명의 공개를 대가로 일정기간 동안 배타적인 독점권을 부여하는 것인 점을 감안하면 특허권의 효력이 발생하는 시점(특허료의 수납정보 도달 시점)부터 일반 공중이 해당 특허를 이용할 수 있는 상태에 놓인다고 보는 것이 특허법의 입법 취지에도 부합하는 점에 비추어 보면, 선행발명 1은 특허료가 완납되어 그 수납정보가 특허청에 도달한 시점인 2016. 8. 16. 14:00:47 이후에는 공지된 상태에 있었다고 볼 수 있으므로, 이 사건 출원발명의 진보성 판단의 기초가 되는 선행기술이 될 수 있다.

2) 이 사건 제1항 출원발명은 통상의 기술자가 선행발명 1에 의하여 또는 선행발명 1 내지 3에 의하여 쉽게 발명할 수 있으므로 진보성이 부정된다.

3) 따라서 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 이 사건 심결의 위법 여부에 대한 판단

가. 선행발명 1이 이 사건 출원발명의 출원 전에 공지되었는지 여부

1) 관련 법령

▣ 구 특허법(2016. 2. 29. 법률 제14035호로 개정되기 전의 것)

제29조 (특허요건)

① 산업상 이용할 수 있는 발명으로서 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 것을 제외하고는 그 발명에 대하여 특허를 받을 수 있다.

1. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 공지(공지)되었거나 공연(공연)히 실시된 발명

2. 특허출원 전에 국내 또는 국외에서 반포된 간행물에 게재되었거나 전기통신회선을 통하여 공중(공중)이 이용할 수 있는 발명

② 특허출원 전에 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 제1항 각호 의 어느 하나에 해당하는 발명에 의하여 쉽게 발명할 수 있으면 그 발명에 대해서는 제1항 에도 불구하고 특허를 받을 수 없다.

제79조 (특허료)

① 제87조 제1항 에 따른 특허권의 설정등록을 받으려는 자는 설정등록을 받으려는 날(이하 ‘설정등록일’이라 한다)부터 3년분의 특허료를 내야 하고, 특허권자는 그 다음 해부터의 특허료를 해당 권리의 설정등록일에 해당하는 날을 기준으로 매년 1년분씩 내야 한다.

③ 제1항 및 제2항 에 따른 특허료, 그 납부방법 및 납부기간, 그 밖에 필요한 사항은 산업통상자원부령으로 정한다.

제81조의2 (특허료의 보전)

① 특허청장은 특허권의 설정등록을 받으려는 자 또는 특허권자가 제79조 제3항 또는 제81조 제1항 에 따른 기간에 특허료의 일부를 내지 아니한 경우에는 특허료의 보전(보전)을 명하여야 한다.

② 제1항 에 따라 보전명령을 받은 자는 그 보전명령을 받은 날부터 1개월 이내(이하 ‘보전기간’이라 한다)에 특허료를 보전할 수 있다.

③ 제2항 에 따라 특허료를 보전하는 자는 내지 아니한 금액의 2배의 범위에서 산업통상자원부령으로 정한 금액을 내야 한다.

제87조 (특허권의 설정등록 및 등록공고)

① 특허권은 설정등록에 의하여 발생한다.

② 특허청장은 다음 각호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 특허권을 설정하기 위한 등록을 하여야 한다.

1. 제79조 제1항 에 따라 특허료를 냈을 때

3. 제81조의2 제2항 에 따라 특허료를 보전하였을 때

③ 특허청장은 제2항 에 따라 등록한 경우에는 특허권자의 성명·주소 및 특허번호 등 대통령령으로 정하는 사항을 특허공보에 게재하여 등록공고를 하여야 한다.

⑤ 특허청장은 등록공고가 있는 날부터 3개월 동안 출원서류 및 그 부속물건을 공중이 열람할 수 있도록 하여야 한다.

제88조 (특허권의 존속기간)

① 특허권의 존속기간은 제87조 제1항 에 따라 특허권을 설정등록한 날부터 특허출원일 후 20년이 되는 날까지로 한다.

제216조 (서류의 열람 등)

① 특허 또는 심판에 관한 증명, 서류의 등본 또는 초본의 발급, 특허원부 및 서류의 열람 또는 복사가 필요한 자는 특허청장 또는 특허심판원장에게 신청할 수 있다.

② 특허청장 또는 특허심판원장은 제1항 의 신청이 있더라도 설정등록 또는 출원공개되지 아니한 특허출원에 관한 서류, 그 특허출원의 제132조의3 에 따른 특허거절결정에 대한 심판에 관한 서류와 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 것은 허가하지 아니할 수 있다.

제226조 (비밀누설죄 등)

특허청 또는 특허심판원 소속 직원이거나 직원이었던 사람이 특허출원 중인 발명(국제출원 중인 발명을 포함한다)에 관하여 직무상 알게 된 비밀을 누설하거나 도용한 경우에는 5년 이하의 징역 또는 5천만 원 이하의 벌금에 처한다.

▣ 구 특허법 시행규칙(2017. 2. 28. 산업통상자원부령 제245호로 개정되기 전의 것, 이하 같다)

제120조 (서류의 열람 등)

① 법 제216조 에 따른 특허등록원부발급신청·자료열람(복사)신청·서류등본(초본)발급신청 및 특허원부기록사항발급신청은 [별지 제29호 서식], 심판청구사실증명신청·심결확정사실증명신청·심결문송달증명신청 및 결정문송달증명신청은 [별지 제19호 서식]에 따른다. 다만 신청인이 전보 또는 구두(전화를 포함한다)로 서류의 등본 또는 초본의 발급이나 복사의 신청을 한 때에는 그 발급 전까지 신청서를 제출하여야 한다.

▣ 구 특허권 등의 등록령(2016. 9. 13. 대통령령 제27495호로 개정되기 전의 것, 이하 같다)

제2조 (정의) 이 영에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. ‘등록원부’란 특허법 제85조 에 따른 특허원부, 실용신안법 제18조 에 따른 실용신안등록원부, 디자인보호법 제88조 에 따른 디자인등록원부 및 상표법 제39조 에 따른 상표원부를 말한다.

5. ‘등록료’란 특허법 제79조 에 따른 특허료, 실용신안법 제16조 에 따른 등록료, 디자인보호법 제79조 에 따른 디자인등록료 및 상표법 제34조 에 따른 상표등록료를 말한다.

제13조 (등록의 방법)

① 등록은 법령에 따라 특허청장이 직권으로 하는 경우를 제외하고는 신청 또는 촉탁에 의해서만 한다.

제14조 (직권에 의한 등록)

① 다음 각호의 사항의 등록은 특허청장이 직권으로 하여야 한다.

1. 특허권 등의 설정 및 소멸(포기에 따른 소멸은 제외한다)

제28조 (등록의 순서)

② 직권에 의한 등록은 등록의 원인이 생긴 순서에 따른다.

③ 제2항 에도 불구하고 특허권 등(국제등록디자인권 및 국제등록기초상표권은 제외한다)의 설정등록, 지정상품의 추가등록, 상표권의 존속기간갱신등록신청은 등록료를 납부(등록료 일부를 납부하지 아니한 경우를 포함한다)한 납부서가 접수된 순서에 따른다. 다만 특허청장이 부여한 납부자번호(이하 ‘지정납부자번호’라 한다)로 등록료를 납부하는 경우에는 등록료의 수납정보가 특허청 전산정보처리조직의 파일에 기록되는 순서에 따라 등록하여야 한다.

▣ 구 특허권 등의 등록령 시행규칙(2016. 9. 22. 산업자원부령 제217호로 개정되기 전의 것, 이하 같다)

제27조 (특허권 설정의 등록방법)

특허권의 설정등록을 할 때에는 특허등록원부에 다음 각호의 사항을 기록하여야 한다.

1. 특허번호란: 특허번호

2. 권리란 중 등록사항란: 다음 각 목의 사항

가. 특허출원의 연월일 및 출원번호

나. 등록공고의 연월일 및 공고번호

다. 특허결정 또는 심결의 연월일

라. 특허청구범위의 항수(항수)

마. 분류기호 및 발명의 명칭

3. 특허권자란 중 등록사항란: 특허권자의 성명 및 주소(법인인 경우에는 그 명칭 및 영업소의 소재지를 말한다)

2) 관련 법리

구 특허법 제29조 제1항 제1호 는 산업상 이용할 수 있는 발명이라고 하더라도 그 발명이 특허출원 전에 국내에서 공지되었거나 또는 공연히 실시된 발명에 해당하는 경우에는 특허를 받을 수 없도록 규정하고 있는바, 여기에서 ‘공지되었다’고 함은 반드시 불특정 다수인에게 인식되었을 필요는 없다 하더라도 적어도 불특정 다수인이 인식할 수 있는 상태에 놓여져 있음을 의미한다( 대법원 2002. 6. 14. 선고 2000후1238 판결 등 참조). 한편 여기서 ‘특허출원 전’이란 특허출원일의 개념이 아닌 특허출원의 시, 분, 초까지 고려한 자연시(자연시) 개념이다.

3) 인정 사실

갑 제1, 2호증, 을 제1, 2호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다.

① 원고는 이 사건 출원발명의 출원에 앞서 2015. 4. 7. 선행발명 1을 출원하여 2016. 7. 11. 특허청 심사관으로부터 특허결정을 받은 후 특허청장이 부여한 납부자번호로 등록료를 납부하여 2016. 8. 16. 14:00:47에 특허청 전산정보처리조직의 파일에 선행발명 1에 관한 원고의 등록료 수납정보가 기록되었다.

② 그 후 원고의 이 사건 출원발명은 2016. 8. 16. 15:40:54 특허출원되었다.

③ 한편 선행발명 1은 이 사건 출원발명의 출원일 다음 날인 2016. 8. 17. 17:05:51 특허등록원부가 실제로 생성되었으나, 선행발명 1에 대한 특허등록원부에는 특허등록일이 등록료를 납부한 날인 ‘2016. 8. 16.’로 기재되었다.

4) 구체적 검토

(가) 이 사건 출원발명 및 선행발명 1의 출원 및 등록 당시 시행되던 구 특허법 제216조 제1항 은 “특허 또는 심판에 관한 증명, 서류의 등본 또는 초본의 발급, 특허원부 및 서류의 열람 또는 복사가 필요한 자는 특허청장 또는 특허심판원장에게 신청할 수 있다.”라고 하고, 제2항 은 “특허청장 또는 특허심판원장은 제1항 의 신청이 있더라도 설정등록 또는 출원공개되지 아니한 특허출원에 관한 서류, 그 특허출원의 제132조의3 에 따른 특허거절결정에 대한 심판에 관한 서류와 공공의 질서 또는 선량한 풍속에 어긋나거나 공중의 위생을 해칠 우려가 있는 것은 허가하지 아니할 수 있다.”라고 규정하고 있을 뿐, 구 특허법 시행령이나 시행규칙에는 등록공고되지 아니한 특허출원에 관한 서류 등에 대한 제3자의 열람·복사를 제한하는 별도의 규정이 없고, 단지 시행규칙 제120조 에서 구 특허법 제216조 에 따른 자료열람복사신청의 절차를 규정하고 있을 뿐이어서, 구 특허법에 따라 설정등록된 특허는 특별한 사정이 없는 한 제3자가 신청에 의하여 열람·복사를 할 수 있고, 다만 설정등록되지 아니한 출원에 관한 서류 등에 대해 일정한 경우 허가하지 아니할 수 있을 뿐이므로, 설정등록일 이후에는 특허는 공지된 것으로 보아야 한다( 대법원 2009. 12. 24. 선고 2009다72056 판결 주7) 참조).

(나) 한편 특허권의 설정등록이란 특허출원에 대한 심사관의 특허결정 후 특허료의 납부 또는 면제 시에 특허청장이 직권으로 특허청에 비치된 특허원부에 소정의 사항을 기재하는 절차를 말한다.

그러나 다음과 같은 이유로 특허권의 설정등록을 받으려는 자가 특허료를 냈을 때 특허청장의 특허권 설정등록절차 이행 여부와 무관하게 곧바로 특허권 설정등록이 된 것으로 보아 특허가 공지된 것으로 볼 수는 없다.

① 구 특허법 제87조 제2항 은 ‘특허청장은 특허권의 설정등록을 받으려는 자가 구 특허법 제79조 제1항 에 따른 특허료를 냈을 때에는 특허권을 설정하기 위한 등록을 하여야 한다’고 규정하고 있고, 구 특허권 등의 등록령 제14조 제1항 제1호 는 ‘특허권의 설정등록은 특허청장이 직권으로 하여야 한다’고 규정하고 있으며, 구 특허권 등의 등록령 시행규칙 제27조 는 특허권 설정등록방법을 구체적으로 규정하고 있을 뿐, 구 특허법 등 어디에도 특허권의 설정등록을 받으려는 자가 구 특허법 제79조 제1항 에 따른 특허료를 냈을 때(등록료 납부서가 접수되거나, 특허청장이 부여한 납부자번호로 등록료를 납부하는 경우 등록료의 수납정보가 특허청 전산정보처리조직의 파일에 기록되는 때, 이하 같다) 특허청장의 특허권 설정등록절차 이행 여부와 무관하게 곧바로 특허권이 설정등록된 것으로 의제하거나, 특허료가 납부되어 특허청장이 특허권을 설정하기 위한 등록을 하여야 하는 시점이 속하는 날을 특허권의 ‘설정등록일’로 의제하는 규정이 주8) 없고, 단지 구 특허권 등의 등록령 제28조 제2항 은 “직권에 의한 등록은 등록의 원인이 생긴 순서에 따른다.”라고 하고, 제3항 은 “ 제2항 에도 불구하고 특허권 설정등록은 등록료를 납부(등록료 일부를 납부하지 아니한 경우를 포함한다)한 납부서가 접수된 순서에 따른다. 다만 특허청장이 부여한 납부자번호로 등록료를 납부하는 경우에는 등록료의 수납정보가 특허청 전산정보처리조직의 파일에 기록되는 순서에 따라 등록하여야 한다.”라고 규정하고 있을 뿐이다.

② 구 특허법 제81조의2 제1항 은 “특허청장은 특허권의 설정등록을 받으려는 자 또는 특허권자가 제79조 제3항 또는 제81조 제1항 에 따른 기간에 특허료의 일부를 내지 아니한 경우에는 특허료의 보전(보전)을 명하여야 한다.”라고 하고, 제81조의2 제2항 은 “ 제1항 에 따라 보전명령을 받은 자는 그 보전명령을 받은 날부터 1개월 이내에 특허료를 보전할 수 있다.”라고 하며, 제87조 제2항 제3호 는 “특허청장은 제81조의2 제2항 에 따라 특허료를 보전하였을 때에는 특허권을 설정하기 위한 등록을 하여야 한다.”라고 규정하고 있는바, 이에 의하면 특허권의 설정등록을 받으려는 자가 특허료를 냈을 때 구 특허법 소정의 특허료가 완납되었는지 여부를 사후적으로 확인하여(이는 특허권의 설정등록을 받으려는 자가 구 특허법 소정의 특허료 전부를 냈을 때에도 마찬가지이다), 만일 구 특허법 소정의 특허료의 일부를 내지 아니한 경우에는 특허료의 보전을 명하여야 하는 등 특허권의 설정등록을 받으려는 자의 구 특허법 제79조 제1항 소정의 특허료 완납 여부를 판단하는 절차가 반드시 필요하다.

그러므로 특허권의 설정등록을 받으려는 자가 특허료를 낸 시점 또는 그 특허료 수납정보가 특허청에 도달하는 시점과 특허권의 설정등록을 받으려는 자가 구 특허법 제79조 제1항 소정의 특허료를 완납하였음이 최종적으로 확인되어 특허청장에게 특허권 설정등록 의무가 발생하는 시점 사이에는 필연적으로 시간적 간격이 발생할 수밖에 없는바, 특허법 등 어디에도 특허권의 설정등록을 받으려는 자가 특허료를 낸 시점에 특허청장의 특허권 설정등록절차 이행 여부와 무관하게 곧바로 특허권이 설정등록된 것으로 의제하거나, 특허료가 납부되어 특허청장이 특허권을 설정하기 위한 등록을 하여야 하는 시점이 속하는 날을 특허권의 ‘설정등록일’로 의제하는 규정이 없다.

③ 더욱이 특허권의 설정등록을 받으려는 자가 구 특허법 제79조 제1항 소정의 특허료를 납부하였다고 하더라도 특허권 설정등록이 되기 전까지는 그 출원발명은 공개된 것이 아니어서 비밀상태를 유지하고 있어야 하므로 열람 등이 허용되지 않는바, 앞서 본 바와 같이 구 특허법 제216조 도 공중에 대한 열람제공의무시기, 열람·복사신청을 허가하지 않을 수 있는 종기를 ‘특허권 설정등록일’로 명시적으로 규정하고 주9) 있다.

④ 한편 피고는, 특허료 수납정보가 특허청에 도달한 시점이 아니라 특허등록원부 생성시점을 특허권 설정등록일로 보게 되면, 특허청 내부의 행정 지연 등으로 인하여 특허등록원부의 생성이 지연되는 경우에 특허권의 효력 발생이 지연되어 특허권자가 피해를 보게 되는 문제가 있으므로 특허료가 납부되어 특허청장이 특허권을 설정하기 위한 등록을 하여야 하는 시점을 특허권의 ‘설정등록일’로 보아야 한다는 취지로 주장하나, ㉠ 구 특허법 제87조 제1항 은 “특허권은 설정등록에 의해 발생한다.”라고 규정하고 있고, 구 특허법 제88조 제1항 은 “특허권의 존속기간은 제87조 제1항 에 따라 특허권을 설정등록한 날부터 특허출원일 후 20년이 되는 날까지로 한다.”라고 규정하고 있는바, 이에 의하면, 특허권은 그 실질적 요건인 권리를 부여한다는 취지의 특허결정과 형식적 요건인 설정등록을 구비함으로써 비로소 권리가 될 수 있는데, 특허권 설정등록은 단순한 권리발생의 확인행위가 아니라 권리부여행위의 일부로 해석하여야 하는 점, ㉡ 특허제도는 영업비밀 보호제도와는 달리 창작한 기술적 사상의 내용과 이러한 기술 내용에 대하여 보호하고자 하는 권리범위를 명세서에 의해 공중에게 명확히 공개하는 대가로 일정기간 동안 독점권을 부여하는 제도인 점, ㉢ 특허권이 설정등록에 의해 발생하는 것( 구 특허법 제87조 제1항 )과 대응하여 그 기술 내용과 권리범위 역시 원칙적으로 특허청장의 설정등록에 의해 설정등록일에 공중에게 공개되는 점 등을 고려하면, 특허청 내부 사정 등으로 인하여 특허권 설정등록이 지연되는 경우에 특허권의 설정등록을 받으려는 자가 특허청장을 상대로 부작위위법확인소송을 제기하거나 국가를 상대로 손해배상청구소송을 제기하는 등의 방법으로 권리구제를 받는 것은 별론으로 하더라도, 피고가 주장하는 사정만으로는 법률의 규정 없이 특허료가 납부되어 특허청장이 특허권을 설정하기 위한 등록을 하여야 하는 의무가 발생하는 시점을 ‘설정등록일’로 의제할 수 없다.

(다) 결국 선행발명 1은 2016. 8. 17. 17:05:51에서야 특허등록원부가 생성됨으로써 특허권 설정등록이 이루어졌고, 달리 등록료 수납정보가 특허청에 도달한 2016. 8. 16. 14:00:47부터 선행발명 1에 대한 특허등록원부가 생성됨으로써 특허권 설정등록이 이루어진 2016. 8. 17. 17:05:51까지 사이에 선행발명 1의 특허출원에 관한 서류 등에 대한 제3자의 열람·복사가 이루어졌다고 볼 아무런 자료가 없으므로, 선행발명 1은 등록료 수납정보가 특허청에 도달한 2016. 8. 16. 14:00:47이 아니라 이 사건 출원발명의 출원일 이후로서 선행발명 1에 대한 특허등록원부가 생성됨으로써 특허권 설정등록이 이루어진 2016. 8. 17. 17:05:51에 공지되었다고 보아야 하고, 선행발명 1에 대한 특허등록원부에 특허등록일이 등록료 납부일인 ‘2016. 8. 16.’로 기재되어 있다는 사정만으로 선행발명 1의 특허권 설정등록일이 위 특허등록원부에 기재된 대로 의제되거나 소급된다고 보기도 어렵다.

따라서 선행발명 1은 이 사건 출원발명의 출원 이후에 공지된 발명으로서 이 사건 출원발명의 진보성 판단의 기초가 되는 선행기술이 될 수 없다고 할 것이다.

나. 이 사건 제1항 출원발명이 선행발명 2, 3에 의하여 진보성이 부정되는지 여부

1) 이 사건 제1항 출원발명의 구성요소 4는 ‘주행 상태에 따라 출력축을 통해 프레임에 가해지는 외력을 측정하기 위한 스트레인게이지로 구성된 측정부’인바, 이는 선행발명 2의 “일방의 대차(5)의 각 공기 스프링(5a, 5b)에는 각각 응하중 센서(30)(도 2 참조)가 장착되어 있다. 이 응하중 센서(30)는 기동차(1)의 중량(차량 중량)을 검출하기 위한 것으로, 직접적으로는 대응하는 공기 스프링의 내압을 검출하고, 그 검출 결과에 따른 응하중 신호를 출력한다.”라는 부분(갑 제4호증, 문단번호 [0052])에 대응되나, 구성요소 4는 측정부가 스트레인게이지인 반면 선행발명 2의 대응 구성요소는 응하중 센서인 점에서 차이가 있다.

2) 또한 구성요소 4는 선행발명 3의 “브레이크 시스템(4)은 ECU(10)로부터 공급되는 제어 신호에 의해 제어된다. ECU(10)는 상술한 차륜 속도 센서(3FR, 3FL, 3RR, 3RL)로부터 취득되는 차륜 속도에 기초하여 차량(100)의 속도(차체 속도)를 산출한다. 그리고 ECU(10)는 차체 속도나 목표 속도 등에 기초하여, 차량(100)에 대해 부여해야 하는 구동 토크 및 제동 토크의 제어를 실시한다.”라는 부분(갑 제5호증, 문단번호 [0019], [0020])에 대응되나, 선행발명 3의 측정수단은 차륜 속도 센서인 점에서 구성요소 4의 스트레인게이지와 차이가 있다.

3) 따라서 구성요소 4는 선행발명 2, 3의 대응 구성요소와 차이가 있어 선행발명 2, 3에 개시되어 있다고 보기 어려운 이상, 나머지 구성요소를 대비할 필요도 없이 통상의 기술자가 선행발명 1을 제외한 나머지 선행발명 2, 3에 의하여 이 사건 제1항 출원발명을 쉽게 도출할 수 있다고 보기 어려우므로, 이 사건 제1항 출원발명은 선행발명 2, 3에 의하여 진보성이 부정되지 아니한다(이에 대하여 당사자들 사이에 다툼이 없다).

다. 소결

이상에서 살펴본 내용을 종합하면, 선행발명 1은 이 사건 출원발명의 출원 전에 공지된 것이 아니어서 이 사건 출원발명의 진보성을 부정하는 선행기술로 사용될 수 없고, 이 사건 제1항 출원발명은 선행발명 2, 3에 의하여 진보성이 부정되지 아니하는바, 이와 결론을 달리하여 선행발명 1 내지 3에 의하여 이 사건 제1항 출원발명의 진보성이 부정되고, 그에 따라 이 사건 출원발명의 등록이 거절되어야 한다고 판단한 이 사건 심결은 위법하다.

4. 결론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로, 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 서승렬(재판장) 정윤형 김동규

주1) 이 사건 선행발명 1과 동일하다.

주2) 이 사건 선행발명 2와 동일하다.

주3) 이 사건 선행발명 3과 동일하다.

주4) 이 사건 선행발명 1과 동일하다.

주5) 이 사건 선행발명 2와 동일하다.

주6) 이 사건 선행발명 3과 동일하다.

주7) 특허청의 특허·실용신안 심사지침서(2011년도 추록)에도 “등록공고가 없더라도 출원이 등록되면 누구라도 그 출원서를 열람할 수 있으므로 특허법 제29조 제1항 제1호의 선행기술 자료로 사용할 수 있다.”라고 설명되어 있다(3201면 참조).

주8) 이와 달리 구 특허법은 ‘특허출원일’에 대해서는 “특허출원일은 명세서 및 필요한 도면을 첨부한 특허출원서가 특허청장에게 도달한 날로 한다.”라고 명시적으로 규정하고 있다(제42조의2 제1항). 한편 구 특허법 제79조 제1항은 “제87조 제1항에 따른 특허권의 설정등록을 받으려는 자는 설정등록을 받으려는 날(이하 ‘설정등록일’이라 한다)부터 3년분의 특허료를 내야 하고, 특허권자는 그 다음 해부터의 특허료를 해당 권리의 설정등록일에 해당하는 날을 기준으로 매년 1년분씩 내야 한다.”라고 규정하고 있으나, 앞서 본 바와 같이 특허권은 설정등록에 의해 발생하고(구 특허법 제87조 제1항), 특허료는 기본적으로 국가의 독점권 부여에 대한 대가로서의 성격을 가지는 점(헌법재판소 2002. 4. 25. 선고 2001헌마200 전원재판부 결정 참조) 등에 비추어 볼 때, 비록 구 특허법 제79조 제1항에서 특허권의 설정등록을 받으려는 자가 납부해야 하는 특허료를 ‘설정등록을 받으려는 날로부터 3년분’이라고 규정하였다고 하더라도 이는 특허권의 설정등록을 받으려는 자가 납부해야 하는 특허료는 특허권이 설정등록되어 특허권의 효력이 발생하는 설정등록일로부터 3년분의 특허료를 납부하는 것이 특허권 설정등록의 요건임을 규정한 것에 불과하고, 위 조항을 두고 특허권의 설정등록을 받으려는 자가 구 특허법 제79조 제1항에 따른 특허료를 냈을 때 특허청장의 특허권설정등록절차 이행 여부와 무관하게 특허권이 설정등록된 것으로 의제하거나 ‘특허권의 설정등록을 받으려는 날(즉, 특허권 설정등록을 받기 위해 3년분의 특허료를 납부한 날)’을 특허권의 ‘설정등록일’로 의제하는 조항이라고 해석할 수는 없다고 할 것이다.

주9) 한편 2009. 1. 30. 법률 제9381호로 개정되기 전의 구 특허법 제216조 제1항은 “특허 또는 심판에 관한 증명, 서류의 등본 또는 초본의 교본, 특허원부 및 서류의 열람 또는 복사를 필요로 하는 자는 특허청장 또는 특허심판원장에게 신청할 수 있다.”라고 하고, 제2항은 “특허청장 또는 특허심판원장은 제1항의 신청이 있더라도 등록공고 또는 출원공개되지 아니한 특허출원에 관한 서류와 공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 것은 이를 허가하지 아니할 수 있다.”라고 규정하고 있었다.

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