[2] 특허법 제128조 제3항 에 의한 손해배상액의 산정 방법

[3] 특허침해로 인한 손해액의 증명이 어려운 경우, 손해액의 산정 방법

[2] 특허법 제128조 제3항 에 의하여 특허발명의 실시에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 액을 결정함에 있어서는, 특허발명의 객관적인 기술적 가치, 당해 특허발명에 대한 제3자와의 실시계약 내용, 당해 침해자와의 과거의 실시계약 내용, 당해 기술분야에서 같은 종류의 특허발명이 얻을 수 있는 실시료, 특허발명의 잔여 보호기간, 특허권자의 특허발명 이용 형태, 특허발명과 유사한 대체기술의 존재 여부, 침해자가 특허침해로 얻은 이익 등 변론종결시까지 변론과정에서 나타난 여러 가지 사정을 모두 고려하여 객관적, 합리적인 금액으로 결정하여야 하고, 특히 당해 특허발명에 대하여 특허권자가 제3자와 사이에 특허권 실시계약을 맺고 실시료를 받은 바 있다면 그 계약 내용을 침해자에게도 유추적용하는 것이 현저하게 불합리하다는 특별한 사정이 없는 한 그 실시계약에서 정한 실시료를 참작하여 위 금액을 산정하여야 하며, 그 유추적용이 현저하게 불합리하다는 사정에 대한 입증책임은 그러한 사정을 주장하는 자에게 있다.

[3] 특허침해로 손해가 발생된 것은 인정되나 특허침해의 규모를 알 수 있는 자료가 모두 폐기되어 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 어렵게 된 경우에는 특허법 제128조 제5항 을 적용하여 상당한 손해액을 결정할 수 있고, 이 경우에는 그 기간 동안의 침해자의 자본, 설비 등을 고려하여 평균적인 제조수량이나 판매수량을 가늠하여 이를 기초로 삼을 수 있다고 할 것이며, 특허침해가 이루어진 기간의 일부에 대해서만 손해액을 입증하기 어려운 경우 반드시 손해액을 입증할 수 있는 기간에 대하여 채택된 손해액 산정 방법이나 그와 유사한 방법으로만 상당한 손해액을 산정하여야만 하는 것은 아니고, 자유로이 합리적인 방법을 채택하여 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 산정할 수 있다.

가. 원심은, 그 채택 증거들을 종합하여, 피고는 자신이 직접 CD 제작을 기획하거나 음반기획사 등 고객으로부터 의뢰를 받아 CD를 제작·판매하여야 할 필요가 있는 경우에 CD에 담길 노래·연주 등 음원이 담긴 마스터테이프 등을 주식회사 에스케이씨(이하 ‘SKC’라고만 한다) 등 음반제작업체들에게 건네주면서 CD 제작에 필요한 스탬퍼를 제작하도록 하고, 그들로부터 이 사건 특허발명을 실시하는 단계를 거쳐 만들어진 스탬퍼를 공급받아 CD를 제작·판매한 사실을 인정한 다음, 피고가 SKC 등에게 스탬퍼를 제작하게 한 경위나 제반 사정 등에 비추어 보면, SKC 등 음반제작업체들이 스탬퍼를 제작하기 위하여 이 사건 특허발명을 실시하는 것은 피고가 이 사건 특허발명을 실시하는 것으로 평가하여야 할 것이고, 설사 그렇지 않다고 하더라도 피고는 SKC 등 음반제작업체들의 스탬퍼 제작행위를 교사한 자로서 그들과 함께 공동불법행위자로서의 책임을 부담할 것이라고 판단하였다.

나. 기록에 비추어 살펴보면, 이 사건 특허발명은 CD를 제작하기 위해서는 반드시 실시하여야 하는 필수적인 공정에 관한 것으로서 CD 제작을 위한 스탬퍼를 제작함에 있어서는 이 사건 특허발명을 실시하지 아니할 수 없다는 점 등을 고려할 때 원심의 위와 같은 판단은 옳은 것으로 수긍이 가고, 거기에 채증법칙 위배 및 심리미진으로 인한 사실오인이나 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

2. 피고의 상고이유 제3점에 대한 판단

가. 특허법 제130조 는 타인의 특허권 또는 전용실시권을 침해한 자는 그 침해행위에 대하여 과실이 있는 것으로 추정한다고 규정하고 있고, 그 취지는 특허발명의 내용은 특허공보 또는 특허등록원부 등에 의해 공시되어 일반 공중에게 널리 알려져 있을 수 있고, 또 업으로서 기술을 실시하는 사업자에게 당해 기술분야에서 특허권의 침해에 대한 주의의무를 부과하는 것이 정당하다는 데 있는 것이고 ( 대법원 2003. 3. 11. 선고 2000다48272 판결 참조), 위 규정에도 불구하고 타인의 특허발명을 허락 없이 실시한 자에게 과실이 없다고 하기 위해서는 특허권의 존재를 알지 못하였다는 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다거나 자신이 실시하는 기술이 특허발명의 권리범위에 속하지 않는다고 믿은 점을 정당화할 수 있는 사정이 있다는 것을 주장·입증하여야 할 것이다.

나. 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 피고가 이 사건 특허발명의 존재를 모르고 고가의 CD복제용 기계를 구입하여 설명서대로 조작한 것뿐이라거나 이 사건 특허발명을 실시한 결과물이 유형적 형상으로 남아 있지 아니하다는 등의 사정만으로 피고가 이 사건 특허발명의 존재를 몰랐다는 점, 또는 자신이 실시하도록 한 기술이 이 사건 특허발명의 권리범위에 속하지 아니한다고 믿었던 점을 정당화할 수 있는 사정이 입증되었다고 할 수 없으므로, 피고에 대해서는 여전히 특허침해에 관하여 과실이 있는 것으로 추정된다고 판단한 원심의 조치는 옳은 것으로 수긍이 가고, 거기에 심리미진 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

3. 피고의 상고이유 제4점에 대한 판단

원심은, 1993. 1. 1.부터 2001. 7. 11.까지 사이에 이루어진 피고의 이 사건 특허발명의 침해행위에 대한 손해배상책임을 인정한 다음, 원고가 이 사건 소를 제기하기 전 이미 피고의 이 사건 특허권침해사실 및 그로 인한 손해의 발생사실을 알았다고 인정할 아무런 증거가 없다고 판단하였는바, 기록에 비추어 살펴보면 원심의 이러한 판단은 옳은 것으로 수긍이 가고, 거기에 심리미진이나 채증법칙 위배 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

4. 피고의 상고이유 제5점에 대한 판단

가. 특허법 제128조 제3항 에 의하여 특허발명의 실시에 대하여 통상 받을 수 있는 금액에 상당하는 액을 결정함에 있어서는, 특허발명의 객관적인 기술적 가치, 당해 특허발명에 대한 제3자와의 실시계약 내용, 당해 침해자와의 과거의 실시계약 내용, 당해 기술분야에서 같은 종류의 특허발명이 얻을 수 있는 실시료, 특허발명의 잔여 보호기간, 특허권자의 특허발명 이용 형태, 특허발명과 유사한 대체기술의 존재 여부, 침해자가 특허침해로 얻은 이익 등 변론종결시까지 변론과정에서 나타난 여러 가지 사정을 모두 고려하여 객관적, 합리적인 금액으로 결정하여야 하고, 특히 당해 특허발명에 대하여 특허권자가 제3자와 사이에 특허권 실시계약을 맺고 실시료를 받은 바 있다면 그 계약 내용을 침해자에게도 유추적용하는 것이 현저하게 불합리하다는 특별한 사정이 없는 한 그 실시계약에서 정한 실시료를 참작하여 위 금액을 산정하여야 하며 ( 대법원 2001. 11. 30. 선고 99다69631 판결 참조), 그 유추적용이 현저하게 불합리하다는 사정에 대한 입증책임은 그러한 사정을 주장하는 자에게 있다고 할 것이다.

나. 원심은, 1996. 1. 1.부터 2001. 7. 11.까지 피고의 이 사건 특허발명에 대한 침해행위로 인한 손해배상액을 결정하면서, 그 채택 증거에 의하여, 원고가 장기간에 걸쳐 이 사건 특허발명을 비롯하여 CD의 제조에 필요한 특허발명의 실시를 허락하는 계약을 다수 체결하면서 실시를 허락하는 특허발명의 수에 관계없이 특허발명들을 실시하여 제조한 CD의 수량을 기준으로 하여 정형적으로 실시료를 정하여 온 사실과 피고가 제조·판매한 CD의 경우 실시료로 CD 1장당 미화 3센트를 받아 온 사실을 각 인정한 다음, 피고에 대해서도 위 실시계약의 내용을 그대로 유추적용하여 피고가 제조·판매한 CD의 수량에 위 실시료 및 위 기간 중 달러에 대한 원화의 월별 최저기준 환율을 곱하여 8억 32,129,970원을 위 기간에 대한 손해배상액으로 산정하였다.

다. 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 피고의 이 사건 특허발명에 대한 침해가 시작된 이래 원심 변론종결 당시까지도 이 사건 특허발명의 잔여 보호기간이 줄어듦에 따라 실시료가 큰 폭으로 감액되었다거나 그 밖에 위 기간 동안 피고의 특허침해에 대하여 위 실시료를 유추적용함이 현저하게 불합리하다는 사정에 관한 입증이 부족한 이 사건에서 원심의 위와 같은 조치는 옳은 것으로 수긍이 가고, 거기에 채증법칙 위배나 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

5. 지연손해금 부분에 대한 직권 판단

직권으로 살피건대, 개정 전 ‘소송촉진 등에 관한 특례법’(2003. 5. 10. 법률 제6868호로 개정되기 전의 것) 제3조 제1항 본문 중 ‘대통령령으로 정하는 이율’ 부분에 대해서는 2003. 4. 24. 헌법재판소의 위헌결정이 있었고, 그 후 개정된 위 법률 조항과 그에 따라 개정된 '소송촉진 등에 관한 특례법 제3조 제1항 본문의 법정이율에 관한 규정’(2003. 5. 29. 대통령령 제17981호로 개정된 것)은 2003. 6. 1. 이후에 적용할 법정이율을 연 2할로 한다고 규정하고 있으므로, 원심이 인용한 금원에 대하여 위 개정 법률이 시행되기 전인 2003. 5. 31.까지는 민사 법정이율인 연 5푼의, 2003. 6. 1.부터 다 갚는 날까지는 위 개정 법률에 따른 연 2할의 각 비율에 의한 지연손해금의 지급을 명하여야 할 것인데, 위 개정 전의 법률 규정을 적용하여 연 2할 5푼의 비율에 의한 지연손해금을 인용한 원심판결에는 결과적으로 지연손해금의 이율을 잘못 적용하여 판결에 영향을 미친 위법이 있게 되었다.

6. 원고의 부대상고이유에 대한 판단

가. 특허침해로 손해가 발생된 것은 인정되나 특허침해의 규모를 알 수 있는 자료가 모두 폐기되어 그 손해액을 입증하기 위하여 필요한 사실을 입증하는 것이 어렵게 된 경우에는 특허법 제128조 제5항 을 적용하여 상당한 손해액을 결정할 수 있고, 이 경우에는 그 기간 동안의 침해자의 자본, 설비 등을 고려하여 평균적인 제조수량이나 판매수량을 가늠하여 이를 기초로 삼을 수 있다고 할 것이며, 특허침해가 이루어진 기간의 일부에 대해서만 손해액을 입증하기 어려운 경우 반드시 손해액을 입증할 수 있는 기간에 대하여 채택된 손해액 산정 방법이나 그와 유사한 방법으로만 상당한 손해액을 산정하여야만 하는 것은 아니고, 자유로이 합리적인 방법을 채택하여 변론 전체의 취지와 증거조사의 결과에 기초하여 상당한 손해액을 산정할 수 있다.

나. 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심이 피고의 CD 제조·판매량에 관한 기록이 폐기되어 이를 알 수 없게 된 1993. 1. 1.부터 1995. 12. 31.까지의 상당한 손해액을 산정함에 있어서 특허법 제128조 제5항 을 적용하여 그 동안의 환율의 변동추이, 피고가 1996. 1. 1.부터 2001. 7. 11.까지 사이에 제조·판매한 CD의 수량 및 그 밖에 이 사건 변론에 나타난 여러 사정과 관련 증거를 종합하여 5,000만 원을 상당한 손해액으로 산정한 조치는 수긍이 가고, 거기에 부대상고이유에서 주장하는 바와 같은 법리오해 등의 위법이 없다.

7. 결 론

그러므로 원심판결의 지연손해금에 관한 부분 중 8억 82,129,970원에 대하여 2001. 7. 12.부터 2003. 5. 31.까지는 민법이 정한 연 5%의, 그 다음날부터 다 갚는 날까지는 개정된 ‘소송촉진 등에 관한 특례법’이 정한 연 20%의 각 비율에 의한 금원을 초과하여 지급을 명한 피고 패소 부분을 파기하되, 이 부분은 이 법원이 직접 재판하기에 충분하므로 자판하기로 하여, 위 파기 부분에 해당하는 원고의 항소 및 원심에서 확장된 청구를 기각하고, 피고의 나머지 상고 및 원고의 부대상고를 각 기각하며, 소송총비용은 패소자가 각 부담하도록 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.