소송대리인 변호사 박상선

소송대리인 법무법인 화우

식회사 - - - 를 위한 보증으로 각 5 , 000만 원을 , 피신청인 주식회사 - - - 를 위한 보증

으로 1 , 000만 원을 , 피신청인 - - - 주식회사 , 주식회사 - - - 을 위한 보증으로 각 3 , 000

만 원을 공탁하거나 위 각 금액을 보증금액으로 하는 지급보증위탁계약 체결문서를

제출하는 것을 조건으로 ,

가 . 피신청인들은 별지 목록 1 기재 표장을 상품 또는 상품의 포장에 표시하거나 ,

상품 또는 상품의 포장에 표시한 것을 양도 또는 인도하거나 그 목적으로 전시 ·

수출 또는 수입하거나 , 상품에 관한 광고 · 정가표 거래서류 · 간판 · 표찰 기타 선전광

고물에 표시하고 전시 또는 반포하여서는 아니 된다 .

나 . 피신청인들은 그들의 사무소 , 공장 , 창고 , 영업소 , 매장에 보관하고 있는 별지 목

록 1 기재 표장을 부착한 완제품 및 반제품 , 포장지 , 포장용기 , 선전광고물에 대

한 점유를 풀고 , 이를 신청인이 위임하는 집행관에게 인도하여야 한다 . 이 경우

집행관은 그 보관의 취지를 적당한 방법으로 공시하여야 한다 .

다 . 집행관은 피신청인들의 신청이 있으면 , 위 완제품 및 반제품 , 포장지 , 포장용기 ,

선전광고물로부터 별지 목록 1 기재 표장을 말소하고 위 물건을 피신청인들에게

반환하여야 한다 .

2 . 소송비용은 피신청인들이 부담한다 .

기록에 의하면 , 신청인은 별지 목록 2 기재 표장의 상표권자로서 그 표장들 및 별지

목록 3 기재 표장들 ( 몸집에 비하여 상대적으로 큰 얼굴을 가지고 있고 , 머리 윗부분에

세 가닥의 머리카락이 돌출되어 있으며 , 머리 측면 부분에는 딸기씨 3개와 핀을 붙이

고 있는 것을 주요 특징으로 하는 딸기소녀 캐릭터 ) 을 이른바 ' 캐릭터 브랜드 ' 로서 그

상품표지 또는 영업표지로 사용하고 있는 사실 ( 이하 별지 목록 2 , 3 기재 각 표장들을

통칭하여 ' 이 사건 표장 ' 이라 한다 ) , 신청인이 직접 또는 신청인과 상품화계약을 체결

한 제3자를 통해 캐릭터 브랜드로 사용하고 있는 이 사건 표장은 이 사건 가처분결정

일 무렵1 ) 을 기준으로 할 때 가방 , 문구류 등 패션용품과 관련하여 국내의 일반 수요자

들 사이에 널리 알려져 있는 것으로 보이는 사실 , 그런데 피신청인들은 신청인의 이

사건 표장과 유사한 별지 목록 1 기재 표장들을 사용하여 가방 , 문구류 등 패션용품을

제조 또는 판매하고 있고 , 이로 인해 일반 소비자들로 하여금 피신청인들 또는 피신청

인들의 상품이 이 사건 표장의 상품화 사업을 영위하는 신청인 등의 그룹과 일정한 영

업상의 관계에 있다는 인상을 줌으로써 출처에 대한 오인 · 혼동을 일으키게 하는 사실

이 소명된다 .

그렇다면 , 피신청인들의 행위는 특별한 사정이 없는 한 신청인의 상표권 침해행위에

해당함과 동시에 부정경쟁방지 및 영업비밀보호에 관한 법률 ( 이하 ' 부정경쟁방지법 ' 이

라 한다 ) 제2조 제1호 가목 , 나목 , 다목 소정의 각 부정경쟁행위에 해당한다고 할 것

이다 .

2 . 피신청인들의 주장에 대한 판단

가 . 상표적 사용이 아니라는 주장에 대하여

피신청인들은 그들이 가방 제품의 가격표에 ' 딸기 ' 라는 문자를 인쇄한 의도는 그

디자인 컨셉이 딸기의 색깔과 형상 등에서 착안한 것이기 때문에 이와 같은 디자인 컨

셉 , 색깔 , 형상 등을 보통의 방법으로 간략하게 기술하기 위한 것이고 , 제품에 딸기소

녀 캐릭터를 사용하는 것도 제품의 미감을 향상시키기 위한 것이지 출처를 표시하기

위한 의도가 아니기 때문에 , 별지 목록 1 기재 표장을 상표적으로 사용하고 있지 않다 .

고 주장한다 .

살피건대 , 타인의 등록상표나 이와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사

한 상품에 이용한 경우라고 하더라도 그것이 예컨대 순전히 디자인으로서만 사용되는

경우 등 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 출처표시를 위한 것이 아니어서 상표

의 사용으로 인식될 수 없는 경우에는 등록상표의 상표권을 침해한 행위로 볼 수 없다

고 할 것이나 ( 대법원 2004 . 10 . 15 . 선고 2004도5034 판결 등 ) , 한편 , 디자인과 상표

는 배타적 , 선택적인 관계에 있는 것이 아니므로 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양

이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시

를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 위 사용은 상표로서의 사용이라고 보

아야 할 것인바 ( 대법원 2000 . 12 . 26 . 선고 98도2743 판결 등 ) , 기록에 의해 소명되

는 별지 목록 1 기재 표장의 사용태양 , 신청인의 이 사건 표장의 주지저명성 , 피신청

인들의 의도와 사용경위 등을 종합해 보면 , 피신청인들은 별지 목록 1 기재 표장을 출

처 표시를 위한 의도로도 사용하고 있다고 볼 것이므로 , 피신청인들의 위 주장은 이유

없다 .

나 . ' 딸기 ' 또는 ' DALKI ' 부분은 식별력이 없다는 주장에 대하여

피신청인들은 신청인의 이 사건 표장 중 문자 부분인 ' 딸기 ' 와 이를 알파벳으로 표

현한 ' DALK ' 그리고 여기에 딸기 모양의 도형 , 방점 , Ⓒ 등과 같은 차별적 특징을 부

가한 것은 상표법 제6조 제1항 제5호에서 정한 ' 흔히 있는 성 또는 명칭을 보통으로

사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표 ' 에 해당하여 상표로서 등록될 수 없거

나 등록되더라도 식별력이 인정될 수 없다고 주장한다 .

그러나 상표법 제6조 제1항 제5호 소정의 ' 흔히 있는 성 또는 명칭 ' 이란 자연인의

이름이나 법인 , 단체의 명칭 , 상호 등을 의미하는 것이지 모든 보통명사를 의미하는 것

은 아니라 할 것이고 , ' 딸기 ' 라는 보통명사가 이 사건 표장의 지정상품인 가방 , 문구류

등의 패션용품과 관련하여 보통명칭 또는 관용상표이거나 기술적 표장이라고 볼 수도

없으므로 , 피신청인들의 위 주장은 이유 없다 .

다 . 선출원 등록상표의 정당한 사용이라는 주장에 대하여

피신청인들은 그들이 사용하는 별지 목록 1 기재 표장들은 딸기소녀의 옆모습을

형상화한 신청인의 등록상표 ( 소갑 제2호증의 33 , 출원일 2004 . 12 . 10 . ) 보다 먼저 출원

된 신청외 △△△의 등록상표 ( 소을 제2호증 , 출원일 2002 . 3 . 11 . ) 를 정당하게 사용하는

것이므로 상표권 침해행위 또는 부정경쟁행위에 해당하지 않는다고 주장한다 .

살피건대 , 기록에 의하면 , 위 △△△는 2002 . 3 . 11 . 학생가방 , 핸드백 등 상품류

구분 제18류를 지정상품으로 하여 /> 캐릭터에 관하여 상표등록을 출원하여

2003 . 8 . 4 . 제558376호로 상표등록을 받은 사실 , 피신청인 - - - 는 2007 . 4 . 17 . 경 위

△△△로부터 위 등록상표에 관한 사용허락을 받은 다음 그 무렵 피신청인 주식회사

- - - , - - - , 주식회사 - - - 와 사이에 위 캐릭터에 관한 상품화계약을 체결한 사실이 소명

되기는 한다 .

그러나 상표권의 행사로서 등록상표를 지정상품에 사용한다고 하기 위해서는 반드

시 등록상표와 물리적으로 동일한 상표를 사용하여야 하는 것은 아닐지라도 적어도 거

래사회의 통념상 이와 동일하게 볼 수 있는 형태의 사용이어야 하므로 , 등록상표를 그

동일성을 해치지 않는 범위에서 변형하여 사용하는 것은 허용되지만 그 정도를 벗어나

단지 유사한 상표를 사용하는 것만으로는 등록상표를 사용하였다고 인정하기에 부족하

다고 할 것인바 ( 대법원 1993 . 5 . 25 . 선고 92후1950 판결 참조 ) , 피신청인들이 실제

로 사용한 상표들인 별지 목록 1 기재 표장들을 위 등록상표와 비교해 보면 , 실제 사

용 표장은 소녀의 얼굴 부분만 있거나 꽃 모양이 없거나 문자 ' 딸기 ' , ' DALKI ,

'strawberry ' 등과 결합되어 있는 점 그리고 위 등록상표에는 소녀의 머리 윗부분에 사

과 꼭지와 흡사한 나뭇잎이 꽂혀 있는 것과 달리 실제 사용 표장에는 소녀의 머리 윗

부분이 머리카락 세 가닥이 돌출된 것처럼 표현되어 있는 점 등에서 , 피신청인들이 실

제로 사용하는 표장은 거래사회의 통념상 위 등록상표와 동일한 것으로 보기는 어렵다 .

고 하겠다 . 따라서 피신청인들이 별지 목록 1 기재 표장들을 사용하는 것이 선출원 등

록상표의 정당한 사용에 해당하는 것이라고 할 수는 없으므로 피신청인들의 위 주장은

이유 없다 .

라 . 선발생 저작권의 정당한 사용이라는 주장에 대하여

피신청인들은 그들이 사용하는 별지 목록 1 기재 표장들은 딸기소녀의 옆모습을

형상화한 신청인의 등록상표 ( 소갑 제2호증의 33 , 출원일 2004 . 12 . 10 . ) 가 출원되기 이

전에 먼저 발생한 위 △△△의 저작권 ( 소을 제1호증 , 2002 . 3 . 11 . 발생 ) 을 정당하게 사

용하는 것이므로 상표권 침해행위 또는 부정경쟁행위에 해당하지 않는다고 주장한다 .

살피건대 , 등록상표의 사용이 그 출원일 전에 발생한 타인의 저작권과 저촉되는

경우에는 저작권이 우선하는 것이고 ( 상표법 제53조 참조 ) , 소을 제1호증의 기재에 의하

면 위 △△△가 /> 도안을 2002 . 3 . 11 . 창작한 것으로 저작권 등록부에 기재되

어 있는 사실이 소명되기는 하나 , 한편 , 저작권에 관한 등록은 하나의 공시제도에 불과

하여 등록관청은 그 실체적 권리관계에까지 심사할 권한은 없는 점 , 기록에 의하면 △

△△가 위 도안을 창작했다고 하는 2002 . 3 . 11 . 이전에 이미 신청인에 의하여 그것과

실질적으로 유사한 도안이 창작되어 공표되었고 , △△△ 또한 이러한 사정을 알고 있

었을 것으로 보이는 점 등에 비추어 보면 , 앞서 본 사실만으로는 △△△가 위 도안을

최초로 창작하여 그 저작권을 취득했다고 인정하기에는 부족하다 . 따라서 피신청인들

의 위 주장은 이유 없다 .

마 . 선사용에 따른 계속사용권 주장에 대하여

피신청인들은 신청인의 이 사건 표장이 주지 · 저명성을 획득하기 이전부터 앞서

본 신청외 △△△의 상표권 , 저작권에 기하여 별지 목록 1 기재 표장들을 국내에서 사

용하고 있었기 때문에 피신청인이 이를 계속 사용하는 것은 부정경쟁행위에 해당하지

않는다는 취지로 주장한다 .

그러나 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목 , 나목 , 다목 소정의 부정경쟁행위에 있

어서는 ' 부정경쟁행위자의 악의 ' 또는 ' 부정경쟁행위자의 부정경쟁의 목적 ' 등 부정경쟁

행위자의 주관적 의사를 그 요건으로 하고 있지 아니할 뿐더러 부정경쟁방지법상 선의

의 선사용자의 행위를 부정경쟁행위에서 배제하는 명문의 규정이 없으므로 , 가령 신청

인이 이 사건 표장에 관한 주지 · 저명성을 획득하기 이전부터 피신청인들이 신청인의

이 사건 표장의 존재를 알지 못한 채 또는 부정경쟁의 목적이 없는 상태에서 별지 목

록 1 기재 표장들을 사용하여 왔다고 하더라도 신청인의 이 사건 표장이 주지 · 저명성

을 획득한 상품 또는 영업의 표지가 되었고 , 피신청인들의 사용 표장이 주지 · 저명한 신

청인의 이 사건 표장과 혼동될 위험이 존재한다고 인정되는 이 사건에서는 피신청인들

의 위와 같은 행위는 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가목 , 나목 , 다목 소정의 부정경쟁

행위를 구성한다 할 것이므로 ( 대법원 2004 . 3 . 25 . 선고 2002다9011 판결 참조 ) , 피

신청인들의 위 주장은 이유 없다 .

3 . 결론

따라서 신청인은 피신청인들에 대하여 상표법 제65조 및 부정경쟁방지법 제4조에

의하여 주문 제1항 기재와 같은 가처분결정을 구할 피보전권리가 있고 , 기록에 나타난

제반 사정에 비추어 보면 보전의 필요성도 충분히 소명된다고 하겠다 . 그러므로 피신

청인들에 대한 이 사건 신청은 모두 이유 있어 각 담보 제공을 조건으로 이를 인용한

판사이흥주

판사노재호

타인의 상품 또는 영업임을 표시한 표지가 국내에 널리 인식되었는지의 여부는 사실심 변론종결 당시를 기준으로 판단하여

야 하므로 ( 대법원 2004 . 3 . 25 . 선고 2002다9011 판결 참조 ) , 이를 본안으로 하는 가처분 사건에 있어서는 이에 준하여 결

정일을 기준으로 판단하여야 할 것이다 .