[2] 특허를 받을 수 있는 권리를 이전하기로 하는 계약을 묵시적으로도 할 수 있는지 여부(적극)

1. 원심은, 주식회사 코미팜(이하 ‘코미팜’이라 한다)과 피고 및 소외인이 2005. 5. 16. 메타아르세나이트 항암제인 ‘코미녹스’를 연구개발하고 이를 상용화하며, 위 연구과정에서 발생하는 모든 성과물(이하 ‘이 사건 성과물’이라 한다)에 대한 권리·의무 관계를 명확히 하기 위하여 이 사건 성과물을 코미팜, 소외인, 피고가 공유하고, 피고와 소외인은 이 사건 성과물의 실시를 제3자에게 라이센스 하는 등 이 사건 성과물을 처분할 수 있는 권한을 코미팜에게 위임한다는 내용으로 이루어진 특허 등의 공유계약(이하 ‘이 사건 공유계약’)을 체결한 사실, 코미팜은 2005. 12. 15. 원고와 사이에, 원고에게 이 사건 성과물에 관한 모든 권리를 양도하는 대신 원고로부터 로열티를 지급받고, 원고는 이 사건 성과물에 기한 각국의 임상실험, 개량발명에 관한 연구를 진행하는 내용의 이 사건 개발양도계약을 체결한 사실, 이 사건 공유계약에 따른 이 사건 성과물 중에는, 원심판결 별지 1 목록 기재의 각 국제출원(PCT), 위 각 국제출원의 지정국 단계에서 특허등록을 받은 그 별지 2 목록 기재 각 특허권 및 위 각 국제출원의 지정국 단계에서 특허출원 중인 그 별지 3 목록 기재 각 특허출원이 있는 사실 등을 인정하였다.

위 인정 사실에 터 잡아 원심은, 피고가 이 사건 공유계약에 기하여 이 사건 성과물의 처분권한을 코미팜에게 위임하였고, 이에 따라 코미팜이 원고와 이 사건 개발양도계약을 체결하여 원고에게 이 사건 성과물에 관한 모든 권리를 양도하였으니, 피고는 원고에게 원심판결 별지 2 목록 기재 각 특허권에 관하여 이 사건 개발양도계약을 원인으로 한 각 특허권 등록지분의 이전등록절차 및 그 별지 3 목록 기재 각 특허출원에 관하여 출원인의 명의를 원고로 변경하는 절차를 이행할 의무가 있다고 판단하였다. 또한 피고가 이 사건 공유계약은 효력이 없다는 등으로 주장한 데 대해서는, 이 사건 공유계약은 코미팜의 자산에 속하는 이 사건 성과물에 대한 지분을 코미팜의 이사인 피고에게 양도하는 것으로 이사와 회사 사이의 자기거래에 속하는데 그에 관하여 코미팜 이사회의 승인이 없었으므로 이 사건 공유계약은 무효이지만, 원고가 코미팜 이사회의 결의 없이 이 사건 공유계약이 체결되었음을 알았거나 알 수 있었다고 인정할 아무런 증거가 없는 이상 선의의 제3자인 원고와 피고 사이에서는 이 사건 공유계약은 무효라고 할 수 없다는 등의 이유를 들어 피고의 항변을 배척하였다.

2. 이에 대하여 피고는 우선 상법 제398조 의 적용과 관련하여 이 사건 공유계약이 이사회의 승인 없이 체결되었다는 데 대해 원고가 선의의 제3자라고 인정한 원심의 판단이 잘못되었다는 것을 상고이유로 주장한다.

그러나 상법 제398조 가 이사와 회사 사이의 거래에 관하여 이사회의 승인을 얻도록 한 것은, 이사가 그 지위를 이용하여 회사와 직접 거래를 하거나 이사 자신의 이익을 위하여 회사와 제3자 사이의 거래를 함으로써 이사 자신의 이익을 도모하고 회사 및 주주에게 손해를 입히는 것을 방지하고자 하는 것이므로 ( 대법원 1973. 10. 31. 선고 73다954 판결 , 대법원 2010. 3. 11. 선고 2007다71271 판결 등 참조), 그 규정 취지에 비추어 이사와 회사 사이의 거래가 상법 제398조 를 위반하였음을 이유로 무효임을 주장할 수 있는 자는 회사에 한정되고 특별한 사정이 없는 한 거래의 상대방이나 제3자는 그 무효를 주장할 이익이 없다고 보아야 하므로, 거래의 상대방인 당해 이사 스스로가 위 규정 위반을 내세워 그 거래의 무효를 주장하는 것은 허용되지 않는다 할 것이다.

이러한 법리에 비추어 볼 때, 이 사건 공유계약은 코미팜과 그 이사인 피고가 이 사건 성과물에 대한 지분을 공유하기로 하는 것이므로 이사와 회사 사이의 자기거래에 해당하는 것이기는 하지만 그 계약의 상대방인 피고가 회사 이사회의 승인이 없었으므로 무효라고 주장하는 것은 허용되지 않는다고 할 것이다. 그럼에도 원심이 그 판시와 같은 이유로 이 사건 공유계약이 무효라고 판단한 것은 상법 제398조 에 관한 법리를 오해한 것이다.

다만 원심은 코미팜 이사회 승인이 없었다는 점에 관해 원고가 선의의 제3자라는 주장을 받아들여 원고와 피고 등 사이에서는 이 사건 공유계약이 무효라고 할 수 없다고 함으로써 결국 피고는 원고에 대하여 이 사건 공유계약이 무효라는 주장을 할 수 없다고 판단한 셈이니, 이 부분 원심판단의 결론은 정당하다. 따라서 원고가 선의의 제3자에 해당한다고 본 원심의 사실인정 등이 잘못되었다는 상고이유의 주장은 나아가 살펴볼 필요 없이 이유 없다.

3. 피고는 원심판결에 대한 다른 상고이유로서, 피고도 등록명의자 내지 출원명의자로 포함된 원심판결 별지 2, 3 목록 기재 각 특허권 등록지분 및 출원인 지위에 관한 권리 일체에 대하여 피고가 코미팜에게 그 처분권한을 포괄적으로 위임한 것이 아님에도 불구하고, 원심이 이와 달리 인정한 것은 계약해석에 관한 법리를 오해한 것이라는 취지로 주장한다. 이는 이 사건 공유계약에 의한 처분권 위임의 범위를 다투면서 코미팜이 피고를 대리하여 이 사건 특허권의 등록지분 등을 원고에게 양도하는 계약을 체결할 적법한 대리권이 없다는 취지로 이해되므로 이에 관하여 판단한다.

가. 우선 앞서 본 바와 같이 이 사건 공유계약은 이사와 회사 사이의 자기거래에 해당하지만 거래상대방인 피고는 회사인 코미팜이나 제3자인 원고에 대하여 그 무효를 주장할 수 없다. 그러나 피고가 이 사건 공유계약의 무효를 주장할 수 없다고 하여 그 계약에 포함된 처분권 위임약정의 효력에 대해서도 당연히 다툴 수 없게 된다고 할 수는 없다. 이사가 가진 권리에 대하여 회사에게 그 처분권을 위임하는 것은 특별한 사정이 없는 한 상법 제398조 의 적용대상인 이해상반행위에 해당하지는 않는 것이고, 이는 궁극적으로 처분권 위임약정에 관한 당사자의 의사해석에 관한 문제라 할 것이다.

특히 앞서 본 이 사건 공유계약의 체결 경위와 그 내용 등에 비추어 보면, 이 사건 공유계약에 포함된 처분권 위임조항에 의하여 피고가 코미팜에게 처분권을 위임한 것은 이 사건 성과물에 관한 지분공유약정이 유효함을 전제한 것으로 볼 여지가 상당하다. 피고로서는 위와 같은 지분공유약정에 의하여 이 사건 성과물 전체에 대하여 1/3 지분권을 인정받는 것을 전제로 그 처분권을 회사에 위임한 것이지, 그 약정에 대하여 이사회의 승인이 없다는 이유로 회사가 그 무효를 주장하는 사정이 생기더라도 처분권 위임 부분은 그 효력이 유지되도록 하려는 것이 당사자의 합리적인 의사라고 보기는 어렵다고 할 것이기 때문이다. 따라서 이 사건 성과물에 대한 피고의 지분권 취득에 대하여 이사인 피고 스스로가 상법 제398조 위반을 이유로 코미팜이나 원고에 대하여 그 무효를 주장할 수 없음으로 인하여 피고와 제3자인 원고 사이의 관계에서는 이 사건 성과물에 대한 1/3 지분권이 피고에게 귀속되는 것으로 볼 여지가 있다고 하더라도, 코미팜이 피고를 대리하여 이를 원고에게 양도한 처분행위까지도 유효하다고 하려면 피고가 그 처분권 위임의 효력에 대해서도 이를 부인할 수 없는 특별한 사정이 있어야만 할 것이다.

한편 원고는 피고로부터 처분권을 위임받은 코미팜과 사이에 이 사건 개발양도계약을 체결하였다고 주장하고 있으므로, 코미팜에게 적법한 처분권이 있었다는 점은 원고에게 증명할 책임이 있다.

나. 그런데 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발명자에게 원시적으로 귀속되지만, 이는 재산권으로서 양도성을 가지므로 계약 또는 상속 등을 통하여 그 전부 또는 일부 지분을 이전할 수 있고( 특허법 제37조 제1항 ), 그 권리를 이전하기로 하는 계약은 명시적으로는 물론 묵시적으로도 이루어질 수 있다.

원심판결 이유 및 기록에 의하면, 피고는 이 사건 공유계약이 체결되기 이전인 2001. 4. 28.과 2002. 4. 25.에 자신과 소외인을 공동발명자로, 자신과 소외인 및 코미팜을 공동출원인으로 하여 이 사건 메타아르세나이트 항암제에 관한 특허출원을 한 바가 있고(이하 위 특허출원에 기한 특허권을 ‘이 사건 특허권’이라 한다), 이에 기초하여 피고는 원심에서 ‘이 사건 공유계약 체결 이전에 이미 피고가 이 사건 특허권의 공유자로 등록되어 있었기에 피고로서는 코미팜에게 이 사건 성과물에 대한 처분권한을 부여하는 대신 그에 대하여 이익 보장을 받는 내용의 이 사건 공유계약이나 이익분배약정의 체결을 요구할 이유가 없었다’고 주장하였다. 이에 비추어 보면, 피고는 위 특허출원 당시 이미 코미팜이 위 특허발명에 관하여 특허를 받을 수 있는 권리의 일부 지분을 피고에게 이전하기로 하는 합의가 있었고, 이에 따라 피고는 이 사건 특허권의 지분을 취득한 것이지 이 사건 공유계약에 따라 비로소 이 사건 성과물에 포함된 이 사건 특허권을 취득한 것은 아니라는 취지의 주장을 한 것으로 이해될 수 있다.

그리고 원심이 인정한 사실관계와 기록에 비추어 살펴보면, 비록 피고가 위 특허발명의 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여한 발명자에는 해당하지 않는다 하더라도, 이 사건 특허권의 대상인 특허발명 및 그에 관한 권리를 코미팜에 귀속시키는 과정에서 상당한 기여를 한 점 등을 감안하여 발명자인 벤 라더마커로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 코미팜이 그 출원인에 피고를 포함시킴으로써 피고에게 특허를 받을 수 있는 권리의 일부 지분을 양도하여 장차 취득할 특허권을 공유하기로 하는 묵시적 합의가 출원 당시 이미 있었다고 볼 여지가 있다고도 보인다.

위와 같은 여러 사정 등을 종합해 보면, 이 사건 특허권의 등록 출원 당시 코미팜이 피고에게 특허를 받을 수 있는 권리의 일부 지분을 양도하여 장차 취득할 특허권을 공유하기로 하는 명시적·묵시적 합의가 있었는지 여부에 따라 피고와 코미팜 등 사이의 권리귀속 관계가 달라지게 되고 이는 이 사건 공유계약의 지분공유약정에 기한 권리관계와는 별개라 할 것이다.

다. 그렇다면 원심으로서는, 피고가 위와 같이 특허를 받을 수 있는 권리를 양수한 지위에서 이 사건 특허권과 원심판결 별지 2, 3 목록 기재 각 특허권 등록지분 및 출원인 지위에 관한 권리 등을 보유하고 있는지 여부, 피고가 이 사건 공유계약에 근거해서는 이 사건 성과물에 대한 지분권 취득을 주장하는 것이 허용되지 않는 경우에도 이 사건 특허권을 공동으로 출원 등록한 데 따른 지분권까지도 그 처분권한을 코미팜에게 위임한 것으로 인정할 근거가 있는지 등에 대하여 심리해 보았어야 할 것이다.

그런데도 원심이 위와 같은 점에 대한 심리·판단 없이 그 판시와 같은 이유만으로 코미팜이 피고의 수임인 지위에서 피고의 지분권을 포함하여 이 사건 성과물에 관한 모든 권리를 원고에게 양도하기로 한 이 사건 개발양도계약이 피고에 대해서도 효력이 있다는 취지로 판단하였으니, 이러한 원심판결에는 특허에 관한 권리의 이전 및 계약당사자의 의사해석에 관한 법리를 오해하거나 필요한 심리를 다하지 않은 위법이 있다.

3. 이에 원심판결을 파기하고 사건을 다시 심리·판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.