프랑스

대표자

소송대리인 변리사 김진회

소송복대리인 변리사 조아라

소송수행자 채희각

2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다 .

[ 인정근거 : 다툼 없는 사실, 갑 제1호증, 을 제3, 5, 8호증 ]

원고는 1997. 4. 9. ( 우선권 주장일 1996. 4. 9. ) 출원번호 제1997 - 12921호로 명칭을 “ 특정한 촉매를 사용하여 상응하는 에테르를 분해시켜 3차 올레핀을 제조하는 방법 ” 으로 하는 발명을 특허출원하였다가, 2003. 12. 19. 및 2004. 6. 30. 특허청으로부터 그 청구항 전부에 대하여 그 출원 전에 이 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 별지 2. 항 기재의 비교대상발명으로부터 용이하게 발명할 수 있어 진보성이 없다는 취지의 의견제출통지를 받고 의견서와 보정서를 제출하였으나 2004. 12. 31. 위 거절이유를 해소하지 못하였다는 이유로 거절결정을 받자, 2005. 1. 31. 이에 불복하여 특허거절결정에 대한 불복심판을 청구함과 동시에 별지 1. 항 기재의 이 사건 출원발명 ( 이하, 그 청구범위 중 청구항 1. 을 “ 이 사건 제1항 발명 ” 이라고 한다 ) 과 같이 특허청구범위를 보정하였다 .

이 사건 출원발명은 3차 알킬 에테르를 분해시켜서 고순도의 3차 알킬 올레핀을 제조하는 방법에 관한 것으로, 그 제조과정에서 폴리실록산 유형의 무기 고형물을 포함하는 촉매를 사용하고, 일정한 범위의 상대압력, 온도 및 HSV ( 시간당 촉매의 단위 부피당 액체 공급원료의 부피로서 표현되는 시간당 공간속도 ) 의 반응조건을 부여하는 것을 특징으로 하는데, 특허심판원은 이 사건 제1항 발명이 위 거절결정 이유와 같이 진보성이 없다는 이유로 원고의 청구를 기각하는 청구취지 기재의 이 사건 심결을 하였2. 이 사건 제1항 발명의 진보성 여부

가. 법리

특허등록된 발명이 공지된 발명의 구성요건을 이루는 요소들의 수치를 한정함으로써 이를 수량적으로 표현한 것인 경우, 그것이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 적절히 선택하여 실시할 수 있는 정도의 단순한 수치 한정으로서, 그러한 한정된 수치범위 내외에서 이질적이거나 현저한 작용효과의 차이가 생기지 않는 것이라면, 위 특허발명은 진보성의 요건을 결하여 무효라고 보아야 할 것이다 ( 대법원 2005. 1. 28 . 선고 2003후1000 판결 등 참조 ) .

나. 비교대상발명과의 대비

[ 인정근거 : 갑 제1, 2, 3호증, 을 제1 내지 9호증 ( 가지번호 포함 ), 경험칙, 변론 전체의 취지 ] ( 1 ) 기술분야 및 목적 대비

이 사건 제1항 발명은 폴리실록산 유형의 무기 고형물을 포함하는 촉매를 이용하여 3차 알킬 에테르 ( 류 ) [ 메틸 - t 부틸 에테르 ( MTBE ), 에틸t 부틸 에테르 ( ETBE ) 등 ] 를 분해시켜 고순도의 3차 알킬 올레핀 ( 류 ) 을 제조하는 방법에 관한 것이고, 비교대상발명 또한 설포네이트기를 포함한 우수한 품질의 유기폴리실록산을 제조하고 사용하는 기술에 관한 것으로, 이를 촉매를 이용하여 메틸 t - 부틸 에테르 ( MTBE ) 를 분해시켜 3차 알킬 올레핀의 일종인 이소부텐을 제조하는 방법을 개시하고 있으므로, 양 발명은 그 기술분야와 목적이 실질적으로 동일하다 .

( 2 ) 구성 및 효과 대비가 이 사건 제1항 발명은 별지 1. 항 기재와 같이, 하나 이상의 알킬설폰산, 아릴설 폰산 또는 알킬아릴설폰산 유형의 유기기로 그라프트 ( graft, 중합 ) 된 하나 이상의 폴리실록산 유형의 무기 고형물을 포함하는 촉매를 사용하여 ( 이하, “ 구성요소 1 ” 이라고 한다 ), ( 상대 ) 압력이 1×10a 내지 10×105Pa 범위이고 ( 이하, “ 구성요소 2 ” 라고 한다 ), 온도가 100℃ 내지 250℃ 범위이며 ( 이하, “ 구성요소 3 " 이라고 한다 ), HSV가 4. 3 내지 25h1 범위의 ( 이하, “ 구성요소 4 ” 라고 한다 ) 반응조건에서 3차 알킬 에테르 ( 류 ) 를 분해시켜서 3차 알킬 올레핀 ( 류 ) 을 제조하는 방법으로 구성되어 있다 .

) 먼저, 구성요소 1은 비교대상발명의 “ 설포네이트기를 함유하고 입자 크기가 0. 4 내지 1. 0㎜인 폴리실록산 촉매 ( 30㎖ ) ” 에, 구성요소 3은 비교대상발명의 “ 200℃의 반응 조건에서 ” 에 각각 대응되는데, 그 대응되는 구성요소들끼리는 실질적으로 동일하다고 보이고, 구성요소 2는 이 기술분야의 일반적인 반응조건으로서의 압력범위를 나타낸 것에 불과하므로, 구성요소 1, 2, 3의 기술적 곤란성이나 효과의 현저성은 없다 . ( 다 ) 구성요소 4의 경우, 비교대상발명에 직접 대응되는 구성요소나 HSV 수치에 대한 기재는 없지만 그 실시예 6의 기재 내용 중에 설폰산 유기기를 포함하는 폴리실록산 촉매 ( 30㎖ ) 에 메틸 t - 부틸 에테르 ( 질량속도 50g / h ) 를 주입하여 이소부텐과 메탄올로 분해시킨다는 기재가 있고, 그 촉매의 부피와 공급원료의 질량속도로부터 HSV값을 환산하여 보면 2. 25h ' 가 되므로 [ 폴리실록산의 밀도가 0. 7404g / ㎖이므로 ( 50g / h : 30ml ) : 0. 7404g / ml = 2. 25h ', 당사자 사이에 이 환산값에 대한 다툼은 없다 ], 결국 구성요소 4가 HSV 수치를 4. 3 내지 25h ' 로 한정한 점이 비교대상발명의 환산수치 2. 25h ' 에 비하여 특징적인 요소가 되는지가 문제된다 .

살피건대, 이 사건 출원발명의 명세서에는 “ 본 발명의 방법에 고온을 사용할 경우 , 본 발명의 방법에 사용된 촉매의 높은 활성은 높은 HSV를 사용할 수 있음을 의미한다 ” ( 을 제3호증의 제8면 ), “ HSV는 일반적으로 작동온도와 직접적으로 관련이 있는 파라미터이므로, 특히 이들 2가지 파라미터 ( 온도, 압력 ) 를 조합하여 생성물의 수율을 최적화할 수 있다 ( 생성물인 3차 올레핀과 알코올에 대한 최적의 선택성을 유지시키면서, 즉 당업자에게 공지된 바와 같은 부반응을 극소화시키면서 최적의 에테르 전환율을 달성함 ) ” ( 을 제3호증의 제9면 ) 및 “ 에테르 분해 반응은 고도한 흡열반응이다 ” ( 을 제3호증의 제11면 ) 등이 기재되어 있으므로, 이로부터 이 사건 제1항 발명은 흡열반응으로 고온에서의 반응이 요구되고, 고온에서의 반응은 높은 HSV 값을 갖게 하여 궁극적으로 수율 최적화로 이어진다는 것을 알 수 있는바, HSV 값에 결정적으로 영향을 미치는 것으로 보이는 온도범위가 비교대상발명의 온도범위를 포함하고 있고, 위 명세서에도 “ 상기한 바와 같은 정의를 갖는 HSV는 일반적으로 0. 5 내지 200h ', 바람직하게는 0. 5 내지 100h ', 더욱 바람직하게는 0. 5 내지 50h ', 가장 바람직하게는 2 내지 25h ' 이다 ” ( 을 제3호증의 제9면 ) 라고 기재되어 있어 비교대상발명의 HSV 환산수치를 포함하고 있으므로, 비록 이 사건 제1항 발명이 그 청구범위에는 비교대상발명과 다른 범위의 HSV 수치값으로 한정하였지만, 이러한 수치범위는 이 기술분야의 통상의 지식을 가진 사람이 비교대상발명과 반복실험을 통하여 쉽게 찾아 낼 수 있는 범위 내의 것으로 보여 기술적 곤란성이 인정되지 아니한다 .

그리고 작용효과에 관하여 살펴보면, 이 사건 발명의 실시예 1은 ( 상대 ) 압력이 7×105Pa, 반응기내 평균온도 121℃ 근처에서 HSV 값이 4. 3h ' 과 24h ' 일 때 최종물질인 이소부텐의 선택성이 각각 96. 7 %, 99. 7 % 이고, 메탄올의 선택성이 각각 98. 8 % , 199. 9 % 라는 것이나, 위 결과만으로는 위 선택성 값이 어떠한 HSV 값에 대비하여 높다 .

는 것인지, 위 양 수치의 모든 범위 내에서도 높다는 것인지를 알 수 없고, 실시예 2는 높은 HSV 값의 사용에 따른 흡열효과 ( △T ) 의 크기를 나타내는 실시예로 보이나, 제시된 HSV 값 모두가 이 사건 출원발명의 HSV 수치범위 내의 값으로 HSV 값의 상승에 따라 흡열 효과 ( △T ) 의 크기가 증가되는 흡열반응에서의 자명한 사실을 보여주는 것일 뿐이며, 실시예 3은 HSV 값이 4. 3h ' 고정된 상태에서 메틸 t - 부틸 에테르의 전환율 ( % ) 을 측정한 것으로서 온도의 변화와 촉매의 사용시간의 증가에 따라 그 전환율 ( % ) 이급상승한다는 사실에 관한 실시예로 보이고, 실시예 4는 이 사건 출원발명에 사용된 촉매가 아닌 공지의 종래 기술의 촉매를 사용한 것으로서 HSV 값이 1h ' 의 조건하에서 메틸 t - 부틸 에테르의 전환율 ( % ) 이 실시예 3의 결과보다 열등하다는 사실을 보여주는 실시예임을 알 수 있을 뿐인바, 위와 같은 실시예만으로는 이 사건 제1항 발명의 HSV 수치의 모든 범위 내에서 그 주장하는 효과가 현저하다거나, 그 범위 밖의 수치에 비하여 이질적이거나 현저하다는 점을 나타내지 못하고 있으므로, 그 수치한정의 임계적 의의를 인정할 수 없다 ( 원고는 그 임계적 의의를 보여주는 실험 데이터라고 주장하면서 갑제3호증을 제출하고 있으나, 위 자료는 객관적인 감정기관이 작성한 자료가 아니어서 쉽사리 믿기 어려울 뿐만 아니라, 그 기재 또한 위 수치한정의 임계적 의의를 인정하기에 부족하다 ) .

라 위와 같이 이 사건 제1항 발명은 비교대상발명 등에 의하여 공지된 구성요소들과 그로부터 쉽게 도출할 수 있는 구성요소를 단순 결합하고 있고, 그 효과 또한 위 구성요소들의 결합에 따라 일반적으로 예측되는 효과 정도를 나타내고 있을 뿐이라고 보인다. 소결

따라서 이 사건 제1항 발명은 이 기술분야의 통상의 지식을 가진 자가 비교대상발명으로부터 용이하게 발명할 수 있다고 보이는 것으로 진보성이 없어 특허등록을 받을 수 없는 것이다 .

3. 결론

그렇다면, 이 사건 제1항 발명에 특허거절의 사유가 있는 이상 이 사건 출원발명 전부에 대하여 특허등록이 거절되어야 하므로, 이와 결론이 같은 이 사건 심결은 적법하다고 할 것이니, 그 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없어 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다 .

판사 우라옥

판사 김태현

1. 이 사건 출원발명 ( 을 제3, 5, 8호증 )

청구범위

청구항 1. 하나 이상의 알킬설폰산, 아릴설폰산 또는 알킬아릴설폰산 유형의 유기

기로 그라프트된 하나 이상의 폴리실록산 유형의 무기 고형물을 포함하는 촉매를 사용

하여 ( 상대 ) 압력이 1×10a 내지 10×105 범위이고, 온도가 100℃ 내지 250℃ 범위

이며, HSV ( 시간당 촉매의 단위 부피당 액체 공급원료의 부피로서 표현되는 시간당 공

간속도 ) 가 4. 3 내지 25h ' 범위의 반응조건에서 3차 알킬 에테르 ( 류 ) 를 분해시켜서 3차

알킬 올레핀 ( 류 ) 을 제조하는 방법 .

청구항 4. 내지 14., 16. 내지 19., 21. 22. ( 기재 생략 )

2. 비교대상발명 ( 을 제7호증 )

1994. 10. 11. 자 미국 특허공보 제5, 354, 831호에 게재된 “ 설포네이트기를 함유하는

조형 유기 폴리실록산, 그 제조방법 및 용도 ” 란 명칭의 발명으로서, 그 실시예 6에는 설

포네이트기를 함유하고 입자 크기가 0. 4 내지 1. 0㎜인 폴리실록산 촉매 ( 30 ) 를 외부

가열된 내경 12㎜의 금속관에 채워 놓고, 증발기에서 증발된 메틸 t - 부틸 에테르 ( 질량

속도 50g / h ) 를 촉매 베드에 주입하여 분해시킨 다음 촉매로부터 나온 기체를 기체 크

로마토그래피로 분석한 결과, 200℃의 반응조건에서 메틸 t - 부틸 에테르의 전환율이

48시간 동안 거의 99 % 이었고, 95 % 이상이 원하는 반응생성물인 메탄올과 이소부텐으

로 분해되었다는 내용이 기재되어 있다. ( 끝 )