2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

가. 이 사건 등록상표

(1) 구성 :

(2) 출원일/등록일/갱신등록일/등록번호 : 1992. 12. 31./1994. 5. 27./2004. 5. 31./제290748호

(3) 상표권자 : 피고

(4) 지정상품 : 상품류 구분 제29류의 “소고기, 돼지고기, 닭고기, 햄, 소시지, 축산물의 통조림, 우유, 발효유, 유산균 음료” 및 제31류의 “닭”

나. 확인대상표장

(1) 구성 :

(2) 사용자 : 원고

(3) 사용상품 : 매운맛 소스가 가미된 닭 날개 튀김

다. 이 사건 심결의 경위

원고는 특허심판원에 피고를 상대로, ‘원고가 사용하는 확인대상표장은 상표법 제51조 제1항 제2호 에 해당하는 상표이므로 이 사건 등록상표의 효력이 미치지 아니한다’는 등의 이유로 소극적 권리범위확인심판을 청구하였다. 이에 특허심판원은 2008. 3. 31. 2007당719호로 원고의 청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

[인정근거] 갑 제1, 2호증, 변론의 전취지

2. 이 사건 심결의 적법 여부

가. 확인대상표장이 보통명칭에 해당하는지 여부

원고는 ‘핫윙’은 ‘매운 닭 날개 튀김’의 보통명칭이고, 확인대상표장은 그 사용상품인 ‘매운 닭 날개 튀김’에 ‘핫윙’을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장이므로 이 사건 등록상표의 효력이 미치지 않는다는 취지의 주장을 하므로 과연 ‘핫윙’이 이 사건 심결 당시 ‘매운 닭 날개 튀김’을 지칭하는 일반적인 명칭이 되었는지 여부에 관하여 본다.

(1) 판단기준

상표법 제51조 제1항 제2호 는 “등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품의 보통명칭 …을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표”에 대하여는 상표권의 효력이 미치지 않는다고 규정하고 있는바, 위 보통명칭이라 함은 그 지정상품을 취급하는 거래계에서 동종업자 및 일반 수요자 사이에 그 상품을 지칭하는 것으로 실제로 사용되고 인식되어 있는 일반적인 명칭, 속칭 등으로서 특정인의 업무에 관련된 상품이라고 인식되지 아니하는 것을 말하고( 대법원 2003. 8. 19. 선고 2002후338 판결 참조), 위 규정의 취지는 본래 위와 같은 상표는 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 그러한 상표는 타인의 동종 상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 이유가 있는 것이다( 대법원 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결 참조). 또한 권리범위확인사건에서 어느 상표가 보통명칭화 되었는가 여부의 판단의 기준시점은 권리범위확인심판의 심결시라고 할 것이다( 대법원 1999. 11. 12. 선고 99후24 판결 참조).

(2) 판단

갑 제4, 5, 13, 14, 16호증(가지 번호 포함)의 각 기재에 변론의 전취지를 종합하면, ① 2000년부터 이 사건 심결 전까지 서울경제신문 등 여러 국내 언론매체의 인터넷판 등에서 ‘핫윙’이라는 용어를 닭고기를 사용하는 음식 또는 닭 날개 요리를 지칭하는 단어로 사용하고 있는 사실, ② 2002. 3. 25. 발행된 ‘어린이를 위한 진담지의 영어요리’라는 요리책에 닭 날개에 양념을 넣어 튀긴 요리인 ‘핫윙’ 조리법이 소개된 것을 비롯하여 이 사건 심결 전까지 최소한 12개의 요리책에 ‘핫윙’에 관한 요리법이 소개되었을 뿐 아니라 사단법인 한국계육협회의 인터넷 홈페이지에도 닭 날개를 이용한 ‘핫윙’ 요리법이 소개되고 있는 사실, ③ 이 사건 심결 당시 KFC, 네네치킨 등 100여개의 전국 닭고기 판매점에서 ‘핫윙’이나 ‘핫윙’이 포함된 명칭을 ‘닭 날개 튀김 요리’ 또는 ‘닭 날개’의 명칭으로 사용하고 있는 사실을 인정할 수 있으나, 위 인정사실만으로 ‘핫윙’이 실제 거래계에서 일반 수요자들이나 거래자들 사이에 ‘매운 닭 날개 튀김요리’를 지칭하는 보통명칭이 되었다고 볼 수 없을 뿐만 아니라 을 제5호증의 1 내지 8, 제7, 9, 10, 14, 18호증(가지 번호 포함)의 각 기재에 변론의 전취지를 종합하여 인정되는 다음의 사정들, 즉 ㉮ ‘핫윙’이라는 단어가 국립국어원의 표준국어대사전에 등재되어 있지 아니할 뿐만 아니라 웹사이트 상의 국어사전이나 백과사전에도 등재되어 있지 아니한 점, ㉯ 닭요리를 판매하는 여러 프랜차이즈점들은 매운 닭 날개 요리를 ‘신선윙’(페리카나 치킨점), ‘BB윙스’(BBQ), ‘멕시윙’(멕시카나 치킨점), ‘델리윙’(처가집 양념치킨), ‘멕시칸윙’(버거킹) 등 여러 가지 다른 이름으로 판매하고 있는 점, ㉰ 다른 많은 요리책에는 ‘닭 날개 매운 양념구이’, ‘버팔로윙’ 등 다른 이름으로 매운 닭 날개 요리를 소개하고 있는 점, ㉱ 인터넷 이용자 중 상당수는 매운 닭 날개 요리를 단순히 ‘매운 닭 날개 요리’ 또는 ‘버팔로윙’ 등 다른 이름으로 부르고 있는 점, ㉲ 피고가 KFC, 미스터피자 등 닭요리를 판매하는 여러 프랜차이즈점에 닭 날개 부위를 가공한 제품을 공급하면서 ‘핫윙’이라는 이 사건 등록상표를 사용하고 있는 점 등을 보태어 보면 더욱 ‘핫윙’의 보통명칭화를 인정할 수 없다.

원고는 설문조사기관이 일반 수요자들을 상대로 실시한 설문조사결과에 의하면 일반 수요자들이 ‘핫윙’을 ‘매운 닭 날개 튀김’의 보통명칭으로 사용·인식하고 있다는 취지로 주장하므로 살피건대, 갑 제3호증(‘핫윙’ 인지도 및 인지형태 조사보고서)의 기재에 의하면, 한국갤럽조사연구소가 2007. 6. 30.부터 2007. 7. 2.까지 전국 5대 광역시의 20세에서 59세까지의 남여 1,010명을 상대로 실시한 설문조사결과 ‘핫윙’이라는 단어를 들었거나 본 적이 있다고 응답한 사람의 비율이 55.8%이고, 그 중 66.5%의 응답자가 ‘핫윙’을 ‘닭 날개 요리 중 맵게 만든 요리를 일컫는 말’로, 25%의 응답자가 ‘닭 날개로 만든 요리를 일컫는 말’로 인식하는 등 91.5%의 응답자가 ‘핫윙’을 ‘닭 날개 요리’로 인식하고 있는 것으로 조사된 사실을 인정할 수 있는바, 위 조사결과에 의하더라도 일반 수요자들 중 약 56% 정도만이 ‘핫윙’을 인식하고 있고, 일반 수요자의 약 51% 정도(0.558 × 0.915)가 ‘핫윙’을 ‘닭 날개로 만든 요리’로 인식하고 있는데 불과하므로{‘핫윙’을 ‘매운 닭 날개 튀김 요리’로 인식하고 있는 수요자는 약 37% 정도(0.558 × 0.665)이다}, 위 조사결과만으로 ‘핫윙’이 ‘매운 닭 날개 튀김요리’를 지칭하는 보통명칭이 되었다고 볼 수 없다{뿐만 아니라 피고가 제출한 한국리서치에서 2008. 9. 1.부터 2008. 9. 2.까지 전국 5대 광역시의 19세 이상 60세 미만의 남여 1,000명을 상대로 실시한 소비자인식조사결과(을 제25호증)에 의하면, ‘핫윙’이라는 단어를 들어본 적이 있다고 응답한 사람의 비율이 50.4%로 조사되어 위 한국갤럽조사연구소의 결과와 비슷하나, ‘핫윙’을 상품의 종류를 지칭하는 말로 인식하는 전체 조사대상자의 비율은 28.7%로 조사되어 이 부분 수치는 위 한국갤럽조사연구소의 결과 보다 휠씬 낮다}.

나. 확인대상표장이 기술적(기술적) 표장에 해당하는지 여부

원고는 확인대상표장의 ‘핫윙’은 그 사용상품인 ‘매운 닭 날개 튀김’의 원재료 및 가공방법을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장이므로 이 사건 등록상표의 효력이 미치지 않는다는 취지의 주장을 한다.

그러므로 살피건대, 상표권의 효력이 기술적 표장에 미치지 않도록 한 취지는 기술적 상표는 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시여서 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점배타적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청과 이와 같은 상표를 허용할 경우에는 타인의 동종 상품과의 관계에서 식별이 어렵다는 점에 그 이유가 있는 것이므로, 어느 상표가 이에 해당하는지의 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 할 것인바( 대법원 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결 참조), 확인대상표장 중 ‘핫윙’ 부분이 영어 단어 ‘hot’과 ‘wing’을 결합한 ‘hot wing’을 한글로 음역한 것이지만, 영어 단어 ‘hot’은 맵다는 의미 외에도 ‘뜨거운, 열렬한, 격렬한’ 등의 여러 의미가 있으며, ‘wing’이라는 단어 또한 일반 수요자들 사이에서 반드시 닭 날개만을 의미하는 것으로 인식된다고 단정할 수 없는 점 등을 종합하면 일반수요자나 거래자가 ‘핫윙’을 확인대상표장의 사용상품의 원재료 및 가공방법을 나타내는 표장으로 직감한다고 보기 어려우므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

다. 표장의 유사 여부

(1) 판단 기준

상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 외관, 호칭, 관념 등의 점에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있는지의 여부에 의하여 판별되어야 하고, 이러한 상표의 오인·혼동 가능성은 각 지정상품의 거래실정을 고려하여 판단하되 그 지정상품들이 그와 관련된 전문가 등에 의하여서만 수요되거나 거래되는 특수한 상품에 해당한다고 볼 특별한 사정이 없는 한 일반 수요자의 평균적인 주의력을 기준으로 판단하여야 하며, 문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성 부분이 결합된 결합상표는 반드시 그 구성 부분 전체에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라 각 구성 부분이 분리관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있는 것이 아닌 한 그 구성 부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있는 것이고, 또 하나의 상표에서 두 개 이상의 칭호나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 칭호, 관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다고 할 것이다( 대법원 1999. 11. 23. 선고 97후2842 판결 참조). 또한, 상표를 전체적으로 관찰하는 경우에도 그 중에서 일정한 부분이 특히 수요자의 주의를 끌기 쉬운 경우에는 전체적 관찰과 병행하여 상품표지를 기능적으로 관찰하고, 그 중심적 식별력을 가진 요부를 추출하여 두 개의 상품표지를 대비함으로써 유사 여부를 판단하는 것이 적절한 전체관찰의 결론을 유도하기 위한 수단으로 필요하다( 대법원 1994. 5. 24. 선고 94후265 판결 참조).

(2) 판단

이 사건 등록상표는 ‘두 마리의 닭이 날갯짓하는 모습’의 도형 아래에 ‘핫윙’이라는 한글을 배치한 결합상표이고, 확인대상표장은 ‘핫골드윙’이라는 한글만으로 구성된 문자상표로서 그 외관은 서로 다르다 할 것이다.

호칭 및 관념에 있어서 이 사건 등록상표는 그 도형 부분에서 별다른 관념이나 호칭을 찾을 수 없으므로 문자 부분에 의하여 ‘핫윙’이라고 호칭·관념될 것이고, 확인대상표장은 전체로서 ‘핫골드윙’으로 호칭될 가능성도 배제할 수 없으나, 그 표장 중 ‘골드’ 부분은 ‘황금, 귀중한 것’ 등의 독자적인 의미를 갖는 영어 단어의 한글 음역으로서 우리나라의 영어보급 수준에 비추어 볼 때 일반 수요자들에 의하여 그 사용상품의 우수한 품질을 나타내는 기술적 표장으로 쉽게 인식될 것이어서 식별력이 약하므로 단순히 ‘핫윙’만으로 호칭될 가능성이 매우 높다 할 것이다.

확인대상상표가 위에서 본바와 같이 ‘핫윙’만으로 호칭될 경우 이 사건 등록상표와 그 호칭이 동일하고 그로부터 얻게 되는 관념 역시 동일하다 할 것이므로, 두 상표는 비록 외관이 다소 다르다 하더라도 전체적으로 관찰하여 보면 서로 유사한 표장이다.

원고는 ‘핫’이나 ‘윙’도 ‘hot’과 ‘wing’의 한글음역으로서 많은 다른 상표들에서 ‘매운’ 또는 ‘닭 날개’를 의미하는 표장으로 널리 사용되고 있어 식별력이 없는 부분이므로, 확인대상표장은 결국 식별력이 없는 표장으로 이루어진 상표로서 전체로서 대비하여야 한다고 주장하나, ‘핫’과 ‘윙’이 다른 상표의 표장 일부로 사용되고 있다는 등의 사정만으로 확인대상표장의 ‘핫’, ‘윙’ 또한 식별력이 없다고 할 수 없으므로, 원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

라. 상품의 유사 여부

확인대상표장의 사용상품인 ‘매운맛 소스가 가미된 닭 날개 튀김’은 닭고기를 재료로 한다는 점에서 이 사건 등록상표의 지정상품인 ‘닭고기’와 유사한 상품이다.

원고는 확인대상표장의 사용상품은 가공된 닭 날개이고 이 사건 등록상표의 지정상품인 ‘닭고기’는 생육을 의미하는 것으로 특허청의 유사상품 심사기준에 의하더라도 두 상표의 지정상품은 서로 다르다는 취지로 주장하나, 특허청이 정하고 있는 상품류 구분이나 유사상품에 관한 심사기준은 등록사무의 편의를 위한 하나의 기준에 불과한 것일 뿐 상품의 동일·유사 여부를 판단하는 절대적인 기준이 될 수는 없다 할 것이고, 이 사건 등록상표의 지정상품인 ‘닭고기’와 확인대상표장의 사용상품인 ‘닭 날개 튀김’의 최종 수요자가 공통되는 점 등을 감안하면 확인대상표장을 위 사용상품에 사용할 경우 일반 수요자에게 출처의 오인이나 혼동을 야기할 염려가 있다고 할 것이므로, 원고의 위 주장은 이유 없다.

마. 소결론

따라서 확인대상표장은 이 사건 등록상표와 표장이 유사하고, 사용상품 또한 이 사건 등록상표의 지정상품과 유사하여 이 사건 등록상표의 권리범위에 속한다 할 것이므로, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

3. 결론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 원유석(재판장) 이상균 김종석

심급 사건

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관련문헌