[2] '탄산가스 편면 용접용 세라믹 이면재'에 관한 특허발명은 선행발명의 구성요건을 이루는 요소들의 수치를 한정한 것으로, 구성의 곤란성이나 효과의 각별한 현저성이 없어 발명의 진보성을 부정한 사례

원심은 채용 증거를 종합하여 이 사건 특허발명(특허번호 제149272호)과 그 출원 전에 반포된 원심 판시 간행물에 게재된 발명(이하 '선행발명'이라 한다)의 요지에 관하여 그 판시와 같은 사실을 인정한 뒤 다음과 같은 취지로 판단하였다.

가. 이 사건 특허발명과 선행발명의 목적은 모두 용접을 할 때 오버랩(overlap), 언더컷(undercut) 등과 같은 용접 결함이 없고, 백 비드(back bead) 형상을 양호하게 하는 아크 용접용 세라믹 이면재(이면재)를 얻고자 하는 데 있다. 다만, 이 사건 특허발명은 이면재에 포함된 산화철의 양을 최대한 억제하고자 하는 것을 구체적인 해결과제로 하는 점에서 선행발명과 상이하다.

나. 양 발명의 주요 구성성분 및 조성비율은, 산화규소는 47∼65%(이 사건 특허발명)와 45∼70%(선행발명), 산화마그네슘은 5∼18%(이 사건 특허발명)와 5∼30%(선행발명), 산화알루미나는 25∼40%(이 사건 특허발명)와 15∼40%(선행발명)로서 동일한 범주에 속한다. 그리고 이 사건 특허발명의 소재인 세라믹 분말의 내화도(내화도)는 에스케이(S. K.) 16번(1,460℃) 전후로서 선행발명의 세라믹 이면재의 융점인 1,350∼1,500℃에 포함된다. 또한, 이 사건 특허발명에서 '세라믹 분말에 폴리비닐알코올, 스테아린 산의 유기 바인더를 첨가하여 소정의 형태로 관용되는 방법에 의하여 가압 및 가열(1,320∼1,380℃) 하는 구성'은 그 분야에서 널리 사용되는 기술에 해당한다.

다. 그러나 이 사건 특허발명의 세라믹 이면재가 산화철을 0.01∼0.7% 함유하도록 하는 구성은 선행발명에 기재되어 있지 아니한데, 선행발명의 명세서의 기재에 의하면, 선행발명은 주요 구성성분인 산화규소, 산화알루미나, 산화마그네슘의 성분비가 일정 범위 내이고 그 합계가 90중량% 이상이라면, 산화철의 함량이 10%까지 허용될 수 있는 것으로 해석될 뿐, 산화철의 함량을 낮추어서 세라믹 이면재의 용접 특성을 개선하고자 하는 점에 관한 기재나 암시가 없음을 알 수 있어, 그 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 세라믹 이면재의 원료에 있는 산화철의 함량을 0.7% 이하로 줄임으로써 용접 결함을 개선하고자 하는 이 사건 특허발명의 구성을 선행발명으로부터 용이하게 채택할 수 있을 것으로 인정되지 아니한다.

라. 이 사건 특허발명과 선행발명은 모두 탄산가스 아크 용접을 할 때 그 목적으로 삼는 우수한 용접 결과를 달성하는 효과가 있다고 각 명세서에 기재되어 있으나, 이 사건 특허발명의 실시례를 보면 산화철 함량 0.7%를 기준으로 하여 효과에 현저한 차이가 있음을 알 수 있으므로, 단순히 추구하는 효과가 동일한 성질의 것이라고 하여 양 발명의 효과가 동일하다고 할 수 없다.

마. 따라서 이 사건 특허발명은 그 분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 선행발명으로부터 용이하게 발명할 수 없다.

2. 이 법원의 판단

특허등록된 발명이 공지된 발명의 구성요건을 이루는 요소들의 수치를 한정함으로써 이를 수량적으로 표현한 것인 경우, 그것이 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 적절히 선택하여 실시할 수 있는 정도의 단순한 수치 한정으로서 그러한 한정된 수치범위 내외에서 이질적(이질적)이거나 현저한 작용효과의 차이가 생기지 않는 것이라면 그 특허발명은 진보성의 요건을 갖추지 못하여 무효라고 보아야 한다 ( 대법원 1993. 2. 12. 선고 92다40563 판결 , 2001. 7. 13. 선고 99후1522 판결 등 참조).

원심이 적절하게 판시한 바와 같이 이 사건 특허발명은 세라믹 이면재의 주요 구성성분 및 그 배합비율이 선행발명과 공통되고 그 제조과정에 관한 구성도 그 분야의 관용기술을 채택한 것으로서 세라믹 이면재의 소재에 포함된 산화철의 함량을 구체적 수치로 한정한 점 이외에 선행발명과 구성에 차이가 없다. 그러므로 이 사건 특허발명의 진보성이 인정되기 위해서는 그 산화철의 함유량에 관한 수치 한정 범위 내외에서 선행발명에 비하여 이질적이거나 현저한 작용효과의 차이가 있어야 할 것이다.

그런데 선행발명의 특허공보(갑 2호증)에 "산화규소 45∼70중량%, 산화알루미나 15∼40중량%, 산화마그네슘 5∼30중량%의 범위가 내화재로서의 역할 및 비드 형성층으로서의 기능을 겸할 수 있는 가장 바람직한 범위이다. 위 범위를 벗어나면 불량 비드가 형성된다. 저 품질의 실리카, 산화알루미나, 산화마그네슘 등을 사용하더라도 위 범위 내라면 10% 정도의 불순물이 함유되어 있어도 그 효과는 상실하지 않는다."라는 취지로 기재되어 있는 점에 비추어 보면, 선행발명은 산화철을 포함한 다른 불순물을 함유하지 아니하고 위와 같은 배합비율의 산화규소, 산화알루미나, 산화마그네슘만으로 이루어진 세라믹 이면재를 가장 바람직한 것으로 제시하면서, 위 조성성분 이외에는 산화철을 포함하여 다른 성분들도 불순물이라는 전제에서 품질이 낮은 원료물질로 말미암아 그와 같은 불순물이 포함되는 경우 불순물의 함유량을 최대 10%로 정하고 있음을 알 수 있고, 이 사건 특허발명의 명세서에도 기재되어 있듯이 세라믹 이면재를 이용한 편면 용접 분야에서는 이 사건 특허발명의 출원 전부터 세라믹 이면재의 소재가 함유한 산화철은 용접 결과에 악영향을 미치는 불순물로 알려져 있었으므로, 세라믹 이면재의 산화철 함유량이 낮을수록 용접 특성이 좋아진다는 점은 양 발명 모두 기본 전제로 삼고 있는 그 분야의 기술상식에 해당한다고 볼 수 있다.

또한, 이 사건 특허발명의 명세서에 있는 실시례의 기재만으로는 산화철 함량 0.7%를 전후로 한 발명의 효과 차이가 기공률(기공률), 산화철 이외의 불순물 등 다른 실험조건과도 상관관계가 있는지 명확하지 아니할 뿐 아니라, 산화철이 용접 결과에 악영향을 미치는 불순물인 이상, 산화철을 적어도 0.01% 이상 포함하는 이 사건 특허발명의 효과는 산화철을 포함하지 않고 산화규소, 산화알루미나, 산화마그네슘만으로 구성된 세라믹 이면재에 관한 선행발명의 '실시례 1.'이 거두는 효과에 비해 현저할 것이라고 볼 수 없다{세라믹 소재에 있는 산화철을 자력(자력) 등 통상적인 물리적 방법으로는 완전히 제거하기 어려운 점을 감안하면 선행발명의 '실시례 1.'의 이면재에도 미량의 산화철이 포함되어 있을 수 있지만, 이 사건 특허발명도 자력(자력)으로 그 세라믹 소재에 있는 철분을 제거하는 방법을 채택하고 있는 이상, 두 발명은 산화철의 함량에 따른 효과의 차이가 있을 것이라고 보기 어렵다}.

그렇다면 이 사건 특허발명에서 용접 결함을 개선하기 위하여 세라믹 이면재의 소재에 있는 산화철의 함량을 그 수치 범위 내로 한정한 것은 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 반복시험을 통하여 그 최적비를 적절히 선택하여 실시할 수 있는 정도의 수치로 한정한 것에 불과하여 구성의 곤란성이나 효과의 각별한 현저성이 있다고 보이지 아니한다.

결국, 이 사건 특허발명은 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 사람이 선행발명과 관용기술의 결합에 의하여 용이하게 발명할 수 있다고 할 것이므로, 이와 결론이 다른 원심판결에는 양 발명의 기술적 특징에 대한 심리를 다하지 아니하고 발명의 진보성에 관한 법리를 오해함으로써 판결에 영향을 미친 위법이 있고, 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

3. 결 론

그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.