[등록무효(상)] 상고[각공2018상,65]
갑 주식회사가 ‘장의업’ 등을 지정서비스업으로 하고“
갑 주식회사가 ‘장의업’ 등을 지정서비스업으로 하고“
주식회사 프리드라이프 (소송대리인 법무법인 광장 담당변호사 이은우)
현대드림라이프상조 주식회사 (소송대리인 법무법인 온고을 담당변호사 김성중)
2017. 10. 12.
1. 특허심판원이 2017. 3. 15. 2016당3142 사건에 관하여 한 심결 을 취소한다.
2. 소송비용은 피고가 부담한다.
주문과 같다.
1. 기초 사실
가. 이 사건 등록서비스표
(1) 등록번호/출원일/등록일/갱신등록일: 서비스표등록 (등록번호 1 생략)/2004. 10. 23./2006. 2. 15./2015. 12. 10.
(2) 표장:
(3) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제45류의 장의업, 장례절차안내서비스업, 화장업(화장업), 결혼식우인제공업, 경조사상조업, 경조사진행도우미제공업, 사교시중안내업(Chaperoning), 예식진행도우미제공업
나. 선등록상표/서비스표들
(1) 선등록상표
(가) 등록번호/출원일/등록일/갱신등록일: 상표등록 (등록번호 2 생략)/1977. 7. 14./1978. 10. 20./2009. 2. 18.
(나) 표장:
(다) 지정상품: 상품류 구분 제12류의 승용차, 트럭, 화물자동차, 버스, 덤프카
(라) 등록권리자: 현대자동차 주식회사
(2) 선등록서비스표 1
(가) 등록번호/출원일/등록일/갱신등록일: 서비스표등록 (등록번호 3 생략)/1985. 3. 14./1986. 1. 9./2016. 2. 15.
(나) 표장:
(다) 지정서비스업: [별지 1]과 같다.
(라) 등록권리자: 주식회사 현대에이치앤에스, 현대건설 주식회사, 현대산업개발 주식회사, 현대종합상사 주식회사, 현대중공업 주식회사
(3) 선등록서비스표 2
(가) 등록번호/출원일/등록일/갱신등록일: 서비스표등록 (등록번호 4 생략)/1985. 10. 17./1986. 10. 28./2007. 3. 21.
(나) 표장:
(다) 지정서비스업: [별지 2]와 같다.
(라) 등록권리자: 주식회사 현대에이치앤에스, 현대건설 주식회사, 현대산업개발 주식회사, 현대종합상사 주식회사, 현대중공업 주식회사
(4) 선등록서비스표 3
(가) 등록번호/출원일/등록일/갱신등록일: 서비스표등록 (등록번호 5 생략)/1993. 2. 6./1994. 8. 29./2014. 8. 1.
(나) 표장:
(다) 지정서비스업:
- 서비스업류 구분 제35류의 자동차판매알선업, 자동차판매대행업
- 서비스업류 구분 제36류의 자동차중개업
- 서비스업류 구분 제37류의 자동차장식업, 자동차관리업, 자동차청소업, 자동차윤활유주입업
- 서비스업류 구분 제39류의 자동차운전대행업
- 서비스업류 구분 제42류의 자동차설계 및 디자인업
(라) 등록권리자: 현대자동차 주식회사
(5) 선등록서비스표 4
(가) 등록번호/출원일/등록일/갱신등록일: 서비스표등록 (등록번호 6 생략)/1996. 12. 6./1998. 8. 14./2008. 10. 1.
(나) 표장:
(다) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제36류의 은행업, 상호신용금고업, 투자금융업, 국제금융업, 임차구매금융업, 증권업, 보증업, 신탁업, 신용카드발행업, 할부판매금융업
(라) 등록권리자: 현대해상화재보험 주식회사
(6) 선등록서비스표 5
(가) 등록번호/출원일/등록일/갱신등록일: 서비스표등록 (등록번호 7 생략)/1999. 12. 2./2001. 2. 20./2011. 1. 26.
(나) 표장:
(다) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제36류의 건물분양업, 백화점관리업, 부동산감정업, 부동산관리업, 부동산임대업, 사무실임대업, 아파트관리업, 아파트임대업, 주택관리업, 빌딩관리업, 무역중개업, 건축자재중개업, 개발금융업, 국제금융업, 금융투자주선업, 대부업, 대여금고업, 대여금회수대행업, 리스금융업, 상업금융업, 상호기금업, 상호신용기금업, 신기술사업금융업, 신용카드발행업, 신용카드서비스업, 신탁업, 어음교환업, 은행업, 자본투자업, 재정금융업, 저당금융업, 주식중개업, 채권중개업, 채권매수업, 채권회수대행업, 투자금융업, 팩토링서비스업, 할부금대부업, 할부판매금융업, 환전업, 보험재무평가업, 금융재무평가업, 부동산의 재무평가업
(라) 등록권리자: 현대산업개발 주식회사
(7) 선등록서비스표 6
(가) 등록번호/출원일/등록일/갱신등록일: 서비스표등록 (등록번호 8 생략)/2000. 8. 19./2002. 4. 16./2012. 1. 17.
(나) 표장:
(다) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제36류의 개발금융업, 국제금융업, 군금융업, 귀중품예탁업, 금융투자주선업, 대부업, 대여금고업, 대여금회수대행업, 데빗카드(DebitCard)발행업, 리스금융업, 보증금대여업, 보증담보업, 보증업, 복권발행업, 상업금융업, 상호기금업, 상호신용기금업, 수표검증업, 신기술사업금융업, 신용대부업, 신용카드발행업, 신용카드서비스업, 신탁업, 어음교환업, 여행자수표발행업, 융자제공업, 은행업, 임대료징수업, 임차구매금융업, 자본투자업, 재정금융업, 재정보증업, 저당금융업, 저축은행업, 전당포업, 전자식자금대체업, 주식및채권중개업, 증권업, 증권중개업, 채권매수업, 채권회수대행업, 투자금융업, 팩토링서비스업, 할부금대부업, 할부판매금융업, 환전업, 신용조사업, 주식시세고지업, 주식시세평가업, 증권투자상담업, 보험/금융/부동산의재무평가업, 세무대리업, 세무상담업, 재무관리업, 재무분석업, 재무상담업, 재무정보제공업, 재무평가업
(라) 등록권리자: 현대카드 주식회사
(8) 선등록서비스표 7
(가) 등록번호/출원일/등록일/갱신등록일: 서비스표등록 (등록번호 9 생략)/2003. 9. 24./2005. 3. 16./2015. 3. 11.
(나) 표장:
(다) 지정서비스업: 서비스업류 구분 제36류의 보험대리업, 보험사정업, 보험상담업, 보험정보제공업, 상해보험업, 손해보험업, 연금보험업, 운동보험업, 자동차보험업, 책임보험업, 항공보험업, 해상보험업, 화재보험업, 건물분양업, 부동산관리업, 부동산임대업, 사무실임대업, 생명보험업, 상호신용기금업, 융자제공업, 투자금융업, 어음교환업, 임대료징수업, 대부업, 보증보험업, 재보험업, 건강보험업, 산업재해보험업, 은행업, 상호신용금고업, 국제금융업, 임차구매금융업, 증권업, 보증업, 신탁업, 신용카드발행업, 할부판매금융업, 신용조사업, 재무분석업, 재무평가업, 주식시세평가업, 리스금융업
(라) 등록권리자: 현대해상화재보험 주식회사
(9) 선등록상표/서비스표 1
(가) 등록번호/출원일/등록일/갱신등록일: 상표/서비스표등록 (등록번호 10 생략)/2004. 3. 11./2005. 7. 21./2015. 7. 1.
(나) 표장:
(다) 지정상품/서비스업: [별지 3]과 같다.
(라) 등록권리자: 현대엘리베이터 주식회사
(10) 선등록상표/서비스표 2
(가) 등록번호/출원일/등록일/갱신등록일: 상표/서비스표등록 (등록번호 11 생략)/2004. 3. 11./2005. 7. 21./2015. 7. 1.
(나) 표장:
(다) 지정상품/서비스업: [별지 4]와 같다.
(라) 등록권리자: 현대엘리베이터 주식회사
다. 이 사건 심결의 경위
(1) 피고는 2016. 10. 10. 특허심판원에, “원고의 이 사건 등록서비스표는 구 상표법(2014. 6. 11. 법률 제12751호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제7조 제1항 제10호 주1) 에 해당한다”는 취지로 주장하면서, 이 사건 등록서비스표에 대한 등록무효심판( 2016당3142 )을 청구하였다.
(2) 특허심판원은 2017. 3. 15. “선등록상표/서비스표들의 ‘현대’라는 표장(이하 ‘선사용표장’이라 한다)은 저명한 표장인데, 이 사건 등록서비스표는 선사용표장 ‘현대’와 유사하여 그 지정서비스업에 사용될 경우 선사용표장으로 연상되거나 선사용표장과 밀접한 관련성이 있는 것으로 인식되어 상품 또는 서비스업의 출처에 오인·혼동을 불러 일으킬 염려가 있는 서비스표에 해당한다”는 이유로 피고의 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.
[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2호증의 각 기재, 변론 전체의 취지
2. 이 사건 심결의 위법 여부
가. 원고 주장의 요지(심결취소사유)
아래와 같은 이유로 이 사건 등록서비스표는 구 상표법 제7조 제1항 제10호 에 해당하지 않으므로, 이와 달리 판단한 이 사건 심결은 위법하여 취소되어야 한다.
- 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업은 선사용표장의 영업과 유사하거나 경제적으로 밀접하지 않아 혼동 가능성이 없다.
- 이 사건 등록서비스표는 상조업 등과 관련하여 원고의 주지·저명 표장이므로 선사용표장과의 혼동 가능성이 없다.
- 비교적 식별력이 낮은 선사용표장 ‘현대’에 대하여 광범위한 권리를 인정할 수는 없다.
- 이 사건 등록서비스표의 사용은 범 현대그룹 회사들과의 출처혼동을 피할 수 있는 방식으로 이루어졌으므로 혼동 가능성이 없다.
나. 이 사건 등록서비스표가 구 상표법 제7조 제1항 제10호 에 해당하는지 여부
(1) 관련 법리
구 상표법 제7조 제1항 제10호 는 수요자 간에 현저하게 인식되어 있는 타인의 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 상표를 상표 부등록사유로 규정하고 있다. 위 조항에 따른 부등록사유란, 타인의 선사용상표 또는 서비스표의 저명 정도, 당해 상표와 타인의 선사용상표 또는 서비스표의 각 구성, 상품 혹은 영업의 유사 내지 밀접성 정도, 선사용상표 또는 서비스표 권리자의 사업다각화 정도, 이들 수요자층의 중복 정도 등을 비교·종합한 결과, 당해 상표의 수요자가 그 상표로부터 타인의 저명한 상표 또는 서비스표나 그 상품 또는 영업 등을 쉽게 연상하여 출처에 혼동을 일으키게 할 염려가 있는 경우를 의미한다( 대법원 2010. 5. 27. 선고 2008후2510 판결 등 참조).
한 기업이 여러 산업분야에 걸쳐 이종상품을 생산·판매하는 것이 일반화된 현대의 산업구조하에서는 저명상표와 유사한 상표를 저명상표의 지정상품이 아닌 다른 상품에 사용하더라도 수요자들로서는 저명상표권자나 그와 특수관계에 있는 자에 의하여 그 상품이 생산 판매되는 것으로 인식하여 상품의 출처나 영업에 관한 오인·혼동을 일으킬 우려가 있으므로 지정상품이 다르다는 이유만으로 유사상표의 등록, 사용을 허용할 것이 아니나, 상품의 성질, 영업의 형태 기타 거래사정 등에 비추어 유사상표를 사용하는 상품 또는 영업이 저명상표의 저명도와 그 지정상품 또는 영업이 갖는 명성에 편승하여 수요자를 유인할 수 있을 정도로 서로 경업관계 내지 경제적 유연관계가 있다고 보기 어려운 경우에는 상품출처나 영업의 오인·혼동을 일으킬 우려가 없으므로 유사상표의 등록, 사용을 금지할 것이 아니다( 대법원 1991. 2. 12. 선고 90후1376 판결 등 참조).
(2) 구체적 검토
선사용표장 ‘현대’는 범 현대그룹 계열사들이 선등록상표/서비스표들과 같이 사용해 온 표장으로서, 이 사건 등록서비스표 출원시인 2004. 10. 23. 이전에 저명성을 획득하여 일반 수요자나 거래자 사이에 현저하게 인식되어 있었던 저명한 표장에 해당한다(이 점에 관하여는 당사자 사이에 다툼이 없다).
나아가 이 사건 등록서비스표 “
그러나 아래와 같은 이유로 원고의 이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업인 ‘장의업’ 등에 사용되더라도 선사용표장 ‘현대’가 사용되는 상품이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있다고 보기는 어렵다.
① 앞서 본 바와 같이 선등록상표/서비스표들의 지정상품 내지 지정서비스업에 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업인 ‘장의업’ 등은 포함되어 있지 않다.
② 범 현대그룹은 자동차, 선박, 건설, 백화점, 금융 등 국내 산업의 기초 및 중심이 되는 분야의 업종과 관련된 사업만을 영위하고 있을 뿐, 이 사건 등록서비스표의 출원 당시는 물론이고 현재까지도 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업인 ‘장의업’ 등과 관련된 사업은 영위하지 않고 있다(다툼 없는 사실, 갑 제14호증의 1, 2 등).
③ 범 현대그룹이 향후 ‘장의업’ 등의 상조업에 진출할 예정이라는 점을 인정할 증거가 없다. 오히려 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업인 ‘장의업’ 등의 상조업은 기업이미지를 중시하는 대기업에서 그 취급 내지 진출을 꺼리는 업종으로 볼 여지가 있는 점, 다른 대기업에서도 ‘장의업’ 등의 상조업에 진출한 예가 없는 점 등에 비추어, 범 현대그룹이 장래 ‘장의업’ 등 상조업에 진출할 가능성이 희박한 것으로 보일 뿐이다.
④ 위와 같은 대상 서비스업의 성질, 영업의 형태 및 거래사정 등에 비추어 보면, 이 사건 등록서비스표를 그 지정서비스업인 ‘장의업’ 등 상조업에 사용하더라도 수요자로 하여금 선사용표장의 영업과 오인·혼동을 일으킬 우려가 없는 것으로 보인다. 비록 선사용표장이 저명하다고 하더라도, 선사용표장이 사용되는 서비스업 내지 영업은 국내 산업의 기초 및 중심이 되는 분야의 업종과 관련된 사업으로서 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업인 ‘장의업’ 등 상조업과 상관관계가 미약할 뿐만 아니라, 범 현대그룹과 같은 대기업이 ‘장의업’ 등 상조업을 영위한다는 것은 이례에 속하는 일로서 범 현대그룹이 그러한 서비스업 내지 영업을 영위해 왔다거나 향후 영위할 예정이라는 점을 인정할 증거가 없는 이상, 이 사건 등록서비스표의 지정서비스업이 선사용표장의 저명도와 명성에 편승하여 수요자를 유인할 정도로 서로 경업관계 내지 경제적 유연관계가 있다고 할 수 없기 때문이다.
다. 이 사건 심결의 위법 여부
결국 이 사건 등록서비스표는 그 지정서비스업인 ‘장의업’ 등 상조업에 사용되더라도 선사용표장 ‘현대’가 사용되는 서비스업이나 영업과 혼동을 일으키게 할 염려가 있다고 볼 수 없으므로, 구 상표법 제7조 제1항 제10호 에 해당하지 않는다. 따라서 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.
3. 결론
그렇다면 이 사건의 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.
[[별 지 1] 생략]
[[별 지 2] 생략]
[[별 지 3] 생략]
[[별 지 4] 생략]
주1) 피고는 현행 상표법 제34조 제1항 제11호를 적용 법조로 주장하였고, 이 사건 심결에서도 이를 전제로 판단하였으나, 이하 이 사건 등록서비스표의 출원 당시 법률인 구 상표법 제7조 제1항 제10호를 그 적용 법조로 한다.