소송대리인 변리사 경진영 외 2인

소송대리인 변호사 박성수 외 4인

1. 구 특허법 ( 2007. 1. 3. 법률 제8197호로 개정되기 전의 것, 이하 같다 ) 제42조 제3항은 발명의 상세한 설명에는 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자 ( 이하 ' 통상의 기술자 ' 라고 한다 ) 가 용이하게 실시할 수 있을 정도로 그 발명의 목적 · 구성 및 효과를 기재하여야 한다고 규정하고 있다. 이는 특허출원된 발명의 내용을 제3자가 명세서만으로 쉽게 알 수 있도록 공개하여 특허권으로 보호받고자 하는 기술적 내용과 범위를 명확하게 하기 위한 것이므로, 위 조항에서 요구하는 명세서 기재의 정도는 통상의 기술자가 출원 시의 기술 수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서도 명세서의 기재에 의하여 당해 발명을 정확하게 이해할 수 있고 동시에 재현할 수 있는 정도를 말한다 ( 대법원 2006. 11. 24. 선고 2003후2072 판결 , 2011. 10. 13. 선고 2010후2582 판결 등 참조 ) .

그리고 ' 물건의 발명 ' 의 경우 그 발명의 ' 실시 ' 라고 함은 그 물건을 생산, 사용하는 등의 행위를 말하므로, 그 발명의 특허청구범위에 특정된 물건 전체의 생산, 사용 등에 관하여 위와 같은 정도의 명세서 기재가 없는 경우에는 위 조항에서 정한 기재요건을 충족한다고 볼 수 없다. 따라서 구성요소의 범위를 수치로써 한정하여 표현한 물건의 발명에서도 그 특허청구범위에 한정된 수치범위 전체를 보여주는 실시 예까지 요구되는 것은 아니지만, 통상의 기술자가 출원 시의 기술 수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서는 명세서의 기재만으로 위 수치범위 전체에 걸쳐 그 물건을 생산하거나 사용할 수 없는 경우에는, 위 조항에서 정한 기재요건을 충족하지 못한다고 보아야 한다 .

한편 특허발명의 특허청구범위 기재나 발명의 상세한 설명 기타 도면의 설명에 의하더라도 발명의 구성요건 일부가 추상적이거나 불분명한 등으로 그 발명 자체의 기술적 범위를 특정할 수 없을 때는 그 특허발명의 권리범위를 인정할 수 없다 ( 대법원 2002 .

6. 14. 선고 2000후235 판결, 2001. 12. 27. 선고 99후1973 판결등 참조 ) .

2. 원심판결 이유 및 기록에 의하면 다음과 같은 사정들을 알 수 있다 .

가. 원심 판시 이 사건 특허발명 ( 특허등록번호 생략 ) 의 특허청구범위 제1항 ( 이하 ' 이 사건 제1항 발명 ' 이라 한다 ) 은 2종 이상의 중합체를 혼합하여 제조되는 장척 ( 長尺 ) 의열 수축성 폴리에스테르계 필름을 감아서 이루어지는 ' 열 수축성 폴리에스테르계 필름 롤 ' 이라는 물건의 발명으로서, 그 특허청구범위에는 위 필름 롤이 다음의 요건들을 모두 만족하는 것으로 특정되어 있다 .

즉, 정상영역 필름에서 잘라낸 모든 시료에 있어서 ( 1 ) 최대 수축방향의 열 수축률이 그 평균치로부터 ±3 % 이내의 범위에 들어가고 ( 이하 ' 요건 ㉮ ' 라고 한다 ), ( 2 ) 최다 부차적 구성단위의 함유율이 그 평균치로부터 ±2몰 % 이내의 범위에 들어가며 ( 이하 ' 요건 ㉰ ' 라고 한다 ), ( 3 ) 최대 수축방향에 직교하는 방향의 열 수축률이 그 평균치로부터 ±1 % 이내의 범위에 들어간다 ( 이하 ' 요건 ㉰ ' 라고 한다 ) 는 것이다 .

나. 위 요건들과 관련하여 이 사건 특허발명의 상세한 설명에는, 최다 부차적 구성단 위 함유율의 변동과 공정 중의 필름 표면 온도의 변동을 각 억제하기 위한 구체적인 제조방법을 적용함으로써 필름 전장에 걸쳐서 ' 균일한 조성 ' 을 나타내는 요건 ㉯와 ' 균일한 열 수축률 ' 을 나타내는 요건 ㉮ · 다를 모두 만족하는 열 수축성 폴리에스테르계 필름 롤을 제조하여, 열 수축률의 변동이 외관의 불량을 발생시키는 문제를 해결하는 것을 기술적 특징으로 한다는 기재가 있다 .

이처럼 2종 이상의 중합체를 혼합하여 제조하는 장척의 열 수축성 폴리에스테르계 필름 롤에 있어서 그 전장에 걸쳐 균일한 조성과 균일한 열 수축률을 나타내도록 그 조성 편차를 요건 나의 수치범위로 좁히고 또 열 수축률 편차를 요건 ㉮ · 다의 각 수치범위로 좁히는 것은 여러 제조조건이 상호 연관되어야 달성할 수 있는 기술적 과제라고 할 것인데, 이 사건 특허발명의 상세한 설명에는 다음과 같은 제조방법들이 그 해결수단으로 제시되어 있다 .

즉, ( 1 ) 주된 구성단위 원료 칩의 평균 길이 등에 대해 일정 편차 범위에 있는 부차적 구성단위 원료 칩을 사용한다는 ' 칩 형상의 균일화 ' 와 경사각이 일정 각도 이상인 호퍼를 사용한다는 ' 호퍼 형상의 적정화 ' 및 용량이 압출기의 용량의 일정 범위 내에 있는 호퍼를 사용한다는 ' 호퍼 용량의 적정화 ' 등이 균일한 조성을 위한 제조방법 ( 이하 ' 조성 방법 ' 이라 한다 ) 으로, ( 2 ) 예비 가열 공정, 연신 공정 및 연신 후의 열처리 공정 중에 임의의 지점에서 측정되는 필름의 표면 온도의 변동 폭을 평균온도의 일정 범위 내로 제어한다는 ' 필름의 표면 온도의 균일화 ' 가 균일한 열 수축률을 위한 제조방법 ( 이하 ' 열 제어 방법 ' 이라 한다 ) 으로 각 제시되어 있다 .

다. 그런데 위 제조방법들과 관련하여 이 사건 특허발명의 상세한 설명에 기재된 실시 예들을 살펴보면 다음과 같다 .

( 1 ) 먼저 실시 예 1 ~ 5는 조성 방법만을 따르고 열 제어 방법은 따르지 아니한 것들로서 그 측정결과로 명시된 물성 편차들이 요건 ㉯의 수치범위에는 들어가나 요건

㉮ · 다의 각 수치범위에는 들어가지 아니한다. 한편 실시 예 6 ~ 10은 요건 ㉯의 물성 편차에 관한 측정결과를 명시하고 있지는 않지만 실시 예 1 ~ 5와 동일한 조성 방법을 적용하여 제조된 것들이어서 그와 마찬가지로 요건 나의 수치범위에 들어가는 물성 편차를 보일 것으로 예상할 수 있고, 또 열 제어 방법까지 적용하여 제조된 것들로서 그 측정결과로 명시된 물성 편차들이 요건 ㉮ · ㉯의 각 수치범위에 들어가기는 한다 . ( 2 ) 그러나 위와 같이 실시 예 6 ~ 10에 명시되거나 그로부터 예상되는 물성 편차들은 요건 ㉮ ~ 의 각 수치범위 중 일부에 불과하다. 즉, ( 가 ) 먼저 요건 ㉮의 최대 수축방향의 열 수축률 편차는 평균치로부터 ±3 % 이내인데, 실시 예 6에 최소치가 평균치의 - 0. 8 % 라는 내용이, 실시 예 7에 최대치가 평균치의 + 0. 8 % 라는 내용이 각 개시되어 있을 뿐이고, 그보다 좁은 수치범위, 즉 평균치의 - 0. 8 % 를 초과하고 + 0. 8 % 미만인 범위에 들어가는 것은 실시 예에서 볼 수 없다. ( 나 ) 또 요건 ㉯의 최다 부차적 구성단위의 함유율 편차는 평균치로부터 ±2몰 % 이내인데, 실시 예 9에서 최소치가 평균치의 - 0. 4몰 % 이고 최대치가 평균치의 + 0. 4몰 % 라는 물성 편차가 예상될 뿐이고, 그보다 좁은 수치범위, 즉 평균치의 - 0. 4몰 % 를 초과하고 + 0. 4몰 % 미만인 범위에 들어가는 것은 실시예에서 예상할 수 없다. ( 다 ) 마지막으로 요건 다의 최대 수축방향에 직교하는 방향의 열 수축률 편차는 평균치로부터 ±1 % 이내인데, 실시 예 7에 최소치가 평균치의

- 0. 3 % 이고 최대치가 평균치의 + 0. 5 % 라는 내용이 기재되어 있을 뿐이고, 그보다 좁은 수치범위, 즉 평균치의 - 0. 3 % 를 초과하고 + 0. 5 % 미만인 범위에 들어가는 것은 실시예에서 찾아볼 수 없다 .

( 3 ) 사정이 이러함에도, 이 사건 특허발명의 상세한 설명에는 필름 조성을 균일화하기 위해서라면 조성 방법 중 어느 하나를 채용하면 되고, 열 수축률까지 균일화하기 위해서라면 열 제어 방법을 함께 채용하는 것이 바람직하다는 내용과 필름 조성의 변동을 작게 하는 것이 열 수축 거동의 변동을 억제하기 위해 바람직하다는 내용 등이 기재되어 있을 뿐이고, 달리 조성 방법 및 열 제어 방법 등 여러 제조조건을 더욱 엄격하게 적용하는 등의 방법으로 특허청구범위에 한정된 요건 ㉮ ~ 다의 각 수치범위 중 위와 같이 실시 예에서 볼 수 있는 것보다 좁은 나머지 수치범위의 물성 편차까지 달성할 수 있다고 볼 만한 어떠한 시사나 암시도 발견되지 아니한다 .

오히려 실시 예 9는 실시 예 7보다 열 제어 방법을 적용하면서 필름 표면 온도를 더 균일하게 제어하였을 뿐만 아니라 필름 조성도 더 균일한 것임에도, 실시 예 9는 실시예 7보다 최대 수축방향의 열 수축률 편차나 최대 수축방향에 직교하는 방향의 열 수축률 편차에 있어서 모두 절댓값이 큰 수치를 보여 열 수축률이 더 균일하지 못한 것으로 나타나 있다 .

3. 위와 같은 사정들을 앞서 본 법리에 비추어 살펴보면, 통상의 기술자가 출원 시의 기술 수준으로 보아 과도한 실험이나 특수한 지식을 부가하지 않고서는 명세서의 기재만으로 이 사건 제1항 발명의 특허청구범위에 한정된 수치범위 전체에 걸쳐 그 물건을 생산할 수 없다 할 것이고, 따라서 이 사건 제1항 발명은 구 특허법 제42조 제3항이 정한 명세서 기재요건을 갖추지 아니함에 따라 발명 자체의 기술적 범위를 특정할 수 없는 것으로서 그 권리범위를 인정할 수 없다고 보아야 한다 .

그렇다면 원심 판시 확인대상발명은 이 사건 제1항 발명과 대비할 필요도 없이 그 권리범위에 속하지 아니한다고 할 것이다. 그럼에도 원심은, 이 사건 제1항 발명의 특허청구범위는 그 기재 문언과 달리 기술적으로 실시 가능한 물성 편차의 범위까지만 의미한다는 등의 이유를 들어 이 사건 제1항 발명의 권리범위를 인정할 수 있다고 보는 전제에서 확인대상발명이 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속한다고 판단하였다 .

따라서 이러한 원심의 판단에는 특허발명의 명세서 기재요건 및 권리범위 인정 여부에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 잘못이 있다. 이를 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다 .

4. 그러므로 나머지 상고이유에 관한 판단을 생략하고 원심판결을 파기하며, 사건을 다시 심리 · 판단하도록 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다 .

대법관이상훈

대법관조희대

주 심 대법관 박상옥