2020. 9. 11.

2. 소송비용은 보조참가로 인한 비용을 포함하여 모두 원고가 부담한다.

특허심판원이 2020. 1. 17. 2018원4791호 사건에 관하여 한 심결 을 취소한다.

가. 이 사건 출원상표

1) 출원번호/ 출원일: (출원번호 생략)/ 2015. 10. 7.

2) 구 성:

3) 지정상품: 상품류 구분 제16류의 신문

4) 출원인: 원고

나. 선사용상표

1) 구성: 제주일보, 제주일보

2) 사용상품: 신문

3) 사용시기: 1996. 11. 1.부터

4) 사용자: 주식회사 제주일보사(이하 ‘제주일보사’라 한다)

다. 이 사건 심결의 경위

1) 이 사건 출원상표에 대한 이의결정 및 거절결정(갑 제4, 5호증)

가) 원고는 2015. 10. 7. 이 사건 출원상표를 출원하였고, 특허청 심사관은 2016. 11. 23. 이 사건 출원상표에 대하여 출원공고를 하였다. 피고 보조참가인(이하 ‘참가인’이라고만 한다)은 이에 “이 사건 상표등록출원은 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호로 개정되기 전의 것) 제6조 제1항 제4호 , 제7호 및 제7조 제1항 제12호 에 해당하므로 상표등록을 받을 수 없다.”는 취지의 이의신청을 하였다(이의신청번호 제40-2017-346호).

나) 특허청 심사관은 2018. 10. 26. “원고의 대표이사 소외 1은 선사용상표의 주지성을 잘 알면서 선사용상표권자 제주일보사의 대표이사인 소외 2(소외 1의 형이다)와 도모하여 선사용상표에 관한 저작권 등 운영에 관한 모든 권리를 제주일보사의 이사회 의결 없이 무상으로 양수받은 자이고, 이 사건 출원상표는 원고 또는 소외 1이 제주일보사의 표지로 인식되어 있는 선사용상표에 화체된 신용과 고객흡인력에 편승하거나 제주일보사 또는 이를 승계하고 있는 참가인에게 손해를 가하려는 등의 부정한 목적을 가지고 출원된 상표라 할 것이므로 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호에 의하여 전부 개정되기 전의 것) 제7조 제1항 제12호 에 해당하므로 위 이의신청은 이유 있다.”라는 취지의 이의결정을 하였고, 같은 날 이의결정의 이유와 같은 이유로 이 사건 출원상표에 대하여 등록거절결정(이하 ‘이 사건 거절결정’ 이라 한다)을 하였다.

2) 이 사건 심결의 요지(갑 제1호증)

원고는 이 사건 거절결정에 대한 불복심판을 청구하였고, 특허심판원은 원고의 위 청구를 2018원4791호 로 심리하여 2020. 1. 17. “이 사건 출원상표는 비록 원고가 법원의 강제매각절차를 통해 취득한 상표권이 소멸되자 그와 실질적으로 동일한 상표를 출원한 것이라 하더라도, 원고에게 선사용상표를 표시한 신문을 발행할 수 있는 정당한 권원이 없는 상태에서 선사용상표에 축적된 주지성의 귀속주체인 제주일보사 또는 그를 승계한 참가인의 동의 없이 출원된 상표로서, 선사용상표의 명성과 신용에 편승하여 제주일보사 또는 참가인의 신문을 발행할 권리의 행사를 방해하려는 등 부정한 목적을 가지고 출원된 상표이다. 따라서 이 사건 출원상표는 구 상표법(2019. 1. 8. 법률 제16205호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제34조 제1항 제13호 주1) 에 따라 출원 당시 수요자간에 특정인의 상표로 인식된 선사용상표와 동일 또는 유사한 상표로서 부당한 이익을 얻으려 하는 등 부정한 목적을 가지고 출원된 상표에 해당한다.”라는 이유로 원고의 심판청구를 받아들이지 아니하는 심결을 하였다(이하 ‘이 사건 심결’ 이라 한다).

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제1~5호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장 심결취소사유의 요지

가. 이 사건 출원상표가 구 상표법 제34조 제1항 제13호 의 부정한 목적으로 사용하는 상표에 해당하는지는 같은 법 제34조 제2항 에 의하여 출원시를 기준으로 이를 판단하여야 하는데, 이 사건 심결은 출원상표의 출원일 이후에 발생한 사정들을 고려하여 이 사건 출원상표의 출원 당시 원고에게 부정한 목적이 있었다고 판단하였다.

나. 출원시를 기준으로 원고는 이 사건 출원상표와 표장·지정상품이 동일·유사한 제주일보사의 등록상표들을 적법하게 양수받은 상표권자의 지위에 있었기 때문에, 위 등록상표들과 실질적으로 동일한 이 사건 출원상표를 지정상품인 ‘신문’에 독점적으로 정당하게 사용할 권리를 가지고 있었을 뿐만 아니라 상표권자로서 그 등록상표권의 효력에 기하여 등록상표와 표장·지정상품이 동일·유사한 상표를 자유롭게 추가로 출원할 수 있었다.

다. 그렇다면, 원고에게 이 사건 출원상표의 출원 당시 부당한 이익을 얻거나 특정인에게 손해를 입히려는 부정한 목적이 있었다고 볼 수 없으므로, 이 사건 출원상표는 구 상표법 제34조 제1항 제13호 에 해당하지 아니한다. 이 사건 심결은 이와 결론을 달리하여 위법하다.

3. 이 사건 출원상표가 상표법 제34조 제1항 제13호 에 해당하는지 여부

가. 관련 법리

상표법 제34조 제1항 제13호 는 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 상표(이하 ‘모방대상상표’라고 한다)가 국내에 등록되어 있지 않음을 기화로 제3자가 이를 모방한 상표를 등록하여 사용함으로써, 모방대상상표에 체화된 영업상 신용 등에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나, 모방대상상표의 가치에 손상을 주거나 모방대상상표 권리자의 국내 영업을 방해하는 등의 방법으로 모방대상상표의 권리자에게 손해를 끼치려는 목적으로 사용하는 상표는 등록을 허용하지 않는다는 취지이다. 따라서 출원상표가 이 규정에 해당하려면 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자에게 특정인의 상표로 인식되어 있어야 하고, 출원상표의 출원인이 모방대상상표와 동일 또는 유사한 상표를 부정한 목적을 가지고 사용하여야 한다. 여기서 모방대상상표가 국내 또는 외국의 수요자 사이에 특정인의 상표로 인식되어 있는지는 그 상표의 사용기간, 방법, 태양 및 이용범위 등과 거래실정 또는 사회통념상 객관적으로 상당한 정도로 알려졌는지 등을 기준으로 판단하여야 한다. 출원상표의 출원인에게 부정한 목적이 있는지 여부는 특정인의 상표의 인지도 또는 창작성의 정도, 특정인의 상표와 출원인의 상표의 동일·유사성의 정도, 출원인과 특정인 사이의 상표를 둘러싼 교섭의 유무와 그 내용, 기타 양 당사자의 관계, 출원인이 출원상표를 이용한 사업을 구체적으로 준비하였는지 여부, 상품의 동일·유사성 내지는 경제적 견련관계 유무, 거래실정 등을 종합적으로 고려하여 출원상표의 출원 당시를 기준으로 판단하여야 한다( 대법원 2014. 1. 23. 선고 2013후1986 판결 , 대법원 2014. 2. 13. 선고 2013후2460 판결 , 대법원 2019. 8. 14. 선고 2017후752 판결 등 참조).

나. 이 사건 출원상표의 출원 당시 선사용상표가 특정인의 상표로 인식되어 있었는지 여부

1) 인정 사실

가) 제주일보사는 1945. 10. 1. ‘제주신보’라는 제호의 신문을 창간한 이래, 1962. 11. 20.부터 ‘제주신문’이라는 제호로, 1996. 11. 1.부터는 선사용상표인 ‘제주일보’, ‘제주일보’라는 제호로 신문을 발행하여 왔고, 2010. 12. 5. 지령 2만호를 발행하였다.

나) 참가인은 2013. 9. 제주일보사로부터 사용허락을 받고 종래에 발행해오던 선사용상표의 제호와 지령을 이어받아 이 사건 출원상표의 출원시까지 그 사용을 계속하여 왔다.

다) 사단법인 한국 ABC협회가 인증한 ‘제주일보’의 최근 4년간의 발행부수는 2009. 7.부터 2009. 12.까지 6개월간 20,113부, 2010년 21,430부, 2011년 24,839부에 이른다(2013. 8. 기준 제주도 인구는 약 59만 명이고, 세대수는 약 23만 5천 세대임을 감안하면 약 10%의 세대에서 ‘제주일보’를 구독하고 있었던 것으로 계산된다).

라) 2010년의 경우, 제주지역에서 ‘제주일보’의 구독율과 열독률이 9.1%와 26.1%로 중앙지와 지방지를 통틀어 모두 1위였다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제10, 11호증(가지번호 있는 것은 가지번호 포함, 이하 같다), 을가 제3 내지 5호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2) 검토

이상을 종합하면 선사용상표는 이 사건 출원상표의 출원일인 2015. 10. 7. 당시 제주 지역의 신문 독자층이나 거래자 사이에서는 특정인인 제주일보사 내지 참가인의 신문 제호이자 상표로서 널리 인식되었던 것으로 인정된다.

다. 이 사건 출원상표와 선사용상표의 표장의 유사 여부

1) 이 사건 출원상표 “ ”는 4음절의 한글로 구성된 표장이다. 선사용상표 ‘제주일보’는 마찬가지로 4음절의 한글로 구성된 표장이어서 글씨체의 차이가 있을 뿐 외관이 유사하고, 선사용상표 ‘제주일보’는 4글자의 한자어로 그 외관이 동일하지 아니하다.

2) 이 사건 출원상표와 선사용상표 ‘제주일보’는 그 구성에 따라 ‘제주일보’로 호칭될 것이며, 국내의 한문 보급수준에 비추어 보면 일반 수요자나 거래자로서는 선사용상표 ‘제주일보’도 큰 어려움 없이 ‘제주일보’로 호칭할 것으로 보인다. 그리고 이 사건 출원상표와 선사용상표는 모두 ‘우리나라 가장 남쪽에 있는 섬인 제주도, 또는 그 섬으로 이루어진 특별자치도인 제주특별자치도’를 의미하는 현저한 지리적 명칭인 ‘제주’와, ‘매일매일 하는 보고나 보도, 일간신문(날마다 발행하는 신문)’을 의미하는 ‘일보’라는 보통명칭의 결합으로 인식되어 ‘제주특별자치도 내에서 발행되는 일간신문’, ‘제주특별자치도에 관한 보고나 보도를 다루는 일간신문’과 같은 관념을 가질 것으로 보인다(갑 제10호증, 을가 제1호증).

3) 그렇다면 이 사건 출원상표와 선사용상표 ‘제주일보’, ‘제주일보’는 글씨체나 문자의 종류만 다를 뿐 호칭과 관념이 동일하므로 표장이 동일 또는 유사하다(이러한 점에 대하여는 당사자 사이 다툼이 없다).

라. 이 사건 출원상표의 출원 당시 원고에게 부정한 목적이 있었는지 여부

1) 인정 사실

가) 제주일보사의 경영위기와 비상대책위원회, 참가인의 각 설립

(1) 제주일보사는 1945. 10. 1. ‘제주신보’라는 제호의 신문을 창간한 이래, 1962. 11. 20.부터는 ‘제주신문’이라는 제호로, 1996. 11. 1.부터는 선사용상표를 제호로 하는 신문 등을 발행하여 왔다. 제주일보사는 ‘ ’(등록일 1997. 9. 29./ (등록번호 1 생략), 이하 ‘제주일보 등록상표 1’이라 한다), ‘ ’(등록일 1997. 10. 31./ (등록번호 2 생략), 이하 ‘제주일보 등록상표 2’라 한다), ‘ ’(등록일 1991. 9. 27./ (등록번호 3 생략), 이하 ‘제주일보 등록상표 3’이라 한다) 등의 상표권을 보유하고 있었다(이하 위 등록상표들을 합쳐서 ‘제주일보 등록상표들’이라 한다).

(2) 제주일보사는 2012. 12.경 대표이사 소외 2의 회사자금 134억여 원에 대한 업무상 횡령으로 인하여 경영위기에 처하였다. 소외 2는 2012. 12. 7. 제주일보사의 경영을 임직원 등에 위임하였고, 이에 다수의 임직원들은 같은 달 9. 회사 정상화 시점까지 ‘제주일보’ 신문의 발간을 지속하기 위해 7인의 공동대표로 구성된 제주일보 비상대책위원회(이하 ‘비상대책위원회’라 한다)를 설립하였다.

(3) 제주일보사는 2012. 12. 9. 비상대책위원회와, 제주일보사가 보유한 제주일보 등록상표들과 비상대책위원회의 해체 시까지 발행되는 제주일보 신문 및 제주일보 인터넷 뉴스에 관한 지적재산권을 비상대책위원회에 양도하는 계약을 체결하였고, 비상대책위원회 공동대표 7인은 2013. 1. 24. 제주일보 등록상표들의 상표권 이전등록을 마쳤으며, 2013. 2. 5. 제주일보사의 이사회는 위 양도계약을 추인하였다.

(4) 제주일보사는 2013. 1. 24. 상표 “ ”를 출원하여 같은 해 12. 9. 상표권 설정등록(등록번호 4 생략)을 받았고(이하 위 상표를 ‘제주일보 1945 등록상표’라 한다), 2013. 4. 11.에는 비상대책위원회로부터 다시 제주일보 등록상표들의 상표권을 양수하고 그에 관한 이전등록을 하였다.

(5) 비상대책위원회로부터 ‘제주일보’의 발간을 위한 새로운 법인의 설립을 요청받은 소외 3은 2013. 8. 27. 참가인을 설립하였다. 참가인은 2013. 10.경 설립 당시 상호인 ‘주식회사 제주신문’에서 현재의 상호로 변경하였다.

(6) 제주일보사는 2013. 9.경 참가인과, 제주일보사가 참가인에게 제주일보 등록상표들을 공·경매 등에 의해 매각할 때까지 제주일보 등록상표들과 계약체결 당시 그 상표권들과 연관되어 등록되거나 출원 중인 상표 및 「신문 등의 진흥에 관한 법률」(이하 ‘신문법’이라 한다)에 의해 등록된 선사용상표에 관한 권리를 사용하도록 허락하고, 그 대가로 계약금 100만 원, 월 사용료 50만 원을 지급받기로 하는 내용의 계약을 체결하였다. 참가인은 위 계약에 따라 2013. 9. 24. 신문법에 따른 등록을 마친 후 선사용상표를 제호로 일반 일간신문을 발행하였고, 2013. 12. 9. 제주일보 등록상표들에 대한 전용사용권 설정등록을 하였다.

(7) 제주일보사는 2013. 10. 23. 제주세무서장에 의하여 폐업처리되었고, 2016. 12. 5. 상법 제520조의2 제1항 에 의한 해산등기가 되었는데, 당시 임원으로는 대표이사 소외 2 및 사내이사 2인과 감사 1인이 있었다. 한편, 제주일보사는 그 이후 2017. 4. 3. 회사계속의 결의가 이루어지고 같은 달 10. 그 취지가 등기됨에 따라 현재 유효한 회사로 존속하고 있다.

나) 원고가 제주일보 등록상표들을 취득한 경위와 그 무효심판의 확정 등

(1) 원고는 2011. 8. 4. 설립되어 ‘주식회사 대경케미칼’이라는 상호로 각종 재활용 제품 판매업 등을 영위하던 회사로, 소외 1이 뒤에서 보는 바와 같이 제주일보 등록상표들을 강제집행절차에서 매수한 날과 동일한 날인 2014. 12. 23. 그 사업목적에 신문발행업과 방송사업 등을 새로이 추가하고 상호를 현재와 같이 변경하였으며, 2015. 7. 29. ‘뉴제주일보’로 신문법에 따른 등록을 하였다.

(2) 제주일보 등록상표들은 2013. 1. 24. 제주일보사로부터 소외 4, 소외 5, 소외 6, 소외 7, 소외 8, 소외 9, 소외 10 7인 앞으로 양도를 원인으로 하는 각 전부이전등록이 이루어졌다가 다시 2013. 4. 11. 제주일보사에게 양도를 원인으로 하는 전부이전등록이 이루어졌고, 2013. 4. 11. 소외 11 등 41인에게 주2) 피담보채무 1,264,919,414원, 등록원인 설정계약으로 하는 접수 제195518호로 공동질권 설정등록이 마쳐졌으며, 그 후 2013. 5. 10. 채권자 주식회사 중앙일보의 신청에 의한 제주지방법원의 상표권압류명령 기입등록이 마쳐졌다. 그 이후 2013. 12. 9. 참가인 앞으로 전용사용권 설정등록이 각 마쳐진 점은 앞서 본 바와 같다.

(3) 제주일보사로부터 퇴직금 등을 지급받지 못한 소외 9 등 직원들이 제주일보 등록상표들에 대하여 2013. 7. 3. 강제집행을 신청함에 따라 법원에 의한 매각절차( 제주지방법원 2013타채4178호 )가 진행되었다. 매각기일인 2014. 12. 23. 매수신고자 소외 1과 참가인의 대리인들을 상대로 호가 경매가 진행되었는데, 매수가격으로 900,000,000원을 신고한 소외 1이 최고가매수인이 되어 매각허가를 받고 2015. 1. 19. 이전등록을 마쳤다. 위 낙찰대금 중 887,779,447원은 2015. 2. 27. 2014타기626호 배당절차에서 소외 9 등 제주일보사의 직원과 제주세무서에게 배당되었다. 이에 따라 제주일보 등록상표들에 대한 참가인의 전용사용권 설정등록은 2015. 7. 10. 제주지방법원의 촉탁에 의하여 직권 말소되었다. 한편 소외 1은 2015. 3. 16. 원고의 대표이사로 취임하였다.

(4) 참가인은 제주일보사를 상대로 제주일보 등록상표 3에 대한 등록무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 2014. 8. 1.자 2014당63호 심결 로 이를 인용하였다. 제주일보사가 이에 불복하여 제기한 심결취소의 소는 특허법원이 2015. 1. 16. 선고한 2014허6285 판결 로 기각되었고, 제주일보사의 상고가 상고이유서 부제출에 따른 대법원 2015. 5. 1.자 선고 2015후413 판결 로 기각되어 위 심결은 그 무렵 확정되었으며, 2015. 5. 13. 그 취지가 등록되었다.

(5) 한편 제주일보 등록상표 1, 2에 관하여는 2015. 8. 6. 소외 1로부터 원고 앞으로 양도를 원인으로 하는 전부이전등록이 각 마쳐졌다. 참가인은 2015. 8. 28. 제주일보 등록상표 1, 2에 대하여 등록무효심판을 청구하였고, 특허심판원은 이를 특허심판원 2015당4402호 , 2015당4403호 로 각 심리한 후 2016. 6. 16. 제주일보 등록상표 1, 2를 무효로 하는 심결을 하였는데, 원고가 그 심결에 불복하여 심결취소소송을 제기하였지만 모두 소장각하명령을 받음으로써 위 각 무효심결은 2016. 8. 20. 확정되었다.

(6) 특허심판원이 2014당63호 , 2015당4402호 , 2015당4403호 심판절차에서 제주일보 등록상표들이 각 무효로 되어야 한다고 판단한 이유는, 각 상표의 표장은 현저한 지리적 명칭인 ‘제주’와 지정상품의 보통명칭에 불과하여 식별력이 없는 ‘신문’ 또는 ‘일보’가 단순 결합된 것으로 그 결합에 의하여 새로운 관념이나 식별력을 형성하는 것이 아니므로 전체적으로 현저한 지리적 명칭으로 된 상표에 해당하여, 구 상표법(2001. 2. 3. 법률 제6414호로 개정되기 전의 것) 제6조 제1항 제4호 의 무효사유가 있다는 것이다. 주3)

다) 제1, 2차 양도·양수계약의 체결과 신문사업자지위승계신고수리 등

(1) 원고와 제주일보사는 2015. 8. 17. 제주일보사가 운영하던 지령, 신문발행, 판매 및 모든 영업에 관한 권리, 발행된 신문에 대한 저작권과 인터넷뉴스 및 도메인, 홈페이지 운영 등에 관한 권리를 원고에게 무상으로 양도하는 내용의 양도·양수계약을 체결하였고, 곧이어 2015. 9. 30.무렵 제주일보 1945 등록상표를 원고에게 무상으로 양도하는 내용의 상표권 양도·양수계약을 체결하였다(이하 위 두 계약을 합하여 ‘제1차 양도·양수계약‘이라 한다). 원고는 2015. 10. 2. 제주일보 1945 등록상표에 대한 이전등록을 마쳤다.

(2) 퇴직금 등을 지급받지 못한 제주일보사의 채권자들은 제주지방법원 2015가합11393호 로 원고를 상대로 제1차 양도·양수계약은 사해행위로 취소되어야 하고 제주일보 1945 등록상표권에 관한 이전등록은 말소되어야 한다는 청구취지의 사해행위취소소송을 제기하였고, 위 법원은 2016. 11. 17. 위 채권자들의 청구를 전부 인용하는 판결을 선고하였으며, 위 판결은 원고의 항소취하로 2017. 5. 29. 확정되었다. 위 판결이 선고되자 소외 2는 제주일보사의 대표이사 자격으로 원고와 사이에 2017. 3. 6. 제1차 양도·양수계약에 따라 원고가 양수한 신문발행, 판매 및 모든 영업에 관한 권리, 발행된 신문에 대한 저작권과 인터넷뉴스 및 도메인, 홈페이지 운영 등에 관한 권리 및 제주일보 1945 등록상표권을 다시 제주일보사에게 무상으로 양도하는 계약을 체결하였고, 2017. 4. 14. 제주일보 1945 등록상표권을 제주일보사 명의로 이전등록하였다. 한편, 소외 2는 제1차 양도·양수계약 체결 이전인 2012. 12. 10. 이미 경영상 책임을 이유로 대표이사 사직원을 제출하였으나, 계약 체결 당시까지 사직원이 수리되지 않아 제주일보사의 대표이사로 등기되어 있었고, 제주일보사 자금을 횡령하였다는 등의 범죄사실로 법원에서 유죄판결을 선고받아 수감 중이었다.

(3) 소외 1은 소외 2와 제1차 양도·양수계약을 체결할 후인 2015. 10.경 참가인, 소외 12 및 참가인의 대표이사 소외 3이 선사용상표를 사용하여 신문을 발행한다는 이유로 상표법위반, 부정경쟁방지및영업비밀보호에관한법률위반의 혐의로 제주지방검찰청에 고소하였다. 제주지방검찰청 담당 검사는 위 고소사건을 2016년 형제22818호로 수사하여 2017. 4. 26. “① 고소인(소외 1)이 침해를 주장한 등록상표들에 관한 무효심결이 확정되었으므로 피의자들의 행위는 상표권 침해를 구성하지 아니하고, ② 피의자들은 신문을 발행할 당시 제주일보사의 영업과 주지성을 선의로 승계한 상태였던 점, 고소인이 신문을 발행한 시기는 이미 피의자들이 신문발행을 개시한 후로부터 약 2년이 경과한 뒤이고 당시 고소인은 피의자들이 신문을 발행하던 사실을 알고 있었던 점 등의 사정에 비추어 보면 피의자들은 고소인의 영업과 부정하게 경쟁하였다고 보기 어렵다.”라는 이유로 피의자들의 각 혐의는 모두 범죄로 인정되지 아니하여 혐의가 없다는 내용의 불기소처분을 하였다.

(4) 소외 2는 2017. 4. 3. 해산간주된 제주일보사를 계속하기 위한 주주총회 결의와 2017. 4. 28. 이사회 결의가 있었음을 근거로 2017. 5. 1.경 원고와, 제주일보사가 위와 같이 다시 넘겨받은 신문발행, 판매 및 모든 영업에 관한 권리, 발행된 신문에 대한 저작권과 인터넷뉴스 및 도메인, 홈페이지 운영 등에 관한 권리 및 제주일보 1945 등록상표권을 원고에게 대금 500만 원에 다시 양도하는 계약을 체결하였고(이하 ‘제2차 양도·양수계약’이라 한다), 그 다음 날 제주일보 1945 등록상표권에 관하여 원고 명의로 상표권 이전등록을 하였다.

(5) 원고는 2015. 9. 8. 제주일보사 대표이사 명의로 작성된 ‘제호사용 동의서’를 제출하여 신문의 명칭을 ‘뉴제주일보’에서 ‘제주일보’로 변경하는 등록을 하였고, 2015. 11. 16.부터 ‘제주일보’라는 제호로 신문을 발행하였다. 제주일보사는 2015. 11. 2. 제주특별자치도지사에게 참가인의 ‘제주일보’ 명칭 무단 사용에 따른 등록취소·발행정지 등을 요청하는 공문을 발송하였고, 제주특별자치도지사는 2015. 11. 9. 참가인에게 ‘참가인의 ‘제주일보’ 명칭을 사용할 수 있는 기간은 제주일보사 등록상표들이 소외 1에게 매각된 2014. 12. 23.까지이므로 ‘제주일보’ 명칭 사용을 중지하여야 하며, 이에 응하지 않을 경우 신문법에 의한 등록취소 등의 조치를 취하겠다.’는 취지의 공문을 발송하였다.

(6) 원고는 참가인을 상대로 제주지방법원에 상표권침해금지가처분 신청을 하였고( 제주지방법원 2015카합286호 ), 제주지방법원은 2015. 11. 30. 위 사건에 대하여 “참가인은 선사용상표를 신문 등에 사용하거나 위 표장을 사용한 신문 등의 발행·배포 등의 행위를 하여서는 아니된다.”라는 결정을 하였다. 위 가처분사건에서 원고는 소외 1이 제주일보 등록상표들을 적법·유효하게 취득하였음을 전제로 소외 1로부터 제주일보 등록상표들을 승계취득하였다고 주장하였고, 참가인은 제주일보 등록상표들의 등록이 무효이므로 그것이 유효임을 전제로 하는 원고의 주장은 이유 없다고 다투었다. 참가인은 원고와 분쟁이 시작되자, 2015. 12.경 명칭을 ‘제주일보’로 하는 기존 신문 및 온라인신문의 제호를 “jj제주일보”로 변경하여 발행하다가, 다시 제호를 “제주신보”로 변경하여 일간신문을 발행하였다.

(7) 원고는 2016. 1. 11. 이 사건 제1차 양도·양수계약을 원인으로 하여 신문법 제14조 에 따라 제주특별자치도지사에게 제주일보사의 사업자 지위승계를 신고하고 그에 따른 발행인·편집인 등의 등록사항 변경을 신청하였으며, 제주특별자치도지사는 2016. 1. 20. 원고의 위 신고를 수리하고 변경등록을 하였다. 참가인은 제주특별자치도지사가 2016. 1. 20. 원고에게 한 사업자 지위승계신고 수리와 신문사업변경등록 처분에 대한 무효확인의 소를 제기하였다. 이에 대하여는 대법원의 파기환송(2019. 8. 30. 선고 2018두47189 판결) 을 거친 환송 후 항소심에서, “제주일보사와 원고 사이에 체결된 제1, 2차 양도·양수계약은 모두 소외 2가 제주일보사의 영리목적과 관계없이 제주일보사의 유일한 재산인 ‘제주일보’라는 명칭으로 신문을 발행할 수 있는 권리 등을 자기 또는 제3자의 이익을 도모할 목적으로 무상 또는 500만원을 대가로 양도한 것은 그 권한을 남용한 행위에 해당하고, 원고도 이러한 사정을 잘 알고 있었다고 할 것이므로, 기본행위인 제1, 2차 양도·양수계약은 모두 무효이고, 그에 대한 사업양도·양수에 따른 허가관청의 지위승계신고의 수리도 수리대상인 사업양도·양수가 존재하지 아니하거나 무효여서 당연히 무효이다.”라는 이유로 위 처분이 무효임을 확인하는 광주고등법원 2020. 1. 10. 선고 (제주) 2019누1427 판결 이 선고되었다. 이 판결은 원고가 당해사건 피고보조참가인으로서 제기한 상고가 대법원 2020. 5. 14. 선고 2020두33206 판결 로 심리불속행 기각됨으로써 확정되었다.

(8) 원고는 제주지방법원에 참가인을 상대로 상표사용금지의 소를 제기하였으나( 제주지방법원 2016가합222호 ), 위 법원은 2017. 1. 12. ‘제1차 양도·양수계약은 제주일보사 대표이사 소외 2가 대표권을 남용한 행위로서 무효이다’라는 참가인의 주장을 받아들여 원고의 청구를 기각하는 판결을 선고하였다. 이에 불복하여 원고는 항소를 제기하였는데( 특허법원 2017나1650 판결 ), 특허법원은 2018. 6. 21. “제1차 양도·양수계약뿐만 아니라 제주일보사가 2017. 5. 1. 원고와 다시 체결한 제2차 양도·양수계약 역시 대표권남용행위에 해당하여 무효이므로 원고는 제주일보사로부터 선사용상표의 주지성을 적법하게 승계하였다고 할 수 없다.”는 이유로 원고의 청구를 기각하는 판결을 선고하였고, 위 특허법원 판결은 2018. 10. 25. 대법원의 상고기각 판결(2018다248213) 로 확정되었다. 참가인은 위 본안사건에서도 제주일보 등록상표들의 등록이 무효이므로 그것이 유효임을 전제로 하는 원고의 주장은 이유 없다고 다투었다.

【인정 근거】 다툼 없는 사실, 갑 제 6~15호증, 을가 제1~24호증, 을나 제1~6호증의 각 기재, 변론 전체의 취지

2) 판단

가) 소외 1은 제주일보 등록상표들에 대한 강제집행절차에서 이를 매수하여 그 상표권자의 지위를 취득한 사실, 원고는 다시 소외 1로부터 제주일보 등록상표 1, 2를 양수하여 이 사건 출원상표의 출원 당시 그 상표권자의 지위에 있었던 사실은 앞서 인정한 바와 같다. 제주일보 등록상표 1, 2와 이 사건 출원상표는 세로쓰기·가로쓰기, 한글·한문의 차이로 인하여 그 외관이 일부 다르기는 하나 호칭·관념이 동일하여 표장이 지극히 유사하고 그 지정상품도 구 상품류 제52류의 서적, 신문, 잡지 등으로 동일하다. 그리고 제주일보 등록상표들에 대한 강제집행절차나 소외 1이 그 절차에 참여하여 제주일보 등록상표들을 취득한 과정 자체에 위법이 있었다고 볼 만한 사정이 보이지 아니하기는 한다.

나) 그러나 앞서 인정한 사실로부터 알 수 있는 다음과 같은 사정을 종합하면, 원고는 이 사건 출원상표를 출원한 2015. 10. 7. 당시 제주일보사 내지 참가인을 표시하는 것으로 인식되어 있는 선사용상표의 명성과 신용에 편승하여 부당한 이익을 얻으려 하거나 제주일보사의 신문을 발행할 권리의 행사를 방해하려는 등 부정한 목적을 가지고 있었던 것으로 넉넉히 인정할 수 있다.

(1) 제주일보 등록상표들은 모두 사각형의 간단한 도형 안에 ‘제주일보’, ‘제주일보’, ‘제주신문’과 같이 현저한 지리적 명칭에 해당하는 ‘제주’와 보통명칭인 ‘일보’ 또는 ‘신문’이 띄어쓰기 없이 세로로 기재되어 구성된 표장이어서 그 구성원리가 서로 동일하다.

위 상표들은 앞서 본 바와 같이 모두 현저한 지리적 명칭으로 된 상표에 해당한다는 이유로 그 등록이 무효로 확정되었는데, 제주일보 등록상표 3에 대하여 위와 같은 무효사유가 있다는 취지의 무효심판이 확정된 2015. 5. 1. 이후, 원고로서는 제주일보 등록상표 1, 2에 대한 무효심판절차에서도 같은 무효사유가 인정될 것으로 충분히 예상할 수 있었을 것으로 보인다.

이러한 사정을 앞서 본 제주일보 등록상표들과 이 사건 출원상표 사이의 유사성에 비추어 보면, 비록 이 사건 출원상표 출원일 당시 제주일보 등록상표 3에 관한 무효심결만이 확정되었고 제주일보 등록상표 1, 2에 관하여는 무효심판이 청구되어 있을 뿐 아직 그 심결이 내려지기 전이라고 하더라도, 원고는 그가 양수한 제주일보 등록상표 1, 2가 무효로 될 것을 예상하고 그 효력을 유지하기 위한 방편으로 이 사건 출원상표의 출원에 나아간 것으로 보인다. 나아가 제주일보 등록상표 1, 2에 대해서는 후에 등록무효가 확정됨으로써 그 상표권은 처음부터 없었던 것으로 보아야 하므로, 이 사건 출원상표의 출원 당시에 원고가 적법한 상표권을 보유하고 있었다고 보기도 어렵다.

(2) 아래와 같은 이유로, 원고가 제주일보 등록상표 1, 2를 양수 받은 이후 제1, 2차 양도·양수계약을 체결한 경위 등을 종합하여 보면, 원고는 결국 이 사건 출원상표의 출원일 당시 선사용상표를 사용하여 신문을 발행할 수 있는 정당한 권원을 취득하지 못하였다고 봄이 타당하다.

(가) 제주일보사의 대표이사인 소외 2는 2012. 12. 10. 이미 경영상 책임을 이유로 대표이사 사직원을 제출하였으나 계약 체결 당시까지 사직원이 수리되지 않아 제주일보사의 대표이사로 등기되어 있을 뿐이었고, 제주일보사 자금을 횡령하였다는 등의 범죄사실로 법원에서 유죄판결을 선고받아 수감 중이었다. 한편 제주일보사의 대표이사인 소외 2와 원고의 대표이사 소외 1은 형제로서, 원고의 변경 전 상호는 주식회사 대경케미칼이고 설립 당시의 목적은 스티로폼 포장상자 및 내장재 제조·판매업 등으로 원고는 신문발행과는 전혀 무관한 회사이었는데, 소외 2에 대한 형사재판이 진행 중인 2014. 12. 23. 주4) 상호를 현재의 상호로 변경하고 목적도 신문발행업 등으로 변경하였다. 위와 같은 사정과 함께 제주일보사의 대표이사인 소외 2가 ‘제주일보’ 명칭으로 신문을 발행할 수 있는 권리 등을 무상 또는 500만원의 대가만을 받고 원고에게 양도한 것은 대표권 남용해위에 해당하고 원고도 이러한 사정을 잘 알고 있었다는 이유로 제1, 2차 양도·양수계약은 참가인 등에 대한 고소사건, 상표권침해금지사건, 신문사업자지위승계신고수리 무효확인소송 등의 관련사건에서 모두 무효로 판단되었다.

(나) 신문사업자 등이 그 사업을 양도한 때에는 그 양수인 등은 그 사업자의 지위를 승계하고, 그와 같은 이유로 신문사업자 등의 지위를 승계한 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 관할 시·도지사에게 신고하여야 한다( 신문법 제14조 제1항 , 제3항 ). 위 사업양도·양수에 따른 허가관청의 지위승계신고의 수리는 적법한 사업의 양도·양수가 있었음을 전제로 하는 것이므로 그 수리대상인 신문사업의 사업양도·양수가 존재하지 아니하거나 무효인 때에는 그 지위승계의 수리를 하였다 하더라도 그 수리는 유효한 대상이 없는 것으로서 당연히 무효이다( 대법원 2005. 12. 23. 선고 2005두3554 판결 참조).

신문사업 양도·양수에 관한 제1, 2차 양도·양수 계약이 모두 대표권남용으로 효력이 없다고 판단된 점은 앞서 본 바와 같으므로 제주특별도지사의 지위승계신고의 수리는 당연무효이고, 결국 원고는 제주일보사로부터 신문사업자 등의 지위를 승계하지 못한 상태였다. 나아가, 그 당시 원고가 신문법 제9조 제1항 에 따라 신문을 발행하려는 자로서 새로이 신문을 등록하려 하더라도, 같은 조 제5항 에 의해 이미 등록이 되어 있었던 ‘제주일보’라는 명칭의 신문은 등록할 수 없었을 것으로 보인다.

(3) 이상의 사정들을 종합하면, 이 사건 출원상표의 출원 당시 제주일보사로부터 전용사용권을 설정받은 참가인이 선사용상표를 사용하여 신문을 발행하고 있었음에도, 원고는 출원일 전에 체결된 제1차 양도·양수 계약이 무효라는 사정을 알고 있었으므로 원고가 이 사건 출원상표를 사용하여 신문을 발행할 권한이 없음은 물론 그 당시 진행중이던 무효심판절차에서 선사용상표와 동일·유사한 제주일보 등록상표 1, 2가 무효로 될 수 있다는 점 또한 충분히 알 수 있었고, 여기에 이 사건 출원상표는 제1차 양도·양수계약이 체결된 날(2018. 8. 17.) 및 제주일보 등록상표 1, 2에 대한 무효심판이 청구된 날(2015. 8. 28.)로부터 불과 1개월 남짓 경과한 시점에 출원(2015. 10. 7.)된 점까지 보태어 보면, 원고는 결국 제주일보 등록상표 1, 2 및 선사용상표에 대해 아무런 권한이 없다는 것을 잘 알고 있었음에도 참가인이 사용중인 선사용상표와 실질적으로 동일한 이 사건 출원상표를 출원한 것으로 봄이 타당하다.

3) 원고의 주장에 대한 검토

가) 원고는, 적법한 강제집행절차에 기해 제주일보 등록상표들을 매수한 소외 1로부터 제주일보 등록상표 1, 2를 다시 양수함으로써 제주일보 등록상표 1, 2의 상표권과 함께 그에 화체된 주지성 및 영업상 신용, 나아가 ‘제주일보’라는 제호로 신문을 발행·판매하는 등의 권리도 취득하였으므로, 원고가 제주일보사와 체결한 제1, 2차 양도·양수 계약이 모두 대표권남용으로 무효로 되었다고 하더라도 원고가 ‘제주일보’라는 제호로 신문을 발행·판매할 권리를 양수한 지위에 있었던 이상 제1, 2차 양도·양수 계약은 이에 대한 확인적 의미가 있을 뿐이어서 원고의 위와 같은 권리 취득에 아무런 영향이 없고, 원고에 대한 신문법에 따른 신문사업자지위승계신고수리와 신문사업변경등록처분 또한 기본행위인 제1, 2차 양도·양수계약이 무효라는 이유로 관련 사건에서 그 처분이 무효로 되었지만 이는 단순한 행정절차에 불과하므로, 결국 원고는 출원일 당시 ‘제주일보’라는 제호로 신문을 발행·판매하는 등의 영업을 독점적으로 할 권리를 가진 자여서 선사용상표를 사용하여 신문을 발행할 수 있는 정당한 권원이 없는 상태였다고 볼 수 없고, 따라서 이 사건 출원상표의 출원에 부정한 목적이 있었다고 볼 수 없다는 취지로 주장한다.

나) 상표권의 효력은 그 상표권자는 지정상품에 관하여 그 등록상표를 사용할 권리를 독점한다는 것이다( 상표법 제89조 본문). 이는 등록상표권자 이외의 타인이 그 등록상표와 동일·유사한 표장을 동일·유사한 지정상품에 사용하여 영업할 수 없다는 배제적 효력을 가질 뿐이고, 등록상표권자가 실제로 그 등록상표를 지정상품에 사용하며 영업을 할 수 있는 권한을 취득하기 위해 필요한 관계 법령상의 요건이 있을 경우 이를 별도로 갖추어야 한다. 이 사건의 경우에는 제주일보 등록상표들을 사용하여 신문을 발행하기 위해서는 아래에서 보는 바와 같이 신문법에 따른 별도의 요건이 요구되는데, 이는 강제집행절차를 통해 취득한 제주일보 등록상표들의 상표권과는 구별되는 것으로 보아야 한다.

(1) 신문을 발행하려는 자는 신문의 명칭(‘제호’라는 용어를 사용하기도 한다) 등을 주사무소 소재지를 관할하는 시·도지사(이하 ‘등록관청’이라 한다)에게 등록하여야 하고, 등록을 하지 않고 신문을 발행한 자에게는 2천만 원 이하의 과태료가 부과된다( 신문법 제9조 제1항 , 제39조 제1항 제1호 ). 따라서 등록관청이 하는 신문의 등록은 신문을 적법하게 발행할 수 있도록 하는 행정처분에 해당한다. 신문법 제9조 제5항 은 ‘이미 등록된 신문의 명칭과 같은 명칭의 신문은 등록할 수 없다. 다만 해당 사업자가 명칭 사용을 허용하는 경우에는 그러하지 아니하다.’라고 정하고 있다. 이미 등록된 신문의 명칭을 보호하면서도 이미 등록된 신문의 사업자(이하 ‘기존사업자’라 한다)가 명칭 사용을 허락한 경우에는 새로운 신문사업자(이하 ‘신규사업자’라 한다)가 동일한 명칭을 등록하여 신문을 발행하는 것을 예외적으로 허용한 것이다. 따라서 특정한 명칭을 사용하는 신문은 하나의 사업자만 발행할 수 있고, 이를 통해 특정한 명칭으로 신문 등록을 마친 사업자의 언론 자유뿐만 아니라 영업의 자유나 재산권도 보호되며, 동시에 일반 독자가 신문발행 주체 등을 오인·혼동하는 것이 방지된다. 기존사업자가 신규사업자에게 신문의 명칭 사용을 허락하여 등록관청이 적법하게 신규사업자를 신문사업자로 등록한 경우에는 기존사업자는 더 이상 그 명칭으로 신문을 발행할 수 없게 된다. 이와 같은 신문법상 신문 등록의 법적 성격, 동일 명칭 이중등록 금지의 내용과 취지 등을 종합하면, 신문의 등록은 단순히 명칭 등을 공적 장부에 등재하여 일반에 공시하는 것에 그치는 것이 아니라 신문사업자에게 등록한 특정 명칭으로 신문을 발행할 수 있도록 하는 것이고, 이와 같이 신문법상 등록에 따라 인정되는 신문사업자의 지위는 사법상 권리인 ‘특정 명칭의 사용권’ 자체와는 구별된다( 대법원 2019. 8. 30. 선고 2018두47189 판결 등 참조).

(2) 즉 신문을 발행하려는 자는 신문법 제9조 제1항 에 따라 등록관청에 신문을 등록하기만 하면 그에 관한 상표를 보유하지 않더라도 그와 같이 등록을 받은 명칭으로 신문을 발행·판매하는 등의 영업을 할 수 있고, 다만 등록을 받은 제호가 타인의 등록상표와 동일·유사한 경우 그 제호를 신문에 사용함에 있어 타인의 등록상표의 효력에 의해 제한될 수 있을 뿐이다. 또한 신문을 지정상품으로 하는 상표를 등록받으려는 출원인은 상표사용의사가 부정되지 않는 한 그 등록을 받을 수 있고, 여기에는 신문업법상 신문을 등록하거나 현실로 신문을 발행하고 있을 것이 요구되지도 아니하므로, 제호에 관한 상표의 등록 여부는 이를 제호로 하는 신문을 발행할 권한과 직접적인 연관이 있다고도 볼 수 없다. 그렇다면, 신문을 발행하려는 자가 그 발행하려는 제호와 표장이 동일·유사한 등록상표를 보유하는 것은 타인이 유사한 제호의 신문을 발행하거나 등록상표를 선점하는 것을 방지하기 위한 수단일 뿐, 그가 신문을 발행할 수 있는 정당한 권원을 보유하고 있었는지 여부와는 별개의 문제로 봄이 타당하다.

다) 영업양도 등에 의해 주지 상품표지와 함께 그 상품에 관한 영업 일체가 함께 이전되는 경우에는 원칙적으로 상품표지의 주지성이 신영업주에게 승계된다고 볼 것이나( 대법원 1996. 5. 31. 선고 96도197 판결 참조), 이와 달리 영업과 분리되어 표지만 이전되는 경우 등 그 표지에 화체되어 있던 종전 주체의 영업상의 신용이 함께 승계되는 것으로 평가할 수 없는 경우에는 상품표지의 주지성이 승계된다고 볼 수 없다. 따라서 강제집행절차를 통하여 제주일보 등록상표 1, 2의 상표권을 취득한 소외 1로부터 이를 양수한 원고는 아래에서 보는 바와 같이 선사용상표의 주지성을 당연히 승계한다고 볼 수 없다.

(1) 앞서 본 바와 같이 제주일보 등록상표들의 상표권에 대한 강제집행절차( 제주지방법원 2013타채4178 )는 민사집행법 제251조 에 의한 ‘그 밖의 재산권에 대한 집행’으로서 그 대상은 ‘상표권’에 한정됨이 명백하므로, 특별한 사정이 없는 한 상표권에 관한 강제집행절차에 의해 해당 상표의 주지성이 함께 이전된다고 볼 수는 없다. 이는 앞서 본 바와 같이 신문법상 등록에 따라 인정되는 신문사업자의 지위가 사법상 권리인 ‘특정 명칭의 사용권’ 자체와는 구별된다는 점에 비추어 보면 더욱 그러하다.

(2) 원고는 제주일보사와 사이에 제주일보사로부터 ‘제주일보’의 지령, 신문발행, 판매 및 모든 영업에 관한 권리, 발행된 신문에 대한 저작권과 인터넷뉴스 및 도메인, 홈페이지 운영 등에 관한 권리를 양수하는 내용의 제1차 양도·양수계약을 체결하였는데, 신문의 ‘지령’은 통상 신문이 창간된 이후로 발행한 호수를 이르는 것으로서 이와 함께 그 동안의 신문발행이나 판매 및 영업에 관한 권리를 양수하는 것은 결국 그 동안 제주일보사가 선사용상표를 사용하여 신문을 발행하면서 쌓아 온 주지성 내지 영업상의 신용을 이전받는다는 의미로 보아야 한다.

(3) 원고는 이와 같이 제1차 양도·양수계약을 체결한 이후 2015. 9. 8. 제주일보사 대표이사 명의로 작성된 ‘제호사용 동의서’를 제출하여 신문의 명칭을 ‘뉴제주일보’에서 ‘제주일보’로 변경하는 등록을 한 후 2015. 11. 16.부터 ‘제주일보’라는 제호로 신문을 발행하였고, 2016. 1. 11. 이 사건 제1 양도·양수계약을 원인으로 하여 신문법 제14조 에 따라 제주특별자치도지사에게 제주일보사의 사업자 지위승계를 신고하고 그에 따른 발행인·편집인 등의 등록사항 변경을 신청하였으며, 제주특별자치도지사는 2016. 1. 20. 원고의 위 신고를 수리하고 변경등록을 하였다. 이는 원고도 제주일보 등록상표 1,2에 화체된 주지성의 취득 및 이를 사용하여 신문을 발행하기 위해서는 위 등록상표들의 상표권에 대한 강제집행절차 외에 이와 같은 신문법이 정한 변경등록절차를 거치는 것이 필요하다는 것을 인식하고 이를 위해 제1차 양도·양수계약을 체결하였음을 알 수 있다.

이에 대해 원고는 강제집행절차를 통해 제주일보사가 선사용상표에 관하여 가지고 있던 주지성은 물론 이를 제호로 신문을 발행할 권리도 취득하였으므로 제1, 2차 양도·양수 계약은 위 제호를 신문에 사용하기 위해 반드시 필요한 것은 아니고 위와 같은 권리 취득을 확인하는 의미가 있을 뿐이라고 주장하나, 이러한 원고의 주장은 앞서 본 법리에 어긋날 뿐만 아니라 확인적 의미에서 체결한 계약이라고 주장하면서도 이를 2회에 걸쳐 체결한 점(특히 제2차 양도·양수 계약은 제1차 양도·양수 계약이 무상으로 체결한 것이 문제가 되자 그 대가를 500만 원으로 정하기도 하였다) 등에 비추어 원고의 위 주장은 받아들이기 어렵다.

(4) 가사 원고 주장과 같이 원고가 제주일보 등록상표 1, 2의 상표권에 대한 강제집행절차를 통해 상표권과 함께 그 주지성 및 영업상 신용과 선사용상표를 제호로 하는 신문을 발행할 권리를 취득하였다고 하더라도, 앞서 본 바와 같이 제주일보 등록상표들은 모두 그 등록이 무효로 확정되었는바, 상표권에 관한 강제집행절차에서 매수인이 대금을 완납하고 그 앞으로 이전등록을 마쳤으나 그 후 강제집행절차의 기초가 된 채무자 명의의 상표권의 등록이 무효로 된 경우 이와 같은 강제집행절차는 무효라고 할 것이므로( 대법원 2004. 6. 24. 선고 2003다59259 판결 참조), 이와 같이 무효인 강제집행절차의 매수인인 소외 1로부터 다시 그 권리를 양수한 원고는 그 상표권은 물론 이에 수반하는 주지성이나 이를 제호로 하여 신문을 발행할 권리 등 아무런 권리도 취득하지 못했다고 보아야 하므로, 이를 전제로 하는 원고의 위 주장 또한 받아들일 수 없다고 할 것이다.

4) 소결

그렇다면 이 사건 출원상표는 비록 원고가 법원의 강제집행절차를 통해 제주일보 등록상표 1, 2를 취득한 소외 1로부터 이를 양수한 후 이에 대한 등록무효심판이 확정되기 전에 그와 실질적으로 동일한 상표를 출원한 것이라 하더라도, 제주일보사 및 참가인의 표장으로 알려진 선사용상표의 명성과 신용에 편승하여 제주일보사 및 참가인의 신문을 발행할 권리의 행사를 방해하려는 등 부정한 목적을 가지고 출원된 상표라고 인정할 수 있다.

마. 소결론

이상을 종합하면, 이 사건 출원상표는 그 출원 당시 국내에서 수요자간에 특정인의 상품을 표시하는 것이라고 인식되어 있는 선사용상표와 유사한 상표로서 부정한 목적을 가지고 사용한 상표에 해당하므로, 상표법 제34조 제1항 제13호 에 의하여 그 등록을 받을 수 없고, 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

5. 결론

이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 받아들이지 아니하기로 한다.

주1) 특허심판원은 이 사건 출원상표는 2015. 10. 7. 출원되어 2016. 2. 29. 법률 제14033호에 의하여 전부 개정된 상표법 시행 이후인 2018. 10. 26. 거절결정이 이루어졌으므로, 이 사건 출원상표의 등록가부 판단에는 구 상표법(2016. 2. 29. 법률 제14033호에 의하여 전부 개정되기 전의 것) 제7조 제1항 제12호가 아닌 구 상표법(2019. 1. 8. 법률 제16205호로 개정되기 전의 것) 제34조 제1항 제13호가 적용되어야 한다는 취지로 적용법조를 바로잡았다. 그런데 현행 상표법 제34조 제1항 제13호는 2016. 2. 29. 법률 제14033호에 의하여 전부 개정된 이후로 개정되지 않았으므로, 이 사건 거절결정에 대한 불복심결시인 2020. 1. 17. 시행 중인 현행 상표법 제34조 제1항 제13호를 적용하기로 한다.

주2) 각주 생략

주3) 제주일보 등록상표들의 출원 당시의 구 상표법(2001. 2. 3. 법률 제6414호로 개정되기 전의 것) 제6조 제2항은 현저한 지리적 명칭에 대해 사용에 의한 식별력을 인정하지 않았으며, 제주일보 등록상표들의 출원·등록 이후 2001. 7. 1.부터 시행된 구 상표법(2001. 2. 3. 법률 제6414호로 개정된 것) 부칙 제4조는 “이 법 시행 전에 상표등록출원, 상표권의 존속기간 갱신등록출원 및 지정상품의 추가등록출원에 의한 등록상표의 심판·재심 및 소송에 대하여는 종전의 규정에 의한다.”라고 정하였기에 구 상표법(2001. 2. 3. 법률 제6414호로 개정된 것) 제6조 제2항의 사용에 의한 식별력 규정은 제주일보 등록상표들에 적용될 수 없었다.

주4) 위 날짜는 앞서 본 바와 같이 소외 1이 상표권 강제집행절차에서 매각허가를 받은 날이기도 하다.