[2] 국외에 있는 상표에 관한 권리를 가진 자의 상품을 수입하여 판매·광고하는 대리점 등과 다른 자가 상표등록을 한 경우, 그 상표등록 명의자가 상표법 제23조 제1항 제3호 에서 정한 ‘대리인이나 대표자’에 해당하는지 여부

[3] 등록상표 “ ”는 비교대상상표 1, 2, “ ”, 비교대상상표 3, 4 “ ”와 유사한 표장으로 구성되고 지정상품이 동일·유사하므로 등록이 취소되어야 한다고 한 사례

[2] 상표법 제23조 제1항 제3호 에서 정한 ‘대리인이나 대표자’라고 함은 일반적으로 국외에 있는 상표에 관한 권리를 가진 자의 그 상품을 수입하여 판매·광고하는 대리점, 특약점, 위탁판매업자, 총대리점 등을 가리킨다. 따라서 계약에 의하여 대리점 등으로 된 자와 상표등록을 한 자가 서로 다른 경우에도, 양자의 관계, 영업형태, 대리점 등 계약의 체결 경위 및 이후의 경과, 등록상표의 등록경위, 표장 및 지정상품의 관련성, 상표사용의 방법 등 제반 사정에 비추어, 상표등록 명의자를 대리점 등의 명의자와 달리한 것이 위 상표법 규정의 적용을 부당하게 회피하기 위한 편의적·형식적인 것에 불과하다고 인정되는 때에는, 위 규정을 적용함에 있어 양자는 실질적으로 동일인으로 보아야 하므로, 그 상표등록 명의자 역시 위 규정의 ‘대리인이나 대표자’에 해당한다.

[3] 비교대상상표 1, 2, “ ”, 비교대상상표 3, 4 “ ”와 유사한 표장으로 구성되고 지정상품이 동일·유사한 등록상표 “ ”는, 등록상표의 명의자를 실질적인 회사의 설립자가 아닌 그 배우자로 한 것이 상표법 제23조 제1항 제3호 의 적용을 부당하게 회피하기 위한 편의적·형식적인 것에 불과하여 배우자 역시 위 법에서 정한 ‘대리인이나 대표자’에 해당하므로, 등록이 취소되어야 한다고 한 사례.

2. 소송비용은 원고가 부담한다.

가. 심결의 경위

피고는 2008. 2. 5. 원고를 상대로 특허심판원에 아래 나. 기재의 이 사건 등록상표에 관한 취소심판을 청구하였다.

특허심판원은 위 심판청구 사건을 2008당363호 로 심리한 다음, 2008. 10. 9. 이 사건 등록상표는 아래 다. 기재의 이 사건 비교대상상표들과 관련하여 상표법 제23조 제1항 제3호 본문에 해당하므로 같은 법 제73조 제1항 제7호 에 의하여 등록이 취소되어야 한다는 이유로 위 심판청구를 인용하는 이 사건 심결을 하였다.

나. 이 사건 등록상표

(1) 출원일/등록일/등록번호 : 2005. 8. 16./2006. 9. 14./제678297호

(2) 표장 :

(3) 지정상품 : 상품류 구분 제3류의 ‘선스크린로션, 선스크린크림, 선오일, 애프테셰이브로션, 약용크림, 약용화장수, 크린싱크림, 일반화장수, 파운데이션크림, 피부미백크림, 핸드크림, 헤어로션, 헤어모이스처라이저, 헤어컨디셔너, 헤어크림, 헤어토닉, 목욕비누, 미용비누, 샴푸, 크림비누, 헤어린스, 화장비누’, 상품류 구분 제5류의 ‘비타민제, 생약, 양모제, 의료용효소, 의료용효소제, 의약용모발성장촉진제, 의약용소화제, 의약용효소, 인삼캡슐, 자양강장변질제, 장기추출액요법제’, 상품류 구분 제29류의 ‘유산균을 주성분으로 한 건강식품, 고려인삼을 주성분으로 한 건강식품, 태반엑기스를 주성분으로 한 건강식품’

(4) 상표권자 : 원고

다. 이 사건 비교대상상표들

(1) 비교대상상표 1

(가) 일본국상표등록번호 : 제1910509호

(나) 등록유효기간 : 1986. 11. 27.부터 2016. 11. 27.까지

(다) 표장 :

(라) 지정상품 : 상품류 구분 제29류의 ‘플라센타를 주성분으로 하여 이루어지는 정제형·입자형·과립형·액상·캡슐형·분말형·젤리형의 가공식품, 식육, 달걀, 식용 어패류(살아 있는 것은 제외함), 냉동야채, 냉동과실, 육제품, 가공수산물, 가공야채 및 가공과실, 튀김, 얼린 두부, 곤약, 두유, 두부, 나토우, 가공달걀, 카레, 스튜 및 스프, 찻물김, 조미된 부스러기 김, 장아찌, 젓갈류’, 상품류 구분 제30류의 ‘커피콩, 곡식의 가공품, 아몬드 페이스트, 교자, 샌드위치, 찐만두, 초밥, 다코야키, 고기만두, 햄버거, 피자, 도시락, 핫도그, 미트파이, 라비올리, 이스트파우더, 즉석과자, 술 찌꺼기’, 상품류 구분 제32류의 음료용 야채 쥬스

(마) 권리자 : 피고

(2) 비교대상상표 2

(가) 일본국상표등록번호 : 제2267674호

(나) 등록유효기간 : 1990. 9. 21.부터 2010. 9. 21.까지

(다) 구성 :

(라) 상품류 및 지정상품 : 상품류 구분 제1류의 ‘화학품(다른 류에 속하는 것을 제외함), 약제, 의료보조품’

(마) 권리자 : 피고

(3) 비교대상상표 3

(가) 일본국상표등록번호 : 제5074376호

(나) 등록유효기간 : 2007. 8. 31.부터 2017. 8. 31.까지

(다) 구성 :

(라) 상품류 및 지정상품 : 상품류 구분 제32류의 ‘맥주, 청량음료, 과실음료, 맥주 제조용 호프엑기스, 유청음료, 음료용 야채쥬스’

(마) 권리자 : 피고

(4) 비교대상상표 4

(가) 일본국상표등록번호 : 제4697509호의 2

(나) 등록유효기간 : 2003. 8. 1.부터 2013. 8. 1.까지

(다) 구성 :

(라) 상품류 및 지정상품 : 상품류 구분 제3류의 ‘도료용 박리제, 구두크림, 구두약, 광택제, 비누류, 치약, 화장품, 식물성 천연향료, 동물성 천연향료, 합성향료, 조합향료, 정유로 이루어지는 식품향료, 훈료, 연마지, 연마포, 연마용 실, 인조경석, 광택지, 광택포, 붙인 속눈썹’

(마) 권리자 : 피고

[인정 근거] 다툼 없거나 갑1, 2호증, 을 2 내지 5호증, 변론 전체의 취지

2. 쟁 점

이 사건의 쟁점은 이 사건 등록상표가 상표법 제23조 제1항 제3호 본문에 해당하는지 여부이다.

3. 쟁점에 대한 판단

가. 법 규정

상표법 제73조 제1항 제7호 , 제23조 제1항 제3호 본문에 의하면, ‘조약당사국에 등록된 상표 또는 이와 유사한 상표로서 그 상표에 관한 권리를 가진 자의 대리인이나 대표자 또는 상표등록출원일 전 1년 이내에 대리인이나 대표자이었던 자가 상표에 관한 권리를 가진 자의 동의를 받지 아니하는 등 정당한 이유 없이 그 상표의 지정상품과 동일하거나 이와 유사한 상품을 지정상품으로 상표등록출원을 하여 등록된 상표’는 그 상표에 관한 권리를 가진 자가 당해 상표등록일부터 5년 이내에 취소심판을 청구하는 때에 한하여 상표등록이 취소되어야 하는 것으로 규정되어 있는바, 이는 파리조약(Paris Convention for Protection of Industrial Property of March 20, 1883) 제6조의7 규정의 취지를 상표법에 반영한 것으로서 외국 상표권자의 국내 대리점, 총판 등 대리인이나 대표자가 동일·유사한 상표를 무단으로 국내에서 등록하는 것을 방지하여 공정한 국제거래질서를 확립하기 위한 것이다.

따라서 위 규정에 해당하기 위해서는, ① 취소심판 청구인의 상표(이하 ‘비교대상상표’라고 부른다)가 심판대상인 등록상표의 출원 당시 파리조약 당사국에 등록되어 있어야 하고, ② 등록상표와 비교대상상표의 각 표장 및 지정상품이 동일 또는 유사하여야 하며, ③ 등록상표의 출원인이 출원 당시 또는 출원 전 1년 이내에 비교대상상표에 관한 권리를 가진 자의 대리인이거나 대표자이었어야 하고, ④ 등록상표의 출원인이 그 출원에 대하여 비교대상상표의 권리자의 동의를 받지 않는 등 정당한 이유를 가지고 있지 않아야 한다.

또한 위에서 말하는 ‘대리인이나 대표자’라고 함은 일반적으로 국외에 있는 상표에 관한 권리를 가진 자의 그 상품을 수입하여 판매·광고하는 대리점, 특약점, 위탁판매업자, 총대리점 등을 가리키는 것인바, 계약에 의하여 대리점 등으로 된 자와 상표등록을 한 자가 서로 다른 경우에도 양자의 관계, 영업형태, 대리점 등 계약의 체결 경위 및 이후의 경과, 등록상표의 등록경위, 표장 및 지정상품의 관련성, 상표사용의 방법 등 제반 사정에 비추어 상표등록 명의자를 대리점 등의 명의자와 달리한 것이 위 상표법 규정의 적용을 부당하게 회피하기 위한 편의적, 형식적인 것에 불과하다고 인정되는 때에는 위 규정을 적용함에 있어서 양자는 실질적으로 동일인으로 보아야 하므로, 그 상표등록 명의자 역시 위 규정의 ‘대리인이나 대표자’에 해당한다고 할 것이다( 대법원 2003. 4. 8. 선고 2001후2146 판결 참조).

나. 이 사건 등록상표가 상표법 제23조 제1항 제3호 본문에 해당하는지 여부

(1) 먼저 위 ① 및 ④의 요건에 관하여 살핀다.

을 1 내지 5호증의 각 기재와 변론 전체의 취지를 종합하면, 상표등록취소심판 청구인인 피고의 이 사건 비교대상상표들 중 이 사건 비교대상상표 1, 2, 4가 이 사건 등록상표의 출원 당시 파리조약 당사국인 일본국에 등록된 점 및 원고가 이 사건 등록상표의 출원에 관하여 피고의 동의 등 정당한 이유를 가지고 있지 않은 점이 인정된다(원고도 이 점들에 관하여는 특별히 다투지 아니한다).

(2) 다음으로 위 ②의 요건에 관하여 본다.

먼저 이 사건 등록상표와 이 사건 비교대상상표 1, 2, 4의 동일·유사 여부에 관하여 살피건대, 이 사건 등록상표와 이 사건 비교대상상표 1, 2는 도형과 문자의 결합상표이고 이 사건 비교대상상표 4는 도형만으로 이루어져 있는바, 이 사건 등록상표는 이 사건 비교대상상표 1, 2, 4와 문자 부분은 다르지만 도형 부분이 동일하다. 그런데 이 사건 등록상표와 비교대상상표 1, 2는 문자 부분과 도형 부분이 불가분적으로 결합되어 있다고 볼 수 없어 도형 부분만으로 독립하여 자타 상품의 식별력을 가지고 거래에 놓일 수 있다고 할 것인바, 그 도형 부분이 동일 또는 유사한 이상 이 사건 등록상표와 이 사건 비교대상상표 1, 2의 표장은 전체적으로 서로 유사하고, 이 사건 등록상표와 이 사건 비교대상상표 4도 마찬가지로 표장이 서로 유사하다.

이에 대하여 원고는, 이 사건 등록상표는 이 사건 비교대상상표들과 관계없이 원고가 독자 개발한 것이므로 유사상표라고 할 수 없다고 주장한다. 그러나 상표의 유사 여부는 두 개의 상표를 놓고 그 외관, 호칭, 관념 등을 객관적, 전체적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있는지의 여부에 의하여 객관적으로 판별되어야 하고, 출원인의 주관적 사정을 고려하여 판단되는 것이 아니므로, 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

또한 이 사건 등록상표와 이 사건 비교대상상표 1, 2, 4의 지정상품의 동일·유사 여부에 관하여 보면, 이 사건 등록상표의 지정상품 중 상품류 구분 제3류의 ‘선스크린로션, 선스크린크림, 선오일, 애프테셰이브로션, 약용크림, 약용화장수, 크린싱크림, 일반화장수, 파운데이션크림, 피부미백크림, 핸드크림, 헤어로션, 헤어모이스처라이저, 헤어컨디셔너, 헤어크림, 헤어토닉, 목욕비누, 미용비누, 샴푸, 크림비누, 헤어린스, 화장비누’는 이 사건 비교대상상표 4의 지정상품인 ‘화장품’과 동일 또는 유사하고, 상품류 구분 제5류의 ‘비타민제, 생약, 양모제, 의료용효소, 의료용효소제, 의약용모발성장촉진제, 의약용소화제, 의약용효소, 인삼캡슐, 자양강장변질제, 장기추출액요법제’는 이 사건 비교대상상표 2의 지정상품인 ‘약제’와 동일 또는 유사하며, 상품류 구분 제29류의 ‘유산균을 주성분으로 한 건강식품, 고려인삼을 주성분으로 한 건강식품, 태반엑기스를 주성분으로 한 건강식품’은 이 사건 비교대상상표 1의 지정상품인 ‘플라센타를 주성분으로 하여 이루어지는 정제형·입자형·과립형·액상·캡슐형·분말형·젤리형의 가공식품’과 동일 또는 유사하다. 따라서 이 사건 등록상표의 지정상품은 모두 이 사건 비교대상상표 1, 2, 4의 대응 지정상품과 동일 또는 유사하다.

(3) 마지막으로 위 ③의 요건에 관하여 살핀다.

을 10 내지 15, 19 내지 22호증(해당 가지번호 포함, 이하 같다)의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 피고는 2005. 3. 1. 주식회사 늘(NUELCO., LTD)의 대표이사(President)를 칭한 강승익과 사이에 주식회사 늘을 피고가 제조한 상품(소프트 음료 NUEL 500ml 및 720ml)의 국내 독점판매권자로 하는 내용의 계약을 체결한 사실, 위 강승익은 2005. 3. 15. 건강식품 수입업, 통신판매업, 무역업 등을 목적으로 하는 주식회사 늘을 실질적으로 설립하면서 대표이사를 자신의 배우자인 원고로 하여 등기를 마친 사실, 주식회사 늘은 위 계약에 따라 2005. 4. 8. 무렵부터 2007. 12. 25. 계약이 해지될 때까지 피고로부터 위 상품을 수입하여 국내에서 판매 및 광고한 사실이 인정된다. 위 인정 사실에 의하면, 주식회사 늘은 이 사건 등록상표의 출원 당시 피고에 대한 국내 독점판매권자로서 그 대리인 또는 대표자에 해당한다.

한편, 이 사건 등록상표는 원고 명의로 출원 및 등록되어 상표등록 명의자가 위 계약 명의자인 주식회사 늘과 다르나, 원고는 주식회사 늘의 대표이사인데다가 위 계약을 직접 체결한 강승익의 배우자로서 그와 함께 실질적으로 위 회사를 운영하고 있는 점, 이 사건 등록상표와 이 사건 비교대상상표들의 표장 및 지정상품의 동일·유사성이 큰 점, 원고가 이 사건 등록상표를 위 회사의 영업이 아닌 독자적인 용도로 사용하는 것으로는 보이지 아니하는 점 등 제반 사정에 비추어 보면, 이 사건 등록상표의 명의자를 주식회사 늘이 아닌 원고 명의로 한 것은 위 상표법 규정의 적용을 부당하게 회피하기 위한 편의적, 형식적인 것에 불과하다고 인정된다. 따라서 원고 역시 피고에 대한 관계에서 그 대리인 또는 대표자에 해당한다고 할 것이다.

이에 대하여 원고는, 피고로부터 OEM 방식에 의하여 생산한 것을 수입한 수입업자이므로 그 생산품에 대한 상표등록은 당연하다고 주장한다. 그러나 강승익과 피고 사이의 위 계약서에는 주식회사 늘을 피고 제품의 국내 판매자(distributor)로만 규정하고 있을 뿐 OEM(original equipment manufacturer, 주문자 상표 부착 생산) 방식 즉 주식회사 늘이 피고에게 상품의 제조를 위탁하고 그 제품에 주식회사의 늘의 상표를 부착하여 판매한다는 내용은 전혀 없는 점, 오히려 을 15, 22호증의 각 기재와 영상에 의하면, 주식회사 늘이 국내에 판매한 제품에는 피고의 표시와 그 상표가 표시되어 있고, 그 광고에도 피고로부터 직수입되었다는 기재가 있는 점 등에 비추어 보면, 원고가 피고로부터 OEM 방식에 의하여 상품을 수입하였다고 보기 어렵고 달리 이를 인정할 증거도 없다. 따라서 원고의 위 주장은 받아들이지 아니한다.

(4) 그러므로 이 사건 등록상표는 상표법 제23조 제1항 제3호 본문에 해당한다.

4. 결 론

그렇다면 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제7호 에 의하여 취소되어야 하는바 이 사건 심결은 이와 결론을 같이하여 적법하므로, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 부당하여 기각한다.

판사 원유석(재판장) 성창익 곽민섭

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