[2] 상표법 제73조 제1항 제2호 가 규정하고 있는 등록상표취소 요건인 대상상표와 실사용상표 상호간의 유사성 유무의 판단 기준

[3]상표권자가 자산의 등록상표를 주지·저명 상표와 동일·유사하게 변형하여 사용한 경우, 상표 부정사용 고의의 추정 여부(적극)

[4]등록상표권자가 상품의 품질이나 출처의 혼동을 야기하여 대상

상표 " "의 주지·저명성에 편승할 적극적인 목적으로 등록상표

"CESS"와 유사한 실사용상표 " "를 사용한 것이라고 한 사례

[2] 상표법 제73조 제1항 제2호 의 해당 요건의 하나인 오인·혼동의 대상이 되는 타인의 대상상표와 실사용상표 상호간의 유사성 유무를 판단함에 있어서는 각 상표의 외관, 호칭, 관념 등을 객관적, 전체적으로 관찰하되, 그 궁극적 판단 기준은 결국 당해 실사용상표의 사용으로 대상상표의 표장상품과의 사이에 상품출처의 오인·혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재하는가의 여부에 두어져야 할 것이고, 또한 어느 상표가 다른 상표와 오인·혼동의 우려가 있는지 여부를 살핌에 있어서는, 가사 상표의 구성 자체가 동일한 것인가 아닌가에 대하여는 혼동이 없더라도 그것을 동종 상품에 사용하였을 때 대비되는 상표의 주지력의 크기 등이 심리적 계기가 되거나, 상품의 포장이나 유통 경로의 특성으로 인하여 출처에 관하여 혼동을 일으키는 경우가 있을 수 있고 이러한 경우에도 상표법 제73조 제1항 제2호에 해당한다고 보는 것이 수요자와 대상상표의 상표권자의 보호라는 위 규정의 목적에 비추어 타당하다 할 것이므로, 대상상표의 주지성의 정도, 각 상품의 포장, 유통 경로 등도 출처의 오인·혼동 여부를 판단함에 있어 참작이 되어야 한다.

[3]상표권자가 오인·혼동을 일으킬 만한 대상상표의 존재를 알면서 실사용상표를 사용하는 한 상표 부정사용의 고의가 있다 할 것이고, 특히 그 대상상표가 주지·저명 상표인 경우에는 그 대상상표나 그 표장상품의 존재를 인식하지 못하는 등의 특단의 사정이 없는 한 고의의 존재가 추정된다.

[4] 등록상표권자가 상품의 품질이나 출처의 혼동을 야기하여 대상상표 " "의 주지·저명성에 편승할 적극적인 목적으로 등록상표 "CESS"와 유사한 실사용상표 " "를 사용한 것이라고 한 사례.

2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.

갑 제1, 27호증의 기재에 변론의 전취지를 종합하면 아래의 사실을 인정할 수 있다.

가. 이 사건 등록상표의 내용

①구성：" CEES ", ② 등록번호：제498575호, ③ 출원일/등록일：2000. 6. 7./2001. 7. 30., ④ 지정상품：맥주, 맥주 제조용 홉 엑기스, 야채 주스, 광천수, 생수, 배음료, 음료용 콩 주스, 합성맥주, 흑맥주, 비알코올성 칵테일 음료{상표법시행규칙 제6조의 [별표 1] 상품류 구분 제32류}, ⑤ 상표권자：최초 상표권자는 김양수이었으나 2001. 10. 8. 피고에게 상표권이 이전등록되었다.

나. 대상상표 및 실사용상표의 내용

(1) 대상상표

① 구성：별지 사진의 영상과 같음, ② 사용상품：캔맥주, 병맥주 등, ③ 사용권자：원고

(2) 실사용상표

① 구성：별지 사진의 영상과 같음, ② 사용상품：캔맥주, ③ 사용자：피고{피고가 이 사건 실사용상표를 사용하고 있는 사실은 이를 자인하고 있다(2002. 4. 3.자 피고 답변서 참조)}.

다. 원고의 등록취소심판 청구(특허심판원 2001당2333호)

(1) 청구원인

피고는 고의로 이 사건 등록상표의 지정상품인 맥주에 이 사건 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 또는 제3자에게 사용하게 함으로써 일반 수요자들로 하여금 원고의 업무에 관련된 상품과의 혼동을 야기하였으므로 상표법 제73조 제1항 제2호 및 제8호 의 규정에 의하여 이 사건 등록상표는 그 등록이 취소되어야 한다.

(2) 심판결과

특허심판원은 2002. 11. 29. 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

(3) 이 사건 심결이유의 요지

(가)먼저 이 사건 등록상표와 피고의 실사용상표가 유사한 상표인지에 관하여 살펴보면, 양 상표의 호칭 및 관념은 서로 동일하다고 할 수 있으나, 이 사건 등록상표는 "CEES"라는 영문자가 고딕체로 구성되어 있음에 비하여 실사용상표는 글자체가 고딕체가 아닌 다른 글자체로 변형되어 있으므로, 전체적으로 관찰하면 실사용상표는 이 사건 등록상표와 유사하게 변형된 것이라고 할 것이다.

(나)다음으로, 실사용상표와 대상상표가 서로 유사한지의 여부를 보면, 양 상표가 모두 영문자 4자로 구성되어 있는 것이기는 하나, 양 상표의 영문자 중 첫 글자는 크기가 서로 다르고 두 번째와 세 번째 글자는 영문자가 상이하여 양 상표가 전체적으로 유사하다고 할 수 없으므로, 실사용상표가 사용될 경우 그 외관의 변형으로 인해 일반수요자나 거래자들이 대상상표권자 또는 이와 특수한 관계에 있는 자에 의하여 그 사용상품이 생산·판매되는 것으로 인식하여 그 상품의 품질이나 출처를 오인·혼동하게 할 염려가 있다고 할 수 없다.

2. 이 사건 심결의 적법 여부

가. 원고 주장의 심결 취소사유

피고가 사용한 실사용상표는 대상상표의 독특한 글자체뿐만 아니라 글자의 색상도 대상상표와 혼동하기 쉬운 청녹색을 사용하고 있고, 글자옆에 은색의 음영이 있으며 바탕에 줄무늬가 있어 전체적으로 관찰할 때 실사용상표가 부착된 제품은 대상상표가 부착된 제품과의 사이에 상품출처의 오인이나 혼동을 야기할 염려가 있으므로 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제2호 및 제8호 에 의하여 취소되어야 한다.

나. 피고 주장의 요지

(1) 이 사건 심판의 전제가 되는 실사용상표는 'Cees'로 구성된 문자상표이고 대상상표 또한, 'Cass'로 구성된 문자 상표이지 상표가 사용된 캔 용기가 아니므로 위 문자부분의 유사성만을 심리 판단의 대상으로 삼아야 한다.

(2)피고가 이 사건 등록상표를 실사용상표와 같이 변형하여 사용하게 된 것은, 이 사건 등록상표를 그대로 사용하는 것은 유행에 뒤떨어져 바람직하지 않다고 생각되어 국내외 여러 제품 등에 사용되고 있는 글자체, 글자색 등을 고려하여 실사용상표와 같은 글자체를 선택하게 된 것이지, 이 사건 대상상표와 유사하게 의도적으로 변경한 것은 아니다.

(3)대상상표와 실사용상표는 그 영문자의 구성과 크기, 색상과 같은 외관은 물론, 호칭 및 관념에 있어서 전혀 유사하다고 할 수 없고 따라서 수요자로 하여금 출처의 오인이나 혼동을 일으키게 할 염려가 없으므로 전체적으로 관찰할 때 유사한 표장이라고 할 수 없다.

다. 판 단

(1) 상표법 제73조 제1항 제2호 의 해당 요건

상표법 제73조 제1항 제2호 의 규정 취지는 상표권자로 하여금 등록상표를 상표제도의 본래의 목적에 반하여 부정하게 사용하지 못하도록 규제함으로써 상품거래의 안전을 도모하고 부정경쟁을 방지하여 거래자와 수요자의 이익보호는 물론 다른 상표권자의 영업상의 신용과 권익도 아울러 보호하려는 데 그 목적이 있으므로, 상표등록을 취소하기 위한 요건으로서는, 첫째로 상표권자가 자기의 등록상표의 지정상품에 그 등록상표와 유사한 상표를 사용하거나 그 지정상품과 유사한 상품에 등록상표나 이와 유사한 상표를 사용하여야 하고, 둘째로 그 결과 자기의 상품과 타인의 상품 사이에 출처의 혼동이나 상품의 품질의 오인이 생길 염려가 있어야 하며, 셋째로 위와 같은 등록상표의 부정사용이 상표권자의 고의, 즉 그와 같은 사용의 결과 상품의 출처의 혼동이나 품질의 오인을 일으키게 할 염려가 있다는 것을 인식하면서 사용할 것을 요한다.

(2) 피고가 이 사건 등록상표와 유사한 상표를 사용한 것인지 여부

피고가 이 사건 등록상표의 등록일 이후에 이 사건 등록상표를 변형한 실사용상표를 그 지정상품인 맥주 등에 사용한 사실은 이를 자백하고 있고(2003. 4. 3.자 피고 답변서 참조), 이 사건 등록상표는 앞에서 본 바와 같이 단순한 고딕체의 영문 대문자로만 구성된 상표임에 반하여 실사용상표는 눈에 띄는 특이한 서체를 사용하고 있고, 가운데 'EE' 부분을 소문자로 표시하고 있을 뿐만 아니라 금색의 가는 줄무늬를 배경으로 하고 있어 외관에 현저한 차이가 있으므로, 전체적으로 관찰할 때 실사용상표는 이 사건 등록상표와 동일성의 범위 내에 있는 상표라고 할 수는 없고, 이 사건 등록상표를 변형한 유사 상표에 해당한다고 할 것이므로 피고는 이 사건 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품에 사용한 것이라고 할 것이다.

(3) 상품의 출처에 관하여 오인·혼동을 일으킬 염려가 있는지 여부

(가) 판단기준

상표법 제73조 제1항 제2호 의 해당 요건의 하나인 오인·혼동의 대상이 되는 타인의 대상상표와 실사용상표 상호간의 유사성 유무를 판단함에 있어서는 각 상표의 외관, 호칭, 관념 등을 객관적, 전체적으로 관찰하되, 그 궁극적 판단 기준은 결국 당해 실사용상표의 사용으로 대상상표의 표장상품과의 사이에 상품출처의 오인·혼동이 야기될 우려가 객관적으로 존재하는가의 여부에 두어져야 할 것이다( 대법원 2000. 4. 25. 선고 98후1877 판결 등 참조).

또한, 어느 상표가 다른 상표와 오인·혼동의 우려가 있는지 여부를 살핌에 있어서는, 가사 상표의 구성 자체가 동일한 것인가 아닌가에 대하여는 혼동이 없더라도 그것을 동종상품에 사용하였을 때 대비되는 상표의 주지력의 크기 등이 심리적 계기가 되거나, 상품의 포장이나 유통 경로의 특성으로 인하여 출처에 관하여 혼동을 일으키는 경우가 있을 수 있고 이러한 경우에도 상표법 제73조 제1항 제2호 에 해당한다고 보는 것이 수요자와 대상상표의 상표권자의 보호라는 위 규정의 목적에 비추어 타당하다 할 것이므로, 대상상표의 주지성의 정도, 각 상품의 포장, 유통 경로 등도 출처의 오인·혼동 여부를 판단함에 있어 참작이 되어야 할 것이다.

(나) 대상상표의 주지·저명성

갑 제2호증의 1 내지 5, 갑 제3호증의 1 내지 18, 갑 제4호증, 갑 제5호증의 1 내지 6, 갑 제6호증의 1 내지 90, 갑 제7 내지 16호증, 갑 제22호증의 1, 2, 갑 제23호증의 1 내지 6, 갑 제24 내지 27호증, 갑 제28호증의 1 내지 7, 갑 제29 내지 36호증, 갑 제37호증의 1 내지 5, 갑 제39 내지 42호증의 각 기재에 변론의 전취지를 종합하면 다음과 같은 사실을 인정할 수 있다.

①대상상표의 권리자였던 진로쿠어스맥주 주식회사는 1994. 5. 충청북도 청원에 공장을 설립한 이래 같은 해 6.부터 대상상표가 부착된 맥주를 생산·판매하였으며 1999. 12. 8. 카스맥주 주식회사로 상호를 변경하였다가 2001. 3. 5. 원고 회사에 흡수 합병되었다(이하 진로쿠어스 맥주 주식회사, 카스맥주 주식회사 및 원고를 모두 '원고'라고만 한다).

②원고는 대상상표를 이용하여 맥주를 제조, 판매하면서, 판매촉진을 위하여 1994.에는 16억 2,100만 원을 들여 총 1,279회, 1995.에는 45억 7,000만 원을 들여 총 3,872회, 1996.에는 64억 5,700만 원을 들여 총 4,082회, 1997.에는 71억 3,600만 원을 들여 총 2,348회, 1998.에는 42억 2,400만 원을 들여 총 1,250회의 텔레비전광고를 한 것을 비롯하여, 라디오, 신문, 잡지 등 거의 모든 매체에 많은 광고를 함으로써, 원고가 대상상표를 이용하여 제조, 판매하는 맥주가 1994. 경향신문, 서울경제신문, 내외경제신문, 매일경제신문이 선정한 '1994. 히트상품', 1995. 및 1997. 한국능률협회가 선정한 '고객만족도 1위 상품', 1996. 경향신문, 문화일보, 서울신문, 세계일보 '광고대상 우수상', 1997. 한국능률협회 컨설팅 고객만족도 1위, 1998. 및 1999. 한국생산성본부 선정 국가고객만족도 1위 상품에 각 선정되기도 하였다.

③피고는 1999. 6.경 대해인터내셔날 주식회사(당초 상호는 주식회사 대해에이치비 맥주였으나, 2001. 1. 5. 상호변경되었다)를 설립하여 그 대표이사로 취임한 후, 2000. 1. 1.경부터는 별도의 개인사업체인 대해인터내셔날이라는 상호의 업체를 설립하여 이를 운영해 오다가 2000. 7. 1. 대해인터내셔날의 관련영업 일체를 곽문석에게 양도하였는데, 피고는 위 회사 및 위 곽문석 등과 공동으로 홍콩, 중국 등지로부터 ' Cease ', ' Gease ', ' Cees ' 등의 영문자의 서체를 대상상표와 유사하게 변형한 상표(이하 '변형상표들'이라고 한다)가 부착된 캔맥주 및 맥주와 동일한 색상과 맛을 내면서 약 0.5% 정도의 알코올을 함유하고 있는 캔맥아음료 등을 수입하여 이를 노래방 등에 공급하는 방법으로 판매하였으며, 위 회사와 곽문석 등은 이와 같은 변형상표들의 사용행위로 인하여 대상상표의 권리자인 원고로부터 부정경쟁행위를 이유로 한 손해배상 청구소송 등을 당하여 패소 판결(수원지방법원 2001가합1778 판결)을 받은 사실이 있다.

위 인정 사실들을 종합하면, 대상상표는 이 사건 등록상표의 출원일이나 피고가 실사용상표를 사용할 무렵에는 이미 원고가 생산·판매하는 캔맥주 등의 상표로서 수요자들 사이에 현저하게 인식되어 주지·저명성을 갖게 되었다고 할 것이다.

(다) 출처의 오인이나 혼동 여부

대상상표와 실사용상표는 모두 영문 4자로 구성된 조어 상표로서 별다른 의미가 있는 것이 아니므로 관념의 면에서는 양 상표를 대비할 수 없고, 호칭의 면에서는 대상상표는 '카스'로 호칭되는 반면에 실사용상표는 '시스, 세스' 또는 '키스, 케스' 등으로 불릴 것이므로 호칭이 유사하다고 단정할 수도 없다.

그러나 외관의 면에서 살펴보면, 대상상표는 'cass'와 같이 영문 4자가 같은 크기임에 비하여 실사용상표는 'Cees'와 같이 첫 글자가 나머지 3글자에 비하여 상대적으로 크게 되어 있고, 가운데 영문 2자가 'as'와 'ee'로 차이가 있기는 하지만, 양 상표는 전체적인 서체가 동일할 뿐만 아니라 문자 부분이 전체 포장용기에서 차지하는 비중 등이 유사하고, 서체의 특성에 의하여 실사용상표의 'e'와 대상상표의 'a' 또는 's'가 시각적으로 비슷하게 느껴지며, 양 상표의 영문자 부분이 색상, 간격 및 굵기 등이 유사한 세로선 또는 가로선을 배경으로 표시되어 있다는 점 등에 있어서 유사한 면이 있는바, 대상상표나 실사용상표에 공통으로 사용된 영문자의 서체는 흔히 쓰이지 않는 서체인 점, 대상상표와 실사용상표가 사용된 상품이 캔맥주로서 동일할 뿐만 아니라 국내에서 캔맥주를 생산하여 판매하는 기업은 원고를 비롯한 2-3개 기업에 지나지 않는다는 점, 대상상표는 앞에서 본 바와 같이 7년 남짓 되는 비교적 짧은 기간에도 불구하고 유력 신문사에 의하여 이른바, '히트상품'으로 선정되는 등 여러 차례에 걸쳐 각종 상을 수상할 정도로 국내에서 주지·저명한 상표라는 점, 앞에서 본 바와 같이 실사용상표가 부착된 캔맥주 등은 주로 조명이 어두운 노래방 등을 통하여 그 손님에게 판매되는 방법으로 유통이 되어왔다는 사정 등을 아울러 참작하면, 비록 실사용상표가 대상상표와의 사이에서 호칭에 차이가 있고, 외관에 있어서도 일부 차이가 있다고 할지라도 일반 수요자들이 실사용상표를 보는 경우에 쉽게 대상상표를 연상할 수 있을 것으로 판단되므로, 판매환경이나 판매방식에 따라서는 실사용상표의 상품을 대상상표의 상표권자인 원고나 또는 그와 특별한 관계에 있는 자의 상품으로 그 출처를 혼동하거나 품질을 오인할 염려가 있다고 할 것이다.

(4) 피고의 고의

상표권자가 오인·혼동을 일으킬 만한 대상상표의 존재를 알면서 실사용상표를 사용하는 한 상표 부정사용의 고의가 있다 할 것이고, 특히 그 대상상표가 주지·저명 상표인 경우에는 그 대상상표나 그 표장상품의 존재를 인식하지 못하는 등의 특단의 사정이 없는 한 고의의 존재가 추정된다 할 것인바( 대법원 1999. 9. 17. 선고 98후423 판결 ), 피고가 이 사건 등록상표를 등록할 당시 또는 실사용상표를 이 사건 등록상표의 지정상품에 사용할 당시에 이미 대상상표가 국내에서 주지·저명한 상표가 되었음은 앞에서 본 바와 같고, 피고가 대상상표의 존재를 인식하지 못하였다는 등의 특별한 사정에 관한 아무런 주장 입증이 없으므로 피고의 고의는 추정된다 할 것이며, 나아가 앞에서 본 피고의 회사설립 경위 및 원고와의 분쟁의 경과, 실사용상표를 사용한 상품을 노래방 등 한정된 경로를 통하여 유통시킨 점 등의 사정을 종합하면, 피고는 이 사건 등록상표와 유사한 실사용상표를 사용함으로써 상품의 품질이나 출처의 혼동을 야기하여 대상상표의 주지·저명성에 편승할 적극적인 목적으로 실사용상표를 사용한 것이라고 판단된다.

(5) 소 결

이 사건 등록상표는 상표권자인 피고가 고의로 지정상품에 그와 유사한 상표를 사용함으로써 수요자로 하여금 상품의 품질의 오인·또는 타인의 업무에 관련된 상품과 혼동을 생기게 하였으므로 상표법 제73조 제1항 제2호 에 의하여 취소되어야 할 것인바, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 상표법 제73조 제1항 제8호 에 관한 원고의 나머지 주장에 관하여 나아가 살펴볼 필요없이 부적법하여 그 취소를 면할 수 없다.

3. 결 론

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 있다 할 것이므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.