2. 항소비용은 피고가 부담한다.

가. 피고는, ①별지 제1 기재 상표를 사용하여서는 아니 되고, 별지 제1 기재 상표를 사용하는 같은 별지 기재 상품 및 그 포장지, 포장용기 및 선전광고물을 생산, 판매, 반포 또는 수출, 수입하여서는 아니 되며, ② 그 사무소, 공장, 창고, 영업소 및 매장 등에 보관하고 있는 위 상품의 완제품, 반제품, 포장지, 포장용기 및 선전광고물을 각 폐기하라.

나. 피고는 원고들에게 100,000,000원 및 이에 대하여 소장부본 송달일부터 제1심 판결 선고일까지는 연 5%, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 연 20%의 각 비율로 계산한 돈을 지급하라.

2. 항소취지

제1심 판결 중 피고 패소부분을 취소하고, 그 취소부분에 해당하는 원고들의 청구를 각 기각한다.

아래의 사실은 당사자 사이에 다툼이 없거나, 갑1, 2호증, 갑3호증의 1, 2, 갑4호증의 1 내지 7, 갑5호증, 갑6호증의 1, 2, 갑7, 8, 9호증, 갑12호증의 1 내지 13, 갑13호증의 1 내지 8, 갑14호증, 갑16호증의 1, 2, 3, 갑18, 19, 21호증, 갑22호증의 1 내지 21, 갑32, 33, 34호증, 갑35호증의 1 내지 6, 갑36호증의 1 내지 5, 을1, 2, 3호증의 각 1, 2의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면 인정할 수 있다.

○ 원고 1은 1991. 8. 9. 별지 제2 기재와 같은 ‘RUMMIKUB’ 상표를 특허청에 등록하였고, 원고 2가 2001. 9. 28. 원고 1과 함께 위 상표의 공동상표권자가 되었으며, 2001. 11. 26. 위 상표권의 존속기간을 2011. 8. 9.까지로 하는 갱신등록결정이 이루어졌다.

○ 원고 1과 원고 2는 위 ‘RUMMIKUB’ 상표를 사용하여 보드게임 기구를 판매하였는데, 그 보드게임 기구는, 1에서 13까지의 숫자를 검정, 빨강, 파랑, 노랑의 4가지 색상으로 새긴 가로 2cm, 세로 3cm의 타일(tile) 및 조커 표시를 새긴 같은 크기의 타일을 타일받침대에 배열하는 보드게임을 하는 기구이고, 위 보드게임은, 1930년대 초반에 이스라엘 사람인 소외인이 서양에서 오래전부터 성행하던 러미(rummy)라고 하는 카드게임을 기초로 하여 그 규칙과 기구를 다소 변형하여 타일 형식으로 개발한 것이다.

○ 원고 3은 2002. 4.경 원고 1과 원고 2로부터 위와 같이 ‘RUMMIKUB’ 상표를 사용하는 보드게임 기구의 국내독점판매권을 부여받아 2002. 6.경부터 위 보드게임 기구를 수입하여 국내에서 판매하였으며, 원고 1과 원고 2 및 원고 3이 2004. 2. 23. 원고 3을 위 보드게임 기구의 국내독점대리점으로 하는 내용의 계약을 체결하였다.

○위와 같이 ‘RUMMIKUB’ 상표를 사용하는 보드게임 기구는 70여년간 전세계적으로 3천만개 이상이 판매되었고, 각국 대표들이 참가하여 위 보드게임 기구를 사용하는 세계대회(WRC, World Rummikub Championship)가 3년에 1번씩 개최되면서 2003년에는 스위스에서 제5회 세계대회가 개최되었다.

○국내에서는 위와 같이 ‘RUMMIKUB’ 상표를 사용하는 보드게임 기구가 원고 3에 의하여 보급된 이래 위 ‘RUMMIKUB’ 상표가 ‘루미큐브’ 혹은 ‘루미쿠브’로 호칭되면서, 2004. 12. 31.을 기준으로 하여 위 보드게임 기구가 롯데백화점과 이마트 등 전국 286개 판매처에서 연간 6만개 정도가 판매되었고, 2005년에는 서울과 부산에서 위 보드게임 기구를 사용하는 ‘루미큐브 페스티발’이 8회 개최되고, 같은 ‘한국 루미큐브 챔피언결정전’이 2회 개최되었다.(이하, 원고들이 위와 같이 ‘RUMMIKUB’ 상표를 사용하여 판매한 보드게임 기구를 ‘루미큐브 상품’이라고 한다)

○한편으로, 피고는 2005. 2.경부터 ‘www.rummy.co.kr’, ‘www.auction.co.kr’, ‘www.gmarket.co.kr’ 등 인터넷 사이트를 통해 별지 제1 기재와 같은 ‘RUMMY’ 상표를 사용하여 보드게임 기구를 판매하였다.

○피고가 판매한 위 보드게임 기구는, 원고들이 판매한 루미큐브 상품과 마찬가지로, 1에서 13까지의 숫자를 4가지 색상으로 새긴 타일 및 조커 표시를 새긴 타일을 타일받침대에 배열하는 보드게임을 하는 기구로서, 타일의 구성 및 개수, 타일에 새겨진 숫자의 모양과 색상, 타일의 크기 및 재질, 타일받침대의 크기 및 모양, 게임방법 등이 원고들이 판매한 루미큐브 상품의 그것과 동일하거나 거의 유사하였다.

○피고의 위 ‘RUMMY’ 상표는 국내에서 ‘루미’로 호칭되면서, 그 상표를 사용한 위 보드게임 기구가 ‘www.auction.co.kr’에서는 ‘JOEN 오리지널 Rummy/보드게임/루미보급형/조이팀버/캐치5/루미큐브/젠가’라는 상품명으로 판매되고, ‘www.gmarket.co.kr’에서는 ‘JOEN 파격제안1/조이팀버/캐치5/루미/루미큐브/젠가’라는 상품명으로 판매되었다.(이하, 피고가 위와 같이 ‘RUMMY’ 상표를 사용하여 판매한 보드게임 기구를 ‘루미 상품’이라고 한다)

○위 ‘www.auction.co.kr’에는 제품을 구매한 회원들이 의견을 게시하는 ‘옥션토크’란이 있었는데, 피고가 판매한 루미 상품을 구매한 회원들이 그 루미 상품을 원고들이 판매한 루미큐브 상품과 같이 ‘루미큐브’라고 호칭한 경우가 다수 있었다.

○피고는 위 ‘RUMMY’ 상표에 대하여 특허청에 상표등록출원을 하였으나 2005. 7. 29. 특허청으로부터 위 상표는 원고들의 위 ‘RUMMIKUB’ 상표와 주요부의 칭호, 외관, 관념이 동일 또는 유사한 상표이므로 상표등록을 받을 수 없다는 통지를 받았다.

2. 부정경쟁행위의 금지청구에 관한 판단

가. 「부정경쟁 방지 및 영업비밀 보호에 관한 법률」(이하 ‘부정경쟁방지법’이라 한다) 제2조 제1호 가.목 은 “국내에 널리 인식된 타인의 성명·상호·상표·상품의 용기·포장 기타 타인의 상품임을 표시한 표지와 동일하거나 이와 유사한 것을 사용하거나 이러한 것을 사용한 상품을 판매·반포 또는 수입·수출하여 타인의 상품과 혼동을 하게 하는 행위”를 부정경쟁행위에 해당한다고 규정하고 있다.

나. (1) 위 규정에서 타인의 상표 등이 ‘국내에 널리 인식되었다’고 하는 것은, 국내 전역에 걸쳐 모든 사람에게 주지되어 있음을 요하는 것이 아니고, 국내의 일정한 지역범위 안에서 거래자 또는 수요자들 사이에 알려진 정도로써 족하다고 할 것이며, 널리 알려진 상표 등인지 여부는 그 사용기간, 방법, 태양, 사용량, 거래범위 등과 상품거래의 실정 및 사회통념상 객관적으로 널리 알려졌느냐의 여부가 일응의 기준이 된다 할 것이다( 대법원 1997. 2. 5.자 96마364 결정 등).

(2) 이 사건에서 보건대, 앞서 인정한 사실에서 본 바와 같은 원고들의 루미큐브 상품의 개발시기, 전 세계에서의 판매량, 국내에서의 판매처 및 연간 판매개수, 관련 세계행사 및 국내행사의 개최 횟수 등에 비추어 보면, 피고가 ‘RUMMY’ 상표를 사용하여 국내에서 루미 상품을 판매하기 시작한 2005. 2.경에는 원고들의 ‘RUMMIKUB’ 상표가 국내에 널리 인식되었다고 인정된다.

다. (1) 상표의 유사 여부는 동종의 상품에 사용되는 두 개의 상표를 외관·호칭·관념 등의 점에서 전체적, 객관적, 이격적으로 관찰하여 거래상 일반 수요자나 거래자가 상표에 대하여 느끼는 직관적 인식을 기준으로 하여 그 상품의 출처에 대한 오인·혼동의 우려가 있는지의 여부에 의하여 판별되어야 하고, 문자와 문자 또는 문자와 도형의 각 구성 부분이 결합된 결합상표는 반드시 그 구성 부분 전체에 의하여 호칭·관념되는 것이 아니라 각 구성 부분이 분리관찰되면 거래상 자연스럽지 못하다고 여겨질 정도로 불가분적으로 결합되어 있는 것이 아닌 한 그 구성 부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭·관념될 수도 있는 것이고, 또 하나의 상표에서 두 개 이상의 칭호나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 호칭·관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다( 대법원 2000. 10. 27. 선고 2000후815 판결 ).

또한, 상표의 유사 판단에 있어서 외국어로 이루어진 상표의 호칭은 국내 거래자나 수요자의 대부분이 그 외국어를 보고 특별한 어려움 없이 자연스럽게 하는 발음에 의하여 정하여짐이 원칙이고, 국내 거래자나 수요자가 그 외국어 상표를 특정한 한국어로 표기하고 있는 등의 구체적인 사용실태가 인정되는 경우에는 그와 같은 구체적인 사용실태를 고려하여 외국어 상표의 호칭을 정하여야 할 것이다( 대법원 2005. 11. 10. 선고 2004후2093 판결 ).

(2) 이 사건에서 보건대, ○원고들의 ‘RUMMIKUB’ 상표는 R,U,M,M,I,K,U,B 의 8개 영문자가 고딕체로 횡서된 것이고, 피고의 ‘RUMMY’ 상표는 R,U,M,M,Y 의 5개의 영문자가 고딕체로 횡서된 것으로서, 원고들의 상표를 구성하는 처음 4개 문자가 피고의 상표를 구성하는 처음 4개 문자와 동일한 점, ○원고들의 상표는 국내에서 ‘루미큐브’ 또는 ‘루미쿠브’로 호칭되고, 피고의 상표는 국내에서 ‘루미’로 호칭되고 있어, 원고들 상표의 처음 2음절이 피고 상표의 전체 음절과 같은 점, ○원고들의 상표나 피고의 상표는 모두 위에서 본 바와 같이 타일을 사용하는 보드게임을 하는 기구에 사용된 상표로서, 그러한 보드게임 기구에 관련하여 원고들의 상표가 ‘루미큐브’나 ‘루비쿠브’로 호칭될 경우, 원고들 상표의 뒷부분인 ‘큐브’나 ‘쿠브’가 입방체를 의미하는 영어단어 ’큐브‘(cube)로 인식될 수 있어, 원고들의 상표가 간략하게 ’루미‘로 호칭·관념될 수도 있다고 할 것인 점, ○피고의 상표를 사용한 루미 상품이 인터넷 사이트를 통해 판매되면서 위에서 본 바와 같이 그 상품명에 ’루미큐브‘라는 표기가 포함되기도 하였고, 그 루미 상품을 구매한 사람들이 이를 ‘루미큐브’라고 호칭한 경우가 다수 있었던 점, ○피고의 상표를 사용한 루미 상품은 위에서 본 바와 같이 원고들의 상표를 사용한 루미큐브 상품과 그 타일의 모양과 게임방법 등에 있어 동일하거나 거의 유사한 점 등에 비추어 보면, 피고의 ‘RUMMY’ 상표는 원고들의 ‘RUMMIKUB’ 상표와 유사한 것이라고 할 것이다.

라. 그렇다면, 피고가 ‘RUMMY’ 상표를 사용하여 루미 상품을 판매한 것은, 국내에 널리 인식된 원고들의 ‘RUMMIKUB’ 상표와 유사한 것을 사용한 상품을 판매하여 원고들의 루미큐브 상품과 혼동을 하게 하는 행위로서 부정경쟁방지법 제2조 제1호 가.목 소정의 부정경쟁행위에 해당한다고 할 것이고, 원고들은 피고의 위와 같은 부정경쟁행위로 인하여 영업상의 이익이 침해되거나 침해될 우려가 있다고 인정되므로, 원고들은 부정경쟁방지법 제4조 에 기하여 피고에 대하여 청구취지 가.항 기재의 행위와 같은 부정경쟁행위의 금지 및 그로 인하여 조성한 물건의 폐기 등을 청구할 수 있다고 할 것이다.

마. (1) 이에 대하여 피고는, 자신의 위 ‘RUMMY’ 상표는 이른바 ‘관용표장’ 또는 ‘기술적 표장’에 해당하므로 원고들의 위 ‘RUMMIKUB’ 상표의 권리범위에 속하지 아니하고, 따라서 부정경쟁행위에 해당하지 않는다고 주장한다.

(2) 살피건대, 상표법 제51조 제1항 제2호 는 “등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품의 보통명칭·산지·품질·원재료·효능·용도·수량·형상(포장의 형상을 포함한다)·가격 또는 생산방법·가공방법·사용방법 및 시기를 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표는 상표권의 효력이 미치지 아니한다”고 규정하고 있고, 같은 항 제3호 는 “등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 대하여 관용하는 상표에 대하여도 상표권의 효력이 미치지 아니한다”고 규정하고 있는바, 이들 규정의 취지는 그와 같은 상표는 본질적으로 타인의 동종상품과의 관계에서 식별력이 없을 뿐만 아니라 통상 상품의 유통과정에서 필요한 표시이므로 누구라도 이를 사용할 필요가 있고 그 사용을 원하기 때문에 이를 특정인에게 독점적으로 사용하게 할 수 없다는 공익상의 요청에 그 이유가 있다고 할 것이므로 어느 상표가 이에 해당하는지의 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 하고( 대법원 2004. 8. 16. 선고 2002후1140 판결 등), 또한 상품의 명칭이나 특성에 관한 표시가 외국어로 된 경우 그것이 위와 같은 보통명칭이나 관용표장 또는 기술적(기술적) 표장에 해당하는지 여부는 그 언어가 우리나라에 있어서 당해 상품의 일반 수요자나 거래자 사이에 당해 상품의 명칭으로 일반적으로 인식되어 있거나 당해 상품의 특성을 직감하게 하는가를 기준으로 결정하여야 한다.

(3) 이 사건에서 보건대, 원고들의 ‘RUMMIKUB’ 상표나 피고의 ‘RUMMY’ 상표는 모두 타일을 사용하는 보드게임을 하는 기구로 사용되었고, 그러한 보드게임은 1930년대 초반에 이스라엘 사람인 소외인이 서양에서 오래전부터 성행하던 러미(rummy)라고 하는 카드게임을 기초로 하여 그 규칙과 기구를 다소 변형하여 타일 형식으로 개발한 것으로서, 국내에서는 그 보드게임 기구가 2002.경부터 원고 3에 의하여 보급되어 ‘루미큐브’ 혹은 ‘루비쿠브’로 호칭되었음은 앞서 본 바와 같다.

이러한 사정에 비추어 보면, 러미(rummy)라는 카드게임이 서양에서 오래전부터 성행하였고, ‘RUMMY’ 라는 단어가 카드게임의 일종을 의미하는 것으로 영어사전에 등재되어 있다고 하더라도, 국내 영어보급수준 등에 비추어 볼 때, 피고가 위 ‘RUMMY’ 상표를 사용한 2005. 2.경부터 2005. 8.경까지의 기간 동안에 있어서 피고의 ‘RUMMY’ 상표가 국내 일반 수요자나 거래자 사이에서 그 사용상품의 일반명칭으로서 일반적으로 인식되었다거나 그 용도나 사용방법을 표시하는 것으로 직감되었다고 보기 부족하고, 달리 이를 인정할 만한 증거가 없으므로, 피고의 위 주장은 이유 없다.

3. 손해배상청구에 관한 판단

가. 위 인정사실에 의하면, 원고들은 부정경쟁방지법 제5조 에 기하여 위와 같은 부정경쟁행위를 하고 있는 피고에 대하여 위 부정경쟁행위로 인하여 발생한 손해의 배상을 청구할 수 있다고 할 것이다.

나. 손해배상의 액수에 관하여 보건대, 부정경쟁방지법 제14조의2 제1항 은 “부정경쟁행위로 인하여 영업상의 이익을 침해당한 자가 손해배상을 청구하는 경우 영업상의 이익을 침해한 자가 부정경쟁행위를 하게 한 물건을 양도한 때에는 그 물건의 양도수량에 영업상의 이익을 침해당한 자가 당해 부정경쟁행위가 없었다면 판매할 수 있었던 물건의 단위수량당 이익액을 곱한 금액을 영업상의 이익을 침해당한 자의 손해액으로 할 수 있다”고 규정하고 있고, 갑12호증의 6, 갑21, 25호증, 갑26의 2의 각 기재 및 제1심 법원의 주식회사 옥션, 주식회사 인터파크에 대한 각 사실조회결과에 변론 전체의 취지를 종합하면, ○피고가 2005. 2. 16.부터 2005. 8. 30.까지 주식회사 옥션 및 인터파크의 인터넷 웹사이트를 통하여 517개의 루미 상품을 판매한 사실, ○원고들이 판매한 루미큐브 상품의 종류로는 클래식, 보이저, 미니, 셀렉트 등이 있는데 그 중 클래식 상품의 가격이 중간대인 사실, ○위 클래식 상품은 인터넷 사이트를 통해 개당 33,000원 정도에 판매되고 있는데 그 수입원가는 6,500원 정도인 사실을 각 인정할 수 있으므로, 위 기간 동안 원고들이 입은 손해액은 13,700,500원{= (33,000원 - 6,500원) × 517개} 상당이라고 할 것이다.

다. 원고들은, 그들이 루미큐브 상품에 대하여 지출한 홍보비용, 광고비용 등의 손해 배상도 구하고 있으나, 원고들이 피고의 위와 같은 부정경쟁행위로 인하여 위와 같이 인정된 손해액 외에 위 주장과 같은 다른 손해를 입었음을 인정할 만한 증거가 없으므로, 원고들의 위 주장은 이유 없다.

라. 그렇다면, 피고는 원고들에게 부정경쟁행위로 인한 손해배상으로서 13,700,500원 및 이에 대하여 루미 상품의 판매 종료일인 2005. 8. 30.부터 제1심 판결 선고일인 2005. 12. 22.까지는 민법이 정한 연 5%, 그 다음 날부터 다 갚는 날까지는 소송촉진등에관한특례법이 정한 연 20%의 각 비율로 계산한 지연손해금을 지급할 의무가 있다고 할 것이다.

4. 결론

따라서, 원고들의 청구를 위 인정범위 내에서 인용할 것인바, 제1심 판결은 이와 결론을 같이하여 정당하므로, 피고의 원고들에 대한 항소를 모두 기각하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.