[2] 색채서비스표에 해당하는지 여부의 판단 기준

[3] 지정상품이 2 이상인 출원상표의 일부 지정상품에 관하여 상표등록요건이 갖추어지지 아니한 경우 거절결정의 범위

[4] 출원서비스표 " "와 선등록서비스표 " "는 서로 유사하다고 한 사례

[2] 어떤 서비스표가 색채서비스표에 해당하는지 여부는 오로지 그 서비스표등록출원서에 첨부된 서비스표의 견본을 기준으로 판단하여야 할 것이고, 서비스표등록출원서에 색채서비스표라는 취지의 기재가 없다는 이유만으로 채색한 견본이 제출되었다고 하더라도 이를 색채서비스표가 아니라고 볼 수는 없다.

[3] 지정상품이 2 이상인 출원상표가 일부 지정상품에 관하여는 상표등록요건을 갖춘 것으로 인정되고 나머지 지정상품에 관하여는 상표등록요건을 갖추지 못한 것으로 인정되는 경우 그것이 보정절차를 통하여 지정상품에서 철회되는 등 보정되지 아니하는 한 전체 지정상품에 대한 출원에 대하여 하나의 거절결정을 할 수밖에 없다.

[4] 출원서비스표 " "는 'PENTA'와 'BREED'가 결합하여 이루어진 색채서비스표로서, 'PENTA' 부분으로 분리되어 그 발음인 '펜타'로 호칭될 경우에는 선등록서비스표 " "와 그 호칭이 동일하므로 양 서비스표는 전체적인 표장이 서로 유사하다고 한 사례.

2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

[증 거 : 갑1 내지 4호증, 을1호증의 1 내지 3]

가. 이 사건 출원서비스표

(1) 출원번호 : 제2002-8669호

(2) 출원일 : 2002. 4. 25.

(3) 표장 :

(4) 지정서비스업 : 상표법시행규칙 제6조 제2항 의 [별표 2] 서비스업류 구분 제35류 "광

고기획업, 광고대행업, 광고문작성업, 기업선전홍보업, 영화광고업, 사업경영자문업, 시장조

사업, 정보의컴퓨터데이터베이스구축, 마케팅서비스업", 제41류 "디지털영상처리업, 라디오및텔레비전프로그램제작업, 비디오테이프편집업, 영화제작업, 서적출판업, 온라인전자출판물제공업, 온라인전자서적및잡지출판업, 뉴스보도서비스업, 문화적및교육적목적의전시회조직업, 통신강좌업", 제42류 "웹사이트의제작및유지대행업, 자료및문서의디지털처리업, 컴퓨터소프트웨어디자인업, 컴퓨터프로그래밍업, 광고디자인업, 산업디자인업, 실내장식디자인업, 인쇄미술디자인업, 포장디자인업, 의상디자인업"

나. 선등록서비스표들

(1) 선등록서비스표 1

(가) 등록번호 : 제86079호

(나) 출원일/등록일 : 2001. 1. 17./2003. 5. 7.

(다) 표장 :

(라) 권리자 : 펜타시스템테크놀러지 주식회사

(마) 지정상품 : 구 상표법시행규칙(2001. 12. 24. 산업자원부령 제146호로 개정되기 전의 것) 제6조 제2항 의 [별표 2] 서비스업류 구분(이하 '구 서비스업류 구분'이라 한다) 제35류 "인터넷광고업, 자료제공업, 정보의데이터베이스가공편집업, 정보의컴퓨터데이터베이스구축업, 컴퓨터화된파일관리업, 전자응용기계기구판매알선업, 전자응용기계기구판매대행업, 마케팅연구업, 수출입업무대행업, 광고디자인업"

(2) 선등록서비스표 2

(가) 등록번호 : 제59680호

(나) 출원일/등록일 : 1998. 12. 17./2000. 2. 17.

(다) 표장 :

(라) 권리자 : 펜타시스템테크놀러지 주식회사

(마) 지정상품 : 구 서비스업류 구분 제41류 "과학관경영업, 교육시험업, 교육정보제공업, 교육지도업, 도서관경영업, 교육적목적의전시회조직업, 미술관경영업, 박물관시설제공업, 전람회개최관리업, 컴퓨터학원경영업", 제42류 "기술조사업, 컴퓨터대여업, 컴퓨터소프트웨어대여업, 컴퓨터소프트웨어디자인업, 컴퓨터소프트웨어데이팅업, 컴퓨터소프트웨어유지관리업, 컴퓨터시스템분석업, 컴퓨터프로그래밍업, 컴퓨터프로그램의번역임대업, 컴퓨터하드웨어상담업"

(3) 선등록서비스표 3

(가) 등록번호 : 제86081호

(나) 출원일/등록일 : 2001. 1. 17./2003. 5. 7.

(다) 표장 :

(라) 권리자 : 펜타시스템테크놀러지 주식회사

(마) 지정상품 : 구 서비스업류 구분 제41류 "과학관경영업, 교육시험업, 교육정보제공업, 교육지도업, 게임센터제공업, 교육적목적의전시회조직업, 통신강좌업, 전람회개최관리업, 컴퓨터학원경영업, 서적출판업"

다. 거절결정 및 이 사건 심결의 경위

특허청은 2003. 12. 2. 이 사건 출원서비스표는 그 지정서비스업 중 일부와 관련하여 선등록서비스표들과 요부의 칭호 및 외관 등이 동일·유사하다는 이유로 상표법 제7조 제1항 제7호 를 적용하여 거절결정을 하였다.

이에 원고는 위 거절결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였던바, 특허심판원은 이를 2004원8호로 심리하여 2004. 8. 27. 아래와 같은 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

라. 이 사건 심결 이유의 요지

이 사건 출원서비스표는 영문자 "PENTABREED"로 구성된 서비스표로서 전체적으로 '펜타브리드'로 호칭될 것이나, 간이 신속을 관례로 하는 오늘날의 상거래에 있어서 간략한 칭호나 관념에 의하여 표장을 기억하려는 일반 수요자들의 경향에 따라 앞부분의 'PENTA'만으로 약칭될 수 있는바, 이 사건 출원서비스표가 'PENTA'만으로 약칭되어 '펜타'로 호칭될 경우 선등록서비스표 2와는 호칭이 동일하고, 선등록서비스표 1, 3과는 그 각 요부인 'Penta'와 호칭이 동일하므로, 이 사건 출원서비스표는 선등록서비스표들과 전체적인 표장이 유사하고, 또 그 지정서비스업 역시 그 일부가 선등록서비스표와 동일 또는 유사하므로, 이 사건 출원서비스표는 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당하여 서비스표로서 등록될 수 없다.

2. 이 사건 심결의 적법 여부

가. 원고 주장의 심결 취소사유

(1) 이 사건 출원서비스표 중 'PENTA' 부분은 일반 수요자들에 의하여 '다섯∼, 5∼'의 뜻으로 쉽게 직감되는 보조접두어로서 다양한 용어와 일체 불가분적으로 결합하는 형용사적 수식어구에 해당하므로 독자적으로 식별력이 없고, 실제로 'PENTA'를 포함하여 구성된 많은 상표들이 동일 또는 유사한 지정상품에 관하여 함께 등록되어 공존하고 있는 점에 비추어 보더라도, 위 'PENTA' 부분은 서비스표의 요부 판단시 따로 분리되어 요부가 될 수 없으므로, 이 사건 출원서비스표는 언제나 전체가 일련 불가분적으로 '펜타브리드'로만 호칭되고 전체적으로 '5품종 또는 5종족'의 뜻으로 관념된다고 할 것이고, 그에 따라 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표들은 그 외관, 호칭 및 관념이 모두 상이하다.

(2) 이 사건 출원서비스표는 그 출원서에 별도로 색채서비스표라는 기재가 없는 이상 이를 색채서비스표로 취급할 수는 없고, 설사 이 사건 출원서비스표가 나중에 등록되더라도 색채 부분은 보호의 대상이 되지 않으며, 원고는 현실적으로 이 사건 출원서비스표를 색채가 구분되는 표장으로 사용하고 있지도 아니하므로, 이 사건 출원서비스표는 앞부분인 'PENTA'와 뒷부분인 'BREED'가 색채를 달리한다는 이유로 각각 분리된다고 볼 수는 없다.

나. 판 단

(1) 먼저 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표 2의 동일·유사 여부에 관하여 본다.

상표는 언제나 반드시 그 구성부분 전체의 명칭이나 모양에 의하여 호칭, 관념되는 것이 아니라 각 구성부분을 분리하여 관찰하면 자연스럽지 못할 정도로 불가분적으로 결합되어 있지 아니하는 한 그 구성부분 중 일부만에 의하여 간략하게 호칭, 관념될 수도 있고, 하나의 상표에서 두 개 이상의 칭호나 관념을 생각할 수 있는 경우에 그 중 하나의 칭호·관념이 타인의 상표와 동일 또는 유사하다고 인정될 때에는 두 상표는 유사하다고 할 것이고, 한편 상표의 유사 여부를 판단함에 있어서 상표의 의미내용은 일반 수요자나 거래자를 기준으로 하여 그들이 상표를 보고 직관적으로 깨달을 수 있는 것이어야 하고, 심사숙고하거나 사전을 찾아보고서 비로소 그 뜻을 알 수 있는 것은 고려대상이 될 수 없다( 대법원 1992. 10. 23. 선고 92후896 판결 참조).

우선 원고는, 이 사건 출원서비스표의 출원서에 별도로 색채서비스표라는 기재를 하지 아니한 이상 이 사건 출원서비스표를 색채서비스표로 취급하여서는 아니된다고 주장하므로 살피건대, 상표법 제52조 제1항 은 "등록상표의 보호범위는 상표등록출원서에 기재된 상표에 의하여 정하여진다."라고 규정하고 있고, 같은 법 제9조 제1항 은 상표등록출원서에는 '상표'를 기재하여야 한다고 규정하고 있으며, 같은 법 제9조 제2항 은 입체상표인 경우 그 취지를 출원서에 기재하여야 한다고 규정하고 있을 뿐 색채상표인 경우에 관하여는 아무런 의무 규정이 없는 점 등에 비추어 볼 때, 어떤 서비스표가 색채서비스표에 해당하는지 여부는 오로지 그 서비스표등록출원서에 첨부된 서비스표의 견본을 기준으로 판단하여야 할 것이고, 서비스표등록출원서에 색채서비스표라는 취지의 기재가 없다는 이유만으로 채색한 견본이 제출되었다고 하더라도 이를 색채서비스표가 아니라고 볼 수는 없으며( 상표법시행규칙 제4조 제1항 의 별지 제1호 서식에는 출원상표가 색채상표인 경우 '상표유형'란에 그 취지를 표시하도록 설명하고 있더라도 이는 모법인 상표법에 규정되지 않은 사항으로서 위 서식의 기재방식에 위반되었다고 하여 달리 볼 수는 없다고 할 것이다), 을1호증의 1에 의하면 원고는 이 사건 출원서비스표의 출원서에 보라색과 파란색으로 채색한 서비스표 견본을 첨부한 사실을 인정할 수 있으므로, 이 사건 출원서비스표는 색채서비스표로서 출원한 것으로 보아야 할 것이고, 원고가 실제로는 출원한 서비스표를 색채 구분 없이 사용하고 있거나 사용하려 한다고 하여 달리 판단할 수는 없다고 할 것이다. 따라서 위 주장은 이유 없다.

나아가 살펴보면 이 사건 출원서비스표는 영문자 "PENTABREED"와 같이 구성된 서비스표이고, 선등록서비스표 2는 좌측의 도형과 그 안에 씌어진 영문자 'Penta' 및 우측의 한글 '펜타'의 결합으로 구성된 서비스표로서, 양 서비스표는 전체적인 외관이 상이하다.

그러나 호칭 및 관념에 있어서, 이 사건 출원서비스표는 알파벳 'P'와 'B'가 나머지 알파벳들보다 더 크게 구성되어 있어 외관상 'PENTA'와 'BREED'의 결합으로 구성된 것임을 쉽게 알 수 있을 뿐만 아니라, 출원서(을1호증의 1)에 첨부된 상표견본에 비추어 볼 때 이 사건 출원서비스표는 색채서비스표로서 'PENTA'와 'BREED'가 각각 자주색 및 파란색으로 씌어져 있어 그 색채를 달리하고 있으며, 'PENTA'와 'BREED'가 결합함으로써 어떤 새로운 관념을 낳는 것도 아니므로, 이 사건 출원서비스표는 'PENTA'와 'BREED'로 각각 분리되어 호칭될 수 있다고 할 것이고, 한편 선등록서비스표 2는 영문자 'penta' 및 한글 '펜타'에 의하여 언제나 '펜타'로만 호칭된다고 할 것인바, 만일 이 사건 출원서비스표가 'PENTA' 부분으로 분리되어 그 발음인 '펜타'로 호칭될 경우에는 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표 2는 그 호칭이 동일하므로, 양 서비스표는 전체적인 표장이 서로 유사하다고 할 것이다.

이에 관하여 원고는, 'PENTA'는 '다섯∼, 5∼'의 뜻으로 쉽게 직감되는 보조접두어로서 형용사적 수식어구이므로 식별력이 없거나 부족한 부분이고 그에 따라 위 부분만으로 분리되어 호칭될 수 없다고 주장하므로 살피건대, 갑5호증의 1, 2의 각 기재에 의하면 'pent(a)'는 영어사전상 '다섯'의 뜻을 가진 결합사(결합사)로서 언제나 다른 영문자와 결합하여 함께 사용되고 있는 사실을 인정할 수 있기는 하나, 우리 나라의 영어보급수준을 고려하여 볼 때 'PENTA'의 위와 같은 의미는 일반 수요자나 거래자가 쉽게 알 수 있다고 보기 어렵고(갑6호증의 1, 2, 갑7호증의 1 내지 4, 갑8호증의 1 내지 3, 갑9호증의 1 내지 3, 갑10호증의 각 기재에 나타난 사용례만 가지고 위 영문자가 우리 나라 일반 수요자들에게 널리 알려져 있어 그 의미가 쉽게 직감되는 것으로 보기는 어렵다) 오히려 사전을 찾아보아야만 비로소 그 뜻을 알 수 있다고 할 것이므로, 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표 2의 유사 여부를 판단함에 있어서 'PENTA'의 위와 같은 의미를 고려할 수 없을 뿐만 아니라, 가사 'PENTA'의 위와 같은 사전적 의미를 고려하더라도 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업과 관련하여 살펴볼 때 'PENTA' 부분이 당연히 식별력이 없다고 단정할 수 없으므로, 위 주장은 이유 없다.

또한 원고는, 'PENTA'를 포함하여 구성된 많은 상표들이 동일 또는 유사한 지정상품에 관하여 함께 등록되어 공존하고 있는 점 등에 비추어 'PENTA' 부분은 식별력이 없는 부분으로서 그 부분만으로 따로 분리되어 요부가 될 수 없다고 주장하나, 상표나 서비스표의 등록적격성의 유무는 그 지정상품 또는 지정서비스업과의 관계에서 각 상표나 서비스표에 따라 개별적으로 판단되어야 하는 것이고, 이 사건 출원서비스표의 식별력 구비 여부를 판단함에 있어서 그 표장 및 지정서비스업이 다른 기존의 등록례에 구애되어야 하는 것은 아니므로 위 주장도 이유 없다.

마지막으로 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표 2의 지정서비스업의 동일·유사 여부를 살펴보면, 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업 중 서비스업류 구분 제41류의 "문화적및교육적목적의전시회조직업"은 선등록서비스표 2의 구 서비스업류 구분 제41류의 "교육적목적의전시회조직업, 전람회개최관리업"과, 이 사건 출원서비스표의 지정서비스업 중 서비스업류 구분 제42류의 "자료및문서의디지털처리업, 컴퓨터소프트웨어디자인업, 컴퓨터프로그래밍업"은 선등록서비스표 2의 구 서비스업류 구분 제42류의 "컴퓨터소프트웨어디자인업, 컴퓨터소프트웨어데이팅업, 컴퓨터소프트웨어유지관리업, 컴퓨터시스템분석업, 컴퓨터프로그래밍업" 등과 각각 그 지정서비스업의 내용, 공급자 및 수요자 등을 같이한다고 할 것이므로, 양 서비스표는 일부 지정서비스업이 서로 동일 또는 유사하다고 할 것이다.

(2) 따라서 이 사건 출원서비스표는 일부 지정서비스업에 대한 관계에서 선등록서비스표 2와 표장 및 지정서비스업이 서로 동일 또는 유사하므로 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당하고, 한편 지정상품이 2 이상인 출원상표가 일부 지정상품에 관하여는 상표등록요건을 갖춘 것으로 인정되고 나머지 지정상품에 관하여는 상표등록요건을 갖추지 못한 것으로 인정되는 경우 그것이 보정절차를 통하여 지정상품에서 철회되는 등 보정되지 아니하는 한 전체 지정상품에 대한 출원에 대하여 하나의 거절결정을 할 수밖에 없으므로( 대법원 1993. 12. 21. 선고 93후1360 판결 참조), 이 사건 출원서비스표는 지정서비스업 전부에 대하여 서비스표로서 등록될 수 없다고 할 것인바, 이 사건 출원서비스표와 선등록서비스표 1, 3의 동일·유사 여부에 관하여 더 살펴볼 필요 없이, 이 사건 심결은 이와 결론을 같이 하여 정당하다.

3. 결 론

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.