[2] 받침접시 등의 상품에 표시된 실사용상표는 디자인이나 장식용 의장으로 사용된 것이 아니라 상품의 출처표시를 위하여 사용된 것으로서 상표의 사용으로 인정된다고 한 사례

[3] 상표법 제73조 제1항 제3호 , 제4항 에서 정한 ‘등록상표를 그 지정상품에 사용하는 경우’의 의미와 그 인정 범위

[4] 실사용상표 “ ”와 등록상표 “ ”가 단순히 특정의 단위 구성요소가 동일한 방향으로 연속적으로 배열된 원형의 도형상표라는 사정만으로는 서로 동일한 형태의 표장이라고 단정하기 어려우므로, 실사용상표가 등록상표와 동일한 녹색 계통의 색채로 되어 있다는 사정을 고려한다고 하더라도 그 단위 구성요소의 형상과 모양의 차이 등으로 인하여 사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표라고 할 수 없다고 한 사례

1. 제1점에 대하여

디자인과 상표는 배타적, 선택적인 관계에 있는 것이 아니므로 디자인이 될 수 있는 형상이나 모양이라고 하더라도 그것이 상표의 본질적인 기능이라고 할 수 있는 자타상품의 출처표시를 위하여 사용되는 것으로 볼 수 있는 경우에는 위 사용은 상표로서의 사용이라고 보아야 할 것이다 ( 대법원 2000. 12. 26. 선고 98도2743 판결 참조).

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 원심 판시 받침접시 등의 상품에 표시된 실사용상표는 순전히 디자인이나 장식용 의장으로 사용된 것이 아니라 상품의 출처표시를 위하여 사용된 것으로서 상표의 사용으로 인정된다고 본 원심의 판단은, 그 이유 설시에서 다소 적절하지 아니한 부분이 있으나 결과적으로 정당한 것으로 수긍할 수 있고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 상표적 사용에 관한 법리오해의 위법 등이 없다.

한편, 상고이유에서 들고 있는 대법원판결들은 이 사건과 사안을 달리하므로 이 사건에 원용하기에 적절하지 않다.

2. 제2점에 대하여

(이 사건 등록상표)

가. 상표법 제73조 제1항 제3호 , 제4항 에 의하면, 상표권자·전용사용권자 또는 통상사용권자(이하 ‘상표권자 등’이라 한다) 중 어느 누구도 정당한 이유 없이 등록상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하지 아니하였을 때에는 심판에 의하여 그 상표등록을 취소하도록 규정되어 있는바, 여기에서 등록상표를 그 지정상품에 사용하는 경우라 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고, 동일한 상표라고 함은 등록상표 그 자체뿐만 아니라 거래 사회통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함하나, 유사상표를 사용한 경우는 포함되지 않는다고 할 것이다 ( 대법원 1995. 4. 25. 선고 93후1834 전원합의체 판결 참조).

나. 위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 오른쪽 그림과 같은 도형으로 구성된 이 사건 등록상표(등록번호 제450731호, 지정상품 ‘비금속제 받침접시, 비금속제 접시, 비금속제 찻잔’ 등)의 통상사용권자인 주식회사 한미유나이티드는, 원형의 도형상표인 실사용상표(단, 원형의 도형 내부에 꽃이나 나비 등의 다른 문양이 합체되어 사회통념상 원형의 도형상표 자체로서의 동일성과 독립성이 상실된 표장은 제외됨)를 받침접시 등의 상품에 사용하였는바, 실사용상표를 이 사건 등록상표와 대비하여 보면, 실사용상표는 잎맥이 드러나는 세 갈래 잎 형상의 단위 구성요소 가 와 같이 동일한 방향으로 연속적으로 배열됨으로써 전체적으로 세 갈래 잎이 일렬로 연결되어 원형을 이루는 도형상표인 반면, 이 사건 등록상표는 잎맥이 보이지 않는 겹잎 또는 삼지창 형상의 단위 구성요소 가 와 같이 동일한 방향으로 연속적으로 배열됨으로써 전체적으로 야구공의 봉합선 모양 또는 겹잎이 일렬로 연결되어 원형을 이루는 도형상표로서, 양 상표는 단위 구성요소의 형상과 모양 및 전체적인 인상에서 현저한 차이가 있을 뿐만 아니라, 이 사건 등록상표의 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 관하여 특정의 단위 구성요소가 연속적으로 배열된 원형의 도형을 공통으로 하면서 단위 구성요소의 형상과 모양만을 약간씩 변형한 도형상표가 다수 등록이 되어 있고, 특히 이 사건 등록상표의 상표권자인 원고는 실사용상표와 같은 세 갈래의 잎 형상을 단위 구성요소로 하는 원형의 도형상표에 대하여 이 사건 등록상표와 별개로 상표등록(등록번호 제40520호)을 받은 점에 비추어 볼 때, 실사용상표와 이 사건 등록상표가 단순히 특정의 단위 구성요소가 동일한 방향으로 연속적으로 배열된 원형의 도형상표라는 사정만으로는 서로 동일한 형태의 표장이라고 단정하기 어려우므로, 결국 실사용상표는 그 단위 구성요소의 형상과 모양의 차이 등으로 인하여 거래 사회통념상 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표라고 할 수 없다.

또 상표법 제91조의2 제1항 은 제73조 제1항 제3호 의 등록상표에는 그 등록상표와 유사한 상표로서 색채를 등록상표와 동일하게 하면 등록상표와 동일한 상표라고 인정되는 상표를 포함한다고 규정하여 상표권자 등이 등록상표와 색채만 다른 상표를 사용한 경우에도 등록상표와 동일한 상표를 사용한 것으로 보고 있으므로, 원심이 인정한 바와 같이 실사용상표가 이 사건 등록상표와 동일한 녹색 계통의 색채로 되어 있다는 사정을 더 고려한다고 하더라도, 양 상표가 동일한 상표에 해당하지 않는다고 본 앞서의 판단이 달라지는 것은 아니다.

다. 그럼에도, 원심은 이와 달리 그 판시와 같은 이유로 이 사건 등록상표의 지정상품에 사용된 실사용상표가 이 사건 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 표장에 해당한다는 취지로 판단하였는바, 원심의 위와 같은 판단에는 불사용으로 인한 상표등록취소제도에 있어 등록상표의 사용에 관한 법리를 오해하여 판결에 영향을 미친 위법이 있다. 이를 지적하는 상고이유의 주장은 이유 있다.

3. 결론

그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 생략한 채 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원으로 환송하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.