2. 소송비용은 피고의 부담으로 한다.

[증거 : 갑1호증, 을1 내지 8호증]

가. 이 사건 등록고안

이 사건 등록고안(등록번호 제242430호, 2001. 5. 15. 출원, 2001. 7. 31. 등록)은 “자동차 에너지 절약 동력장치”에 관한 것으로서, 그 등록청구범위는 다음과 같다.

『1. 자동차 운행 여건에서의 기관 회전력 부하 변동에 따라 자동으로 전동과 발전기능을 조정할 수 있는 가변슬립 점호신호 발생기를 갖추어 전동기와 발전기로 겸용 가능한 에너지 절약 보조 동력장치.』

나. 비교대상고안들

(1) 비교대상고안 1

미국 특허공보(1994. 9. 6. 등록된 특허번호 제534390호의 공보, 을3호증)에 게재된 “하이브리드 전기 자동차”에 관한 것이다.

(2) 비교대상고안 2

1993. 9. 7.자 일본 공개특허공보(공개번호 특개평5-229351호, 을4호증)에 게재된 “차량용 전동장치”에 관한 것이다.

다. 기술평가결정의 경위 및 내용

(1) 2001. 5. 15. 실용신안등록출원 및 기술평가청구

(2) 2001. 7. 31. 실용신안등록

(3) 2002. 6. 11. 기술평가의견제출통지(을2호증)

(4) 2002. 9. 9. 정정청구(을5호증) : 정정청구 사항은 별지 1과 같다.

(5) 2003. 5. 12. 정정불인정이유통지(을6호증)

정정불인정 이유의 요지 : 정정된 명세서에 의하더라도 청구항의 기재불비가 있고 또 비교대상고안 1, 2에 의하여 진보성도 없으므로, 위 정정청구는 정정 후의 청구항에 기재된 사항이 출원시 실용신안등록을 받을 수 없어 구 실용신안법(2001. 2. 3. 법률 제6412호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제27조 제4항 에 의하여 준용되는 구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제136조 제3항 에 위배된다.

(6) 2003. 6. 25. 정정명세서의 보정(을7호증) : 보정 사항은 별지 2와 같다.

(7) 2003. 8. 5. 기술평가결정(을8호증)

기술평가결정의 요지 : ① 보정된 정정명세서에 의하더라도, 청구항 제1항에 “전동/발전기의 고정자 케이스에 조립고정되어 있는 슬립받침과 …… 폴리 등의 기계적 연결장치”를 추가하는 것은 청구항 제1항에 기재되어 있지 않은 구성요소의 추가로서 구 실용신안법 제27조 제2항 에 의한 정정청구의 범위에 속하지 않으므로, 위 정정청구는 인정될 수 없고, ② 이 사건 등록고안은 명세서 또는 도면 및 실용신안등록청구범위의 기재가 불비하여 구 실용신안법 제9조 제3항 , 제4항 에 위배되고 또 청구항 제1항은 비교대상고안 1, 2에 의하여 진보성도 없어 구 실용신안법 제5조 제2항 에 위배되므로 그 등록을 취소한다.

라. 이 사건 심결의 경위 및 이유

(1) 원고는 위 기술평가결정의 취소를 구하는 심판을 청구하였던바, 특허심판원은 이를 2003취136호 로 심리하여 2004. 10. 26. 아래와 같은 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

(2) 이 사건 심결이유의 요지

(가) 정정명세서의 보정은 당초의 정정청구의 요지를 변경할 수 없는바, 2003. 6. 25.자 정정명세서의 보정은 당초 정정청구사항에 포함되지 않았던 청구범위의 정정을 포함하고 있고 그것이 원래 청구범위와 동일한 내용도 아니므로, 위 보정은 정정청구사항의 동일성의 범위를 벗어난 것이어서 요지를 변경하는 것이므로 인정될 수 없다.

(나) 당초의 정정청구사항 중 식별항목 41, 43, 45에 대한 정정은 리미트스위치(K)의 기능, 작동관계 및 작용효과를 추가하는 것이나, 리미트스위치는 정정 전의 명세서 또는 도면에 나타나 있지 않았던 구성요소이므로 위 부분의 정정은 구 실용신안법 제27조 제2항 각호 중 그 어디에도 해당하지 아니하는 것으로서 인정될 수 없고, 그에 따라 당초의 정정청구는 그 전체가 불인정되어야 한다.

(다) 정정 전의 이 사건 등록고안의 청구범위는 기술적 과제를 해결하기 위한 필수 구성요소들인 기관, 전동/발전기, 가변슬립 점호신호 발생기, 다이아프램 제어기, 변환기 및 축전지에 대하여 그 상관관계를 알 수 있도록 명확하게 기재되어야 함에도 단지 가변슬립 점호신호 발생기만 기재되어 있어 그 기재가 불비하므로, 그 진보성 여부에 관하여 더 나아가 살필 필요 없이 그 등록이 취소되어야 한다.

2. 이 사건 심결의 적법 여부

가. 원고 주장의 심결 취소사유

(1) 이 사건 정정명세서의 보정은 청구항 제1항의 정정을 추가하고 있기는 하나 이 사건 등록고안의 기술적 내용을 실질적으로 검토하여 볼 때 정정청구취지의 요지를 변경한 것이 아니다.

(2) 당초 정정청구사항 중 식별항목 41, 43, 45에 대한 정정은 리미트스위치에 관하여 불명료한 기재를 석명하는 것으로서 구 실용신안법 제27조 제2항 제3호 에 해당하므로 정정요건에 위배되지 않는다.

(3) 정정 전의 청구범위나 정정명세서의 보정에 의한 청구범위는 모두 ‘가변슬립 점호신호 발생기와 전동/발전기’를 필수 구성요소로 포함하고 있으므로 구 실용신안법 제9조 제4항 의 청구항의 기재요건에 위배되지 않는다.

(4) 이 사건 심결이 이 사건 등록고안의 진보성 여부에 대하여 심리를 기피한 것은 고의적 판단유탈로서 위법하다.

나. 판단

이 사건 등록고안에 대한 위 기술평가결정은 정정이 부적법하다는 이유로 이를 불인정한 후 정정 전의 명세서를 기준으로 명세서의 기재불비가 있고 또 고안의 진보성도 없다는 이유로 이 사건 등록고안의 등록을 취소하였는바, 위 기술평가결정의 절차상 위법 여부에 관하여 살핀다.

(1) 정정명세서의 보정의 적법 여부

원고는 이 사건 등록고안에 대한 기술평가절차에서 1차로 명세서의 정정청구를 하였다가 특허청 심사관으로부터 정정불인정이유통지를 받고서 다시 정정명세서를 보정하였으므로, 정정 인정 여부의 대상을 가리기 위하여 우선 위 정정명세서의 보정이 적법한지 여부에 관하여 보건대, 구 실용신안법 제27조 제1항 은 기술평가절차에서 등록실용신안의 명세서 또는 도면의 정정을 청구할 수 있다고 규정하고 있었고, 같은 법 제27조 제4항 에 의하여 준용되는 구 특허법 제77조 제3항 에 의하여 다시 준용되는 구 특허법 제136조 제4항 은 정정불인정이유통지에 대하여 의견서를 제출할 수 있다고 규정하고 있었을 뿐이며, 그밖에 정정청구서에 첨부된 정정명세서 또는 도면의 보정을 허용하는 규정은 별도로 없었다.

그런데, 실용신안법이 2001. 2. 3. 법률 제6412호로 개정되면서, 그 부칙 제3조 제1호는 “실용신안기술평가를 함에 있어서는 제27조 제4항 의 개정규정에서 준용하는 특허법 제77조 제3항 을 적용한다. 이 경우 동법 동조 동항에서 준용하고 있는 동법 제136조 제9항 에 한하여 이를 적용한다”고 규정하였고, 특허법 제136조 제9항 은 “청구인은 제162조 제3항 의 규정에 의한 심리종결의 통지가 있기 전( 동조 제4항 의 규정에 의하여 심리가 재개된 경우에는 그 후 다시 동조 제3항 의 규정에 의한 심리종결의 통지가 있기 전)에 제140조 제5항 에 규정된 심판청구서에 첨부된 정정한 명세서 또는 도면에 대하여 보정할 수 있다”고 규정하고 있으므로, 결국 이 사건 등록고안에 대한 실용신안기술평가에서의 실용신안등록의 정정에 대하여도 정정명세서 또는 도면을 보정할 수 있게 되었고, 그에 따라 2003. 6. 25.자 정정명세서의 보정은 위 개정법에 따른 것으로서 적법하다고 할 것이다.

피고는, 위 부칙에 의하여 개정법 시행일(2001. 7. 1.) 이전에 출원된 이 사건 등록고안에 관하여도 정정명세서 등의 보정이 허용되게 되었는데, 비록 위 부칙에는 정정명세서 등의 보정의 범위 내지 한계에 관하여 아무런 규정이 없기는 하나, 위 부칙 규정은 순전히 출원인의 편의를 위하여 예외적으로 마련된 것으로서 그 허용범위에 관한 규정이 없다고 하여 위 보정이 무한대로 허용된다고 볼 수는 없고, 현행 실용신안법상 그 보정은 요지를 변경할 수 없다고 규정된 점에 미루어 볼 때, 이 사건 등록고안과 같은 경우에도 그 보정은 정정청구의 취지의 요지를 변경하지 않는 범위내에서만 가능한 것으로 해석하여야 한다고 주장하므로 살피건대, 개정 후의 실용신안법 제27조 제4항 및 그에 의하여 준용되는 개정 후의 특허법 제77조 제3항 , 제140조 제2항 은 실용신안기술평가에서의 정정청구서의 보정은 청구의 이유에 대한 것이 아닌 한 그 요지를 변경할 수 없다고 규정하고 있음에도 불구하고 위 부칙 제3조 제1호는 특허법 규정 중 제136조 제9항 에 한하여 이를 적용한다고 규정함으로써 특허법 제140조 제2항 의 적용을 배제하고 있는 점, 실용신안법 제13조 는 실용신안등록출원 등의 보정을 허용하면서도 같은 법 제14조 에서 그 보정의 범위를 일정한 범위내로 제한하고 있고( 특허법 제47조 도 특허출원의 보정을 허용하면서 그 보정의 범위를 다양한 유형으로 나누어 제한하고 있다), 실용신안법 제55조 제2항 역시 심판청구서의 보정의 범위를 요지변경이라는 일정한 범위내로 제한하고 있는 점( 특허법 제140조 제2항 도 마찬가지이다) 등 제반 사정에 비추어 볼 때, 보정의 범위는 구체적인 경우에 따라 각 근거규정에 따라 달라진다고 할 것인바, 정정명세서 등의 보정에 관하여 이를 제한하는 별도의 규정이 전혀 없는 이 사건에 있어서 그 보정의 범위를 피고 주장과 같은 이유로 제한적으로 해석할 수는 없다고 할 것이고, 따라서 위 주장은 이유 없다.

따라서 이 사건 정정명세서의 보정은 허용되어야 할 것이므로, 정정청구의 인정 여부는 2002. 9. 9.자 정정청구서에 첨부된 정정명세서가 아닌 2003. 6. 25.자 정정명세서 등 보정서에 의하여 보정된 정정명세서를 기준으로 판단하여야 할 것이다.

(2) 기술평가결정의 정정불인정의 적법 여부

실용신안권자는 기술평가절차에서 취소이유를 통지받고 지정된 기간 내에 의견서를 제출하는 경우 등록실용신안의 명세서 또는 도면의 정정을 청구할 수 있고( 구 실용신안법 제25조 제3항 , 제27조 제1항 ), 위 정정청구는 실용신안등록청구범위를 감축하는 경우, 오기를 정정하는 경우, 불명료한 기재를 석명하는 경우 중 어느 하나에 해당하여야 하고, 명세서 또는 도면의 정정은 등록청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없으며, 실용신안등록청구범위를 감축하는 경우 정정 후의 청구범위에 기재된 사항이 실용신안출원시 실용신안을 받을 수 있는 것이어야 하고( 구 실용신안법 제27조 제2항 , 제4항 , 구 특허법 제77조 제3항 , 제136조 제2항 , 제3항 ), 심사관은 정정청구가 위 각 규정에 적합하지 아니한 경우에는 청구인에게 그 이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 하는바( 구 실용신안법 제27조 제4항 , 구 특허법 제77조 제3항 , 제136조 제4항 ), 의견서 제출 기회를 부여하게 한 위 규정은 정정청구에 대한 심사의 적정을 기하고 심사제도의 신용을 유지하기 위한 공익상의 요구에 기인하는 이른바 강행규정이라 할 것이므로( 대법원 2003. 11. 13. 선고 2003후83 판결 참조), 만일 심사관이 실용신안기술평가절차에서 정정청구가 정정요건에 위배된다는 이유로 정정을 불인정한 후 정정 전의 청구범위에 대한 등록취소결정을 하면서 그 정정불인정 이유에 관하여 실용신안권자에게 의견서 제출 기회를 부여한 바 없다면 위 기술평가결정은 그 전체가 위법하다고 할 것이다.

위에서 본 바와 같이 정정명세서의 보정이 적법한 이상 보정된 정정명세서를 기준으로 정정요건의 구비 여부를 판단하여야 할 것인바, 위 기술평가결정은 보정된 정정명세서에 관하여 ‘청구항 제1항에 기재되어 있지 않은 구성요소의 추가는 구 실용신안법 제27조 제2항 에 의한 정정청구의 범위에 속하지 않는다’는 이유로 정정을 불인정한 후 정정 전의 명세서 및 도면에 관하여 기재불비가 있고 또 진보성도 없다는 이유로 이 사건 등록고안의 등록취소결정을 하였으나, 심사관은 최초의 정정청구에 대하여 청구항의 기재불비가 있고 또 진보성도 없어 정정 후의 청구항에 기재된 사항이 출원시 실용신안등록을 받을 수 없다는 이유로 정정불인정이유통지를 하였을 뿐이고, 위 기술평가결정상의 정정불인정 이유에 관하여 미리 원고에게 그 이유를 통지하고 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 부여한 바가 없으므로, 결국 위 기술평가결정은 원고에게 정정불인정 이유에 관하여 의견서 제출 기회를 부여하지 아니한 것으로서 위법하다고 할 것이다.

피고는, 당초 정정불인이유통지서에서는 구 특허법 제136조 제3항 에 위배된다는 이유로 정정을 인정할 수 없다고 통지하였고 기술평가결정서에서는 구 실용신안법 제27조 제2항 을 적용하여 정정을 불인정하고 있어 그 적용규정이 다르기는 하나, 구 특허법 제136조 제3항 은 청구범위를 감축하는 경우에 적용되는 규정이고 구 실용신안법 제27조 제2항 제1호 는 실용신안등록청구범위를 감축하는 경우에 적용되는 규정인 점에서 심사관은 일관되게 청구범위가 감축되는 것으로 보고 정정을 불인정한 것이므로 양자는 그 주지에 있어 부합한다고 주장하나, 양자는 정정이 청구범위의 감축에 해당하는지 여부에 관하여 그 결론을 달리하고 있을 뿐만 아니라, 위 기초사실에서 본 바와 같이 위 정정불인정이유통지는 최초의 정정청구를 대상으로 정정 후에도 실용신안의 요건을 갖추지 못하였다는 이유로 배척한 것이고 위 기술평가결정의 정정불인정 이유는 보정된 정정청구를 대상으로 정정을 할 수 있는 경우에 해당되지 않는다는 이유로 배척한 것으로서, 각 정정불인정이유의 대상, 이유 및 적용법조 등이 전혀 다르다고 할 것이므로, 위 주장은 이유 없다.

(3) 따라서 이 사건 등록고안에 대한 위 기술평가결정은 정정불인정 이유에 관하여 원고에게 의견서를 제출할 기회를 부여하지 아니한 채 이루어진 것이므로, 나머지 정정불인정 사유 또는 등록취소사유의 존부 등에 관하여 나아가 살필 필요 없이 위법하다고 할 것인바, 이와 결론을 달리 한 이 사건 심결은 위법하다.

3. 결론

그렇다면, 원고의 이 사건 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

[별지 생략]

판사 이재환(재판장) 김철환 심준보

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