2. 소송비용은 피고가 부담한다.

가. 이 사건 출원상표

(1) 출원일/출원번호 : 2006. 7. 4./제40-2006-34773호

(2) 구성 : “ ”

(3) 지정상품 : 상품류 구분 제25류의 롱코트(long coats), 반코트(half-coats), 탑코트(topcoats), 오버코트(overcoats) 등

나. 선등록상표들

(4) 선등록상표 1

(가) 출원일/등록일/등록번호 : 1995. 11. 24./1998. 9. 1./제419296호

(나) 구성 : “ ”

(다) 지정상품 : 구 상품류 구분(1998. 2. 23. 통상산업부령 제83호 개정되기 전의 것) 제45류의 “예복, 신사복, 슈우트, 와이셔어츠, 오우버코우트, 스웨터, 스포오츠셔어츠, 폴로셔어츠, 속샤츠, 속팬티, 파자마, 양말, 장갑, 넥타이, 모자, 헬멧, 수건, 단추”

(라) 등록권리자 : 밀러 프로덕츠 컴퍼니

(5) 선등록상표 2

(가) 출원일/등록일/등록번호 : 2002. 11. 4./2004. 2. 13./제574576호

(나) 구성 : “ ”

(다) 지정상품 : 상품류 구분 제25류의 “가죽신, 운동화, 신사복, 유아복, 청바지, 와이셔츠, 넥타이, 양말, 모자, 혁대”

(라) 등록권리자 : 유우로뽀오도 가부시끼가이샤

다. 이 사건 심결까지의 경위

원고의 이 사건 출원상표에 대하여 특허청 심사관은 2007. 7. 3. 선등록상표들과 유사하다는 이유로 거절결정을 하였다. 이에 원고가 불복심판을 청구하자 특허심판원은 위 심판청구 사건을 2007원10282호 로 심리한 후, 2008. 4. 22. 원고의 심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

가. 이 사건의 쟁점

이 사건의 쟁점은 이 사건 출원상표가 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당하는지 여부이다.

나. 판단

(1) 표장 대비

이 사건 출원상표의 표장은 영문자 ‘NICOLE MILLER’로 구성된 것이고, 선등록상표 1의 표장은 영문자 ‘Miller’와 도형이 결합된 것이며, 선등록상표 2의 표장은 도형과 영문자 ‘Nicole christian’이 결합된 것이다. 이 사건 출원상표가 ‘NICOLE’ 부분과 ‘MILLER’ 부분으로 분리관찰될 수 있다면, 선등록상표 1 또는 선등록상표 2의 요부인 ‘Nicole’와 유사하다는 판단이 가능하다. 따라서 이 사건 출원상표가 분리관찰 가능한 표장인지에 관하여 살펴본다.

문자와 문자가 결합된 상표는 수요자들이 그 중 일부만으로 분리하여 호칭·관념할 가능성이 많은 경우에는 그 일부만으로 선등록상표와 대비할 수 있지만, 분리하여 관찰하는 것이 부자연스러운 사정이 있는 경우에는 표장 전체로서 선등록상표와 대비하여야 한다.

이 사건으로 돌아와 보건대, 갑 제7 내지 25호증, 제33 내지 38호증, 제41 내지 46호증, 제56·57호증의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하여 보면, 미국의 디자이너 니콜 밀러(Nicole Miller)는 1986년 성명을 상표로 사용한 부티크를 개설한 후 미국 전역에 29개의 자체 부티크와 2000여 곳 이상의 백화점 내 판매점을 운영하고 있는 사실, 니콜 밀러은 미국 내에서 패션 디자이너로서 주지하게 되어 재니퍼 애니스톤, 제시카 심슨, 샤론스톤, 패리스 힐튼, 안젤리나 졸리 등 유명 연예인들도 선호하는 디자이너가 된 사실, 원고는 1994년경부터 니콜 밀러로부터 동의를 얻어 그의 성명을 사용한 상표를 미국, 일본, 프랑스 등 세계 주요 각 국에 등록을 하여 사용하고 있는 사실, 국내에서는 화장품과 관련하여 소외 멜라루카(Melaleuca)라는 업체가 2002년경부터 니콜 밀러의 성명으로 된 표장을 사용하고 있으며, 니콜 밀러의 의류제품도 국내에 수입되어 판매되고 있는 사실, ‘니콜(NICOLE)’은 미국에서 인구 대비 성명 순위 68위에, ‘밀러(MILLER)’는 7번째로 흔한 성에 속하는 사실을 인정할 수 있다.

이 사건 출원상표의 표장인 ‘NICOLE MILLER’는 비록 두 개의 영어단어로 결합된 것이나, ① 그 호칭이 ‘니콜 밀러’로 네 음절에 불과하여 비교적 짧은 편인 점, ② 이 사건 출원상표의 출원 전에 국내에서 화장품과 수입 의류 등으로 사용된 적이 있을 뿐만 아니라 영화배우 ‘니콜 키드먼’, 가수 ‘니콜 리치’, 작가 ‘아서 밀러’, 영화감독 ‘끌로드 밀러’ 등과 같은 국내에서도 널리 알려진 외국의 저명인사를 통해 국내 일반 수요자 및 거래자는 이 사건 출원상표의 표장이 사람의 성명임을 쉽게 알 수 있는데(갑 제58 내지 61호증), 상표의 표장이 사람의 성명만으로 구성된 경우에는 그 일부만으로 약칭되는 것이 일반적이라고 단정할 수 없는 점(오늘날 인터넷의 이용과 활발한 국제교류로 인하여 일반 거래계에서 주지 상표를 사용하는 상품은 짧은 시간 내에 전세계로 유통되는 경향이 있고, 사람의 성명만으로 구성된 상표가 외국에서 주지성을 획득하였음에도 그 단어 중 일부가 국내에 이미 상표로서 등록되어 있다고 하여 자신의 성명만으로 구성된 표장을 국내에서 등록하지 못하게 하는 것은 개방화 시대의 상표정책상 바람직하다고 보기 어려운 면이 있다), 이 사건 출원상표는 그 출원 전부터 국내에서 사용되고 있으나 거래계에서 그 표장 중 일부만으로 호칭·관념된다는 점을 인정할 아무런 자료가 없는 점 등의 여러 사정을 참작하여 보면, 이 사건 출원상표의 표장은 전체로서 호칭·관념되는 것이 자연스럽고, 그 중 일부만으로 호칭·관념된 가능성은 많지 않다고 보아야 한다.

따라서 이 사건 출원상표는 표장 전체인 ‘니콜 밀러’로 호칭·관념될 것이므로, 선등록상표 1인 'Miller‘나 선등록상표 2인 ‘Nicole christian’와는 현저히 달라 서로 유사한 표장이라 할 수 없다.

(2) 정리

이 사건 출원상표는 선등록상표들과 표장이 유사하지 아니하여 나아가 지정상품의 유사 여부에 관하여 살펴볼 필요 없이 선등록상표들과 유사한 상표라고 할 수 없다.

다. 소결론

이 사건 출원상표는 상표법 제7조 제1항 제7호 에 해당하지 아니하므로 이와 결론을 달리하여 원고의 심판청구를 기각한 이 사건 심결은 위법하다.

3. 결론

그렇다면 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 있어 인용한다.