[2] 상표등록 취소심판청구시에는 불사용기간이 완성되지 아니하였으나 심리중에 불사용기간이 완성되거나 심판청구시에는 등록상표를 사용하고 있었으나 심판청구 후에 사용하지 아니하여 심리종결 전에 불사용기간이 완성된 경우, 당해 심판에서 그 상표등록을 취소할 수 있는지 여부(소극)

[3] 구 상표법 제73조 제1항 제1호 소정의 '상표권자가 타인에게 상표를 사용하게 한 경우'의 의미

[2] 구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것) 제73조 제1항 제3호는 그 문언상 등록상표를 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하지 아니한 경우에 적용되는 것이고, 피심판청구인은 그 심판청구일 전 3년 이내에 등록상표를 관계되는 지정상품에 사용하였음을 증명하면 그 상표등록의 취소를 면할 수 있는바(같은 조 제4항), 심판청구시에는 그 불사용의 기간이 완성되지 아니하였으나 심판청구사건의 심리중에 불사용기간이 완성된 경우, 또는 심판청구시에는 등록상표를 사용하고 있었으나 심판청구 후에 사용하지 아니하여 심리종결 전에 불사용기간이 완성되는 경우 그 상표등록은 당해 심판에서는 취소될 수 없다 할 것이다.

[3] 구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것) 제73조 제1항 제1호에서 말하는 '상표권자가 타인에게 상표를 사용하게 한 경우'라 함은 상표권자가 타인으로 하여금 적극적인 행위로서 사용하게 한 경우를 말하고, 소극적 방임 내지 묵인은 이에 포함되지 아니한다고 할 것이다.

1. 제1점에 대하여

구 상표법(1997. 8. 22. 법률 제5355호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제41조는 상표권은 설정등록에 의하여 발생한다고 규정하고 있고, 같은 법 제56조 제1항 제1호는 상표권의 이전(상속 기타 일반승계에 의한 경우를 제외한다)은 이를 등록하지 아니하면 그 효력이 발생하지 아니한다고 규정하고 있어, 상표법상 상표권자라 함은 상표등록원부상에 등록권리자로 기재되어 있는 자를 말한다고 보아야 할 것이고, 상표권을 양도받았으나 아직 그 이전등록을 마치지 아니한 양수인은 상표권자라고 할 수 없고 그 경우에는 상표등록원부상 등록권리자로 남아있는 양도인이 여전히 상표권자라 할 것이다 .

원심심결 이유에 의하면, 원심은 을 제2호증에 의하여 청구외 한국슈어프로덕츠 주식회사가 1992. 9. 9.경 싱가폴 소재 치킨 덴탈 프로덕츠(CHEEKIN DENTAL PRODUCTS)에게 이 사건 등록상표들을 부착하여 치과용 충전제 등을 수출한 사실을 인정하고, 여기에 구 상표법 제73조 제4항이 등록상표 또는 그 등록상표의 연합상표 중 어느 하나의 등록상표를 그 지정상품 중 1 이상에 대하여 심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였을 경우는 그 등록의 취소를 면할 수 있다고 규정하고 있는 점 등을 종합하여 보면, 이 사건 등록상표들은 이 건 심판청구일 전 3년 내에 사용되었다고 할 것이고, 한편 위 한국슈어프로덕츠 주식회사가 소외인에게 이 사건 등록상표들의 상표권을 양도하였으나 위 소외인 앞으로 이전등록된 날인 1992. 9. 22. 이전은 위 한국슈어프로덕츠 주식회사가 이 사건 등록상표들의 상표권자라고 할 것이므로, 결국 위 한국슈어프로덕츠 주식회사가 위 1992. 9. 9.경 이 사건 등록상표들을 사용한 것은 상표권자에 의한 사용이라는 취지로 판단하였다.

기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 옳다고 여겨지고, 거기에 상고이유 주장과 같은 구 상표법 제73조 제1항 제3호에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다. 상고이유의 주장에서 내세우고 있는 대법원 판결들은 이 사건에 적용되는 상표법 시행전의 사안에 관한 것이거나 이 사건과는 사안이 다른 것이어서 원용하기에 적절한 것이 아니다. 상고이유의 주장은 받아들일 수 없다.

2. 제2점에 대하여

구 상표법 제73조 제1항 제3호는 그 문언상 등록상표를 취소심판청구일 전 계속하여 3년 이상 국내에서 사용하지 아니한 경우에 적용되는 것이고, 피심판청구인은 그 심판청구일 전 3년 이내에 등록상표를 관계되는 지정상품에 사용하였음을 증명하면 그 상표등록의 취소를 면할 수 있는바(같은 조 제4항), 심판청구시에는 그 불사용의 기간이 완성되지 아니하였으나 심판청구사건의 심리중에 불사용기간이 완성된 경우, 또는 심판청구시에는 등록상표를 사용하고 있었으나 심판청구 후에 사용하지 아니하여 심리종결 전에 불사용기간이 완성되는 경우 그 상표등록은 당해 심판에서는 취소될 수 없다 할 것이다(대법원 1995. 12. 26. 선고 95후651 판결 참조).

원심이 같은 취지에서 구 상표법 제73조 제1항 제3호가 상표불사용기간의 기산점에 대하여 '취소심판청구일 전'으로 규정하고 있으므로 심판청구 후 심리중에 불사용기간이 완성된 경우 그 등록상표는 취소될 수 없다고 판단한 조치는 옳다고 여겨지고, 거기에 상고이유 주장과 같은 법리오해, 심리미진의 위법이 있다고 할 수 없다.

3. 제3점에 대하여

원심심결 이유에 의하면, 원심은 갑 제3호증(수출면장 사본), 갑 제4호증(상품라벨 사본), 갑 제5호증(팸플릿 및 회원명부)의 각 기재를 종합하여 보면, 사용 당시 전용사용권자나 통상사용권자가 아닌 심판청구인 및 피심판청구인이 1994. 9. 6.경 및 1995. 4. 4.경 2회에 걸쳐 이 사건 등록상표들을 그 지정상품과 동일한 상품에 사용한 사실은 인정되나, 당시 이 사건 등록상표들의 상표권자인 위 한국슈어프로덕츠 주식회사(위 소외인의 오기로 보임)가 심판청구인 및 피심판청구인에게 이 사건 등록상표들을 사용하도록 허락하였다고 인정할 만한 아무런 증거가 없으므로 위 한국슈어프로덕츠 주식회사(역시 위 소외인의 오기로 보임)는 타인에게 이 사건 등록상표들과 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일·유사한 상품에 6개월 이상 사용하게 하였다고 볼 수 없다고 판단하였다.

기록에 비추어 살펴보면, 원심의 위와 같은 판단은 옳다고 여겨지고, 거기에 상고이유 주장과 같은 구 상표법 제73조 제1항 제1호에 관한 법리오해 등의 위법이 있다고 할 수 없다.

그리고 구 상표법 제73조 제1항 제1호에서 말하는 "상표권자가 타인에게 상표를 사용하게 한 경우"라 함은 상표권자가 타인으로 하여금 적극적인 행위로서 사용하게 한 경우를 말하고, 소극적 방임 내지 묵인은 이에 포함되지 아니한다 고 할 것이다.

상고이유 주장은 모두 받아들일 수 없다.

4. 그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자인 심판청구인의 부담으로 하기로 관여 법관들의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.