2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제1, 2, 3호증의 각 기재

가. 이 사건 등록디자인의 내용

이 사건 등록디자인은 피고가 1998. 12. 10. 출원하여 1999. 12. 16. 제253005호로 등록된 것으로서 그 디자인의 설명 및 형상과 모양은 별지 1 기재와 같다.

나. 확인대상디자인의 내용

확인대상디자인은 원고가 자신의 실시품을 특정한 것으로서 그 디자인의 설명 및 형상과 모양은 별지 2 기재와 같다(다만, 이 사건 등록디자인의 대상물품은 ‘건축 배관용 슬리브관’인 데 비하여, 원고는 확인대상디자인의 대상물품을 ‘건축 배관용 슬리브’라고 표현하고 있으나, 이는 표현상의 차이일 뿐 서로 같은 종류의 물품이다).

다. 이 사건 심결의 경위

원고는 2008. 3. 26. 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 오뚝이 형상은 물품의 기능 확보를 위한 필연적 형상에 불과할 뿐만 아니라 주지의 형상에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것이고, 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 유사하지 않다는 이유로, 특허심판원에 2008당883호 로 소극적 권리범위확인심판을 청구하였으나, 특허심판원은 2008. 9. 26. 원고의 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

2. 원고의 주장 및 그에 대한 판단

가. 확인대상디자인은 주지디자인에 의하여 용이하게 창작할 수 있다는 주장

우선 원고는, 건축 배관용 슬리브관 제조 분야에서 통상의 지식을 가진 자는 이 사건 등록디자인의 출원 전에 국내에서 널리 알려진 원통형의 슬리브관, 백열전구, 달걀의 형상 및 일반적인 평면적·입체적 도형으로서의 오뚝이 형상에 의하여 확인대상디자인을 용이하게 창작할 수 있으므로 확인대상디자인은 자유실시디자인에 해당하여, 이 사건 등록디자인과 대비할 필요도 없이 그 권리범위에 속하지 않는다고 주장한다.

일반적으로, 등록된 디자인이 디자인등록출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인에 해당하는 경우에는 그 등록이 무효로 되기 전에는 등록디자인의 권리범위를 부인할 수 없지만, 등록디자인과 대비되는 디자인이 등록디자인의 디자인등록출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것인 때에는 등록디자인과 대비할 것도 없이 그 권리범위에 속하지 않게 된다( 대법원 2004. 4. 27. 선고 2002후2037 판결 참조).

이 사건에 관하여 보건대, 먼저 원통형의 슬리브관, 백열전구, 달걀의 형상 및 일반적인 평면적·입체적 도형으로서의 오뚝이 형상이 건축 배관용 슬리브관이 속하는 디자인분야에서 이 사건 등록디자인의 출원 전에 국내에서 널리 알려진 형상이라는 점에 관하여, 갑 제4 내지 16, 18, 19호증의 각 기재만으로는 이를 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 만한 증거가 없다. 뿐만 아니라, 원통의 형상과 오뚝이 형상 사이의 외관상의 차이, 백열전구와 2개의 원통관을 통과시키는 슬리브관 사이의 용도·기능상의 차이, 백열전구 및 달걀의 형상과 오뚝이 형상 사이의 외관상의 차이에 비추어 보면, 원통형의 슬리브관이나 백열전구 혹은 달걀의 형상에 의하여 오뚝이 형상의 슬리브관을 용이하게 창작할 수 있다고 볼 수도 없고, 확인대상디자인은 작은 원형의 기둥과 큰 원형의 기둥이 결합되어 평면에서 볼 때 오뚝이 형상을 하면서 사시도 및 좌·우측면도를 통하여 보면 하나의 기둥을 형성하고 있어 단순히 평면적 도형이나 입체적 도형으로서의 오뚝이 형상을 그대로 부가한 것도 아니어서 일반적인 평면적·입체적 도형으로서의 오뚝이 형상에 의하여 확인대상디자인을 용이하게 창작할 수 있다고 볼 수도 없다.

따라서 확인대상디자인이 주지디자인에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인이라는 원고의 주장은 어느 모로 보아도 받아들일 수 없다.

나. 확인대상디자인은 공지디자인에 의하여 용이하게 창작할 수 있다는 주장

다음으로 원고는, 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지된 발코니 배수용 트랩의 디자인(갑 제11호증), 집수관의 디자인(갑 제12 내지 15, 18, 19호증)에 의하여 용이하게 창작할 수 있고, 공지디자인에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인 역시 자유실시디자인으로 보아야 한다고 주장한다.

이 사건 등록디자인에 대하여 적용되는 구 의장법(2001. 2. 3. 법률 제6413호로 개정되기 전의 것) 제5조 제2항 이 “의장등록출원전에 그 의장이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 국내에서 널리 알려진 형상·모양·색채 또는 이들의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 의장( 제1항 각 호의 1 에 해당하는 의장을 제외한다)은 제1항 의 규정에 불구하고, 의장등록을 받을 수 없다”고 규정하여 주지디자인에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인을 등록받을 수 없도록 한 것과는 달리, 2004. 12. 31. 법률 제7289호로 개정되어 2005. 7. 1.부터 시행된 디자인보호법 제5조 제2항 은 “디자인등록출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지되거나 공연히 실시된 디자인( 제5조 제1항 제1호 에 해당하는 디자인) 또는 간행물에 게재된 디자인( 제5조 제1항 제2호 에 해당하는 디자인)의 결합에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인( 제1항 각 호의 1 에 해당하는 디자인을 제외한다)에 대하여는 제1항 의 규정에 불구하고, 디자인등록을 받을 수 없다”고 규정하여 주지디자인 외에 공지디자인에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 디자인도 등록받을 수 없도록 하였는바, 원고 주장의 취지는 위 개정법 규정에 근거하여, 등록디자인과 대비되는 디자인이 등록디자인의 디자인등록출원 전에 그 디자인이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 공지디자인에 의하여 용이하게 창작할 수 있는 것인 때에는 등록디자인과 대비할 것도 없이 그 권리범위에 속하지 않는 자유실시디자인으로 보아야 한다는 것이다.

그러나 이 사건 등록디자인의 출원 당시 시행중이던 위 구 의장법 제5조 제2항 에는 공지디자인에 대하여는 규정되어 있지 않았고, 위 개정법 부칙 제2조는 위 개정법 시행전에 행한 의장등록출원에 관한 등록요건·출원의 변경·심사·심판·재심 및 소송은 종전의 규정에 의하도록 정하고 있으며, 확인대상디자인을 공지디자인에 의하여 용이하게 창작할 수 있는지 여부에 대한 판단 시기는 이 사건 등록디자인의 출원시를 기준으로 하여야 하는 점에 비추어 보면, 이 사건 등록디자인에 관한 소송에서는 확인대상디자인이 공지디자인에 의하여 용이하게 창작할 수 있음을 근거로 자유실시디자인이라고 인정할 수 없다고 할 것이다.

뿐만 아니라, 갑 제11 내지 15, 18, 19호증의 각 기재에 의하더라도, 이 사건 등록디자인의 출원 전에 공지된 발코니 배수용 트랩 및 배수배관용 집수관 혹은 집수조인트의 형상이 평면도상 오뚝이 형상 또는 그와 유사한 형상으로 이루어져 있는 점은 인정되나, 이들의 평면도상 형상은 두개의 원형이 분리된 형태로서 두 원형의 외연을 감싸는 형태로부터 오뚝이 형상 또는 그와 유사한 형상을 볼 수 있도록 한 것에 불과하여 확인대상디자인의 평면도상 오뚝이 형상과는 차이가 있고, 위에서 본 바와 같이 일반적인 평면적·입체적 도형으로서의 오뚝이 형상에 의하여 확인대상디자인을 용이하게 창작할 수 있다고 보기도 어려우므로, 이 사건 등록디자인의 출원시를 기준으로 보면, 위 증거들에 의하여 건축 배관용 슬리브관 제조 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 확인대상디자인을 용이하게 창작할 수 있다고 인정할 수도 없다.

따라서 이와 다른 견해를 전제로 한 원고의 위 주장 역시 어느 모로 보아도 받아들일 수 없다.

다. 선의로 공연하게 실시하고 있어 권리범위에 속하지 않는다는 주장

나아가 원고는, 평면이 달걀 형상인 슬리브관을 2001.경부터 제조해 오고 있었는데, 이를 오뚝이 형상으로 변형하여 실시했을 뿐 등록디자인권을 침해할 의사는 없었고, 건축 배관용 슬리브관 제조 분야에서 통상의 지식을 가진 자는 용이하게 위와 같은 변형을 가할 수 있으므로 설사 변형 결과 등록디자인과 유사하게 된다 하더라도 권리범위에 속한다고 보아서는 안 된다고 주장한다.

그러나 달걀의 형상에 의하여 오뚝이 형상의 슬리브관을 용이하게 창작할 수 있다고 볼 수 없음은 위에서 본 바와 같고, 확인대상디자인이 등록디자인의 권리범위에 속하는지 여부를 판단함에 있어 확인대상디자인 실시자의 고의·과실 등 주관적 요소는 고려의 대상이 되지 않는 것이므로, 이와 다른 견해를 전제로 한 원고의 위 주장도 받아들일 수 없다.

라. 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인과 유사하지 않다는 주장

(1) 원고의 주장

끝으로 원고는, 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 오뚝이 형상은 크고 작은 두개의 배수관을 관통시키기에 가장 적합한 기능적인 형상으로서 물품의 기능 확보를 위한 필연적 형상이므로 디자인의 유사 여부 판단에서 중요도를 낮게 평가하여야 하고, 두 디자인의 평면을 관찰하면 이 사건 등록디자인에서는 오뚝이 형상의 미감이 느껴지는 반면 확인대상디자인으로부터는 달걀 형상의 미감이 느껴지며, 정면도와 배면도 및 좌·우측면도를 관찰하면 이 사건 등록디자인의 몸통 부분에는 아무런 모양이 없으나 확인대상디자인의 몸통 부분으로부터는 요철 모양을 볼 수 있는 등 차이가 있어 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다고 주장한다.

(2) 오뚝이 형상의 유사의 폭에 관한 판단

디자인의 구성 중 물품의 기능에 관련된 부분에 대하여 그 기능을 확보할 수 있는 선택가능한 대체적인 형상이 그 외에 존재하는 경우에는, 그 부분의 형상은 물품의 기능을 확보하는 데에 불가결한 형상이라고 할 수 없으므로, 그 부분이 공지의 형상에 해당된다는 등의 특별한 사정이 없는 한 디자인의 유사 여부 판단에 있어서 그 중요도를 낮게 평가하여야 한다고 단정할 수 없는바, 이 사건 등록디자인 및 확인대상디자인의 대상이 되는 물품인 건축 배관용 슬리브관은 건축물의 층을 구획하는 콘크리트 구조물 제작용 거푸집 안에 일정한 공간을 점유한 상태로 장착되어 그 거푸집 내부가 콘크리트로 메워지더라도 2개의 배수관이 지나갈 수 있는 관통 공간을 몸체부 내부에 확보해 둠으로써, 콘크리트의 타설 완료 후 위쪽에서 내려오는 2개의 배수관이 상면 폐쇄면이 제거된 몸체부의 내부 공간을 통과하여 아래쪽의 배수배관용 집수조인트의 2개의 이경관에 연결될 수 있도록 하면 그 기능을 다하는 것이므로, 건축 배관용 슬리브관이 이러한 기능을 다하기 위해서 그 평면부가 반드시 오뚝이 형상을 갖고 있어야 한다고는 볼 수 없고, 동일한 기능을 수행하면서도 전체적인 미감을 고려하여 그 평면부의 형상이 얼마든지 다르게 구성될 수 있다고 할 것이다( 대법원 2006. 9. 8. 선고 2005후2274 판결 참조).

또한, 오뚝이 형상이 건축 배관용 슬리브관이 속하는 디자인분야에서 이 사건 등록디자인의 출원 전에 국내에서 공지된 형상이라는 점에 관하여, 갑 제11 내지 15, 18, 19호증의 각 기재만으로는 이를 인정하기에 부족하고 달리 이를 인정할 만한 증거가 없으므로, 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인을 대비함에 있어 오뚝이 형상의 유사의 폭을 넓게 보아야 할 것이다.

(3) 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 대비 판단

(가) 판단 기준

디자인의 유사 여부는 이를 구성하는 각 요소를 분리하여 개별적으로 대비할 것이 아니라 그 외관을 전체적으로 대비·관찰하여 보는 사람으로 하여금 상이한 심미감을 느끼게 하는지의 여부에 따라 판단하여야 하므로 그 지배적인 특징이 유사하다면 세부적인 점에 다소 차이가 있을지라도 유사하다고 보아야 하고, 또한 디자인보호법이 요구하는 객관적 창작성이란 고도의 창작성, 즉 과거 또는 현존의 모든 것과 유사하지 아니한 독특함은 아니므로 과거 및 현존의 것을 기초로 하여 거기에 새로운 미감을 주는 미적 고안이 결합되어 그 전체에서 종전의 디자인과는 다른 미감적 가치가 인정되는 정도면 디자인보호법에 의한 디자인등록을 받을 수 있으나, 부분적으로는 창작성이 인정된다고 하여도 전체적으로 보아서 과거 및 현재의 디자인들과 다른 미감적 가치가 인정되지 아니한다면 그것은 단지 공지된 디자인의 상업적, 기능적 변형에 불과하여 창작성을 인정할 수 없다( 대법원 2001. 6. 29. 선고 2000후3388 판결 등 참조).

(나) 구체적 대비

이 사건 등록디자인과 확인대상디자인의 사시도 및 평면도와 저면도를 대비하면, 두 디자인 모두 전체적으로 평면에서 볼 때 작은 원형과 큰 원형의 결합으로 이루어져 오뚝이 형상을 하면서 플랜지부까지 오뚝이 형상의 기둥으로 몸체부를 형성하고 있고, 몸체부의 하단에 플랜지부가 구성되어 있으며, 플랜지부의 외주면에 4개의 고정보스가 형성되어 있는 특징을 관찰할 수 있다.

한편, 위 각 도면과 함께 정면도, 배면도 및 좌·우측면도를 대비하면, 이 사건 등록의장은 몸체부의 외주면이 매끈한 형상인 데 비하여 확인대상디자인의 외주면에는 횡단면이 ‘ ’인 돌기와 ‘ ’와 같은 하나의 홈을 이룬 요철부가 번갈아 다수 배치되어 있다는 점, 이 사건 등록디자인의 저면에는 역시 오뚝이 형상의 플랜지부가 형성되어 있으나 확인대상디자인의 저면에는 달걀 형상의 플랜지부가 형성되어 있다는 점, 그리고 확인대상디자인은 두 개의 원형 중앙부에 통공이 있다는 점을 관찰할 수 있다.

(다) 판 단

위 인정 사실에 의하면, 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인은 모두 전체적으로 볼 때 몸체부의 평면에 나타나는 오뚝이 형상이 보는 사람의 주목을 가장 잘 끄는 지배적인 특징이라고 할 것이므로, 위에서 본 바와 같이 이 사건 등록디자인과 확인대상디자인을 대비함에 있어 오뚝이 형상의 유사의 폭을 넓게 보는 이상 이 사건 등록디자인에는 없고 확인대상디자인에만 나타나 있는 차이점 그 자체가 오뚝이 형상에서 오는 지배적인 심미감을 압도할 수 있는 객관적 창작성을 갖고 있다고 평가되지 않는 한 확인대상디자인은 이 사건 등록디자인의 유사의 폭 안에 있다고 보아야 할 것이다.

그런데 위에서 본 확인대상디자인에만 나타나 있는 요소들은 몸체부의 전체적인 형상에 가려 심미감을 자아내기 어려운 부분이고, 건축 배관용 슬리브관 제조 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 변경하여 적용할 수 있는 상업적, 기능적 변형에 불과하여 전체적인 심미감에 차이를 줄 정도에 이르렀다고 볼 수는 없다.

(4) 소결론

따라서 이와 달리 확인대상디자인과 이 사건 등록디자인의 공통된 부분인 오뚝이 형상의 유사의 폭을 좁게 보고 확인대상디자인에만 나타나 있는 요소의 창작성을 높게 보아야 한다는 원고의 주장 역시 받아들일 수 없다.

3. 결 론

그렇다면 확인대상디자인이 이 사건 등록디자인의 권리범위에 속하지 않는다는 원고의 주장은 모두 이유 없고, 이 사건 심결은 이와 결론이 같아 적법하므로, 그 취소를 구하는 원고의 청구를 기각한다.

판사 김용섭(재판장) 심준보 박태일

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