2. 소송비용은 원고가 부담한다.

가. 이 사건 등록상표

(1) 출원일/등록일/갱신등록일/등록번호: 1993. 2. 23./1994. 2. 24./2003. 6. 10./제285848호

(2) 표장:

(3) 상표권자: 소외 1, 2

(4) 지정상품: 상품류 구분 제29류의 ‘김, 미역, 튀각’

나. 이 사건 심결 및 소 제기의 경위

(1) 피고는 2009. 4. 14. 이 사건 등록상표의 상표권자인 소외 1, 2(이하 통칭하여 ‘상표권자들’이라 한다)를 상대로 특허심판원에 2009당863호 로, 이 사건 등록상표는 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 3년 이상 국내에서 사용되지 않았으므로 취소되어야 한다고 주장하면서 취소심판을 청구하였다. 원고는 위 심판에 상표권자들의 보조참가인으로 참가하였다.

(2) 특허심판원은 위 심판청구사건을 심리한 다음, 2009. 12. 11. 상표권자들과 통상사용권자가 실제로 사용한 상표는 이 사건 등록상표와 동일성이 없는 상표이고, 달리 이 사건 등록상표가 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 3년 이내에 정당하게 사용되었음을 인정할 증거가 없다는 이유로 피고의 위 심판청구를 받아들이는 이 사건 심결을 하였다.

(3) 이에 원고는 상표권자들의 보조참가인으로서 이 사건 심결의 취소를 구하는 이 사건 소송을 제기하였다.

[인정근거] 갑 제1 내지 3호증, 변론 전체의 취지

2. 원고 주장의 이 사건 심결 위법사유의 요지

상표권자들 또는 통상사용권자가 이 사건 등록상표와 동일성이 있는 상표를 그 지정상품에 대하여 취소심판청구일 전 3년 이내에 국내에서 정당하게 사용하였으므로, 이와 결론을 달리한 이 사건 심결은 위법하다.

3. 이 사건 심결의 적법 여부에 관한 판단

가. 이 사건 등록상표의 사용 여부

(1) 판단기준

상표법 제73조 제1항 제3호 에서 규정하는 ‘등록상표의 사용’이라 함은 등록상표와 동일한 상표를 사용한 경우를 말하고, 동일한 상표라고 함은 등록상표 그 자체뿐만 아니라, 거래사회의 통념상 등록상표와 동일하게 볼 수 있는 형태의 상표를 포함하나 유사상표를 사용한 경우는 포함하지 않는다( 대법원 2005. 7. 15. 선고 2004후1588 판결 등 참조). 특히, 실제 사용된 상표가 등록상표와 비교하여 그 지정상품과 관련하여 식별력이 없는 구성이 부가된 정도의 차이만 있는 경우에는 등록상표와의 동일성이 부정되지 않지만( 대법원 2005. 9. 29. 선고 2004후622 판결 등 참조), 등록상표에 다른 문자 부분이 결합되어 새로운 관념을 형성하는 것인 경우에는 등록상표의 동일성과 독립성이 상실되어 그 사용을 등록상표의 사용으로 볼 수 없다 할 것이다( 대법원 1996. 10. 11. 선고 96후92 판결 , 1998. 6. 9. 선고 97후2118 판결 등 참조).

(2) 원고 주장의 상표 사용에 관한 판단

(가) 원고는 먼저, 이 사건 등록상표의 상표권자들이나 통상사용권자가 취소심판청구일 전 3년 이내에 그 지정상품에 관하여 “ ”, “ ”, “ ”, “ ”, “ ”, “ ”, “ ”과 같은 상표를 정당하게 사용하였고, 위 상표들은 이 사건 등록상표와 동일성이 있다고 주장한다.

살피건대, 위 상표들 중 일부에 포함된 ‘김’, ‘돌김’ 부분은 지정상품과 관련하여 식별력이 없는 구성이 부가된 정도에 불과하다. 그러나 위 상표들 모두에 포함된 ‘소문난’ 부분은 비록 ‘삼부자’ 부분보다 글자가 작고 그 위쪽에 위치하거나 그 왼쪽에 비스듬하게 결합되며 일부는 색깔이 다른 등의 차이가 있으나, 거래사회의 통념상 ‘삼부자’(이는 아버지와 두 아들을 통틀어 이르는 말이다)를 수식하여 그 전체로서 ‘사람들의 입에 오르내려 널리 알려진 삼부자’라는 새로운 관념을 형성한다 할 것이다. 따라서 위 상표들에서 이 사건 등록상표에 해당하는 ‘삼부자’ 부분은 동일성과 독립성을 상실하였다고 할 것이므로, 상표권자들이나 통상사용권자가 위 상표들을 사용하였다 하더라도 이를 가지고 이 사건 등록상표와 동일성이 있는 상표를 사용한 것으로 볼 수는 없다. 그러므로 원고의 위 주장은 받아들일 수 없다.

(나) 원고는 다음으로, 이 사건 등록상표의 통상사용권자가 취소심판청구일 전 3년 이내에 그 지정상품에 관하여 이 사건 등록상표와 동일성이 있는 “ ”와 같은 상표를 정당하게 사용하였다고 주장한다.

살피건대, 갑 제5호증의 1 내지 4, 갑 제6호증의 1, 을 제1호증의 1, 2의 각 일부 기재 및 영상, 증인 소외 3의 일부 증언에 의하면, 이 사건 등록상표의 통상사용권자인 소외 4 주식회사가 제조원으로 표시된 다시마튀각 및 돌김 제품 등을 소외 3이 ‘삼부자식품’이라는 상호로 인터넷에서 이를 광고하면서 판매하고 있는 사실, 위 다시마튀각 제품의 비닐포장에 “ ”와 같은 상표가, 위 돌김 제품 등이 포함된 종합선물세트 상자에 “ ”과 같은 상표가 표시되어 있는 사실은 인정된다.

그러나 더 나아가 위 상표들이 취소심판청구일인 2009. 4. 14. 전 3년 이내에 사용된 것인지에 관하여 살펴보면, 이에 관한 증거로는 갑 제4호증의 2, 3, 갑 제5, 6호증의 각 1 내지 4, 갑 제8호증의 1 내지 10의 각 일부 기재 및 영상, 증인 소외 3의 일부 증언이 있으나, 이 증거들은 다음과 같은 사정들에 비추어 위와 같은 사실을 인정하기에 부족하거나 이를 믿기 어렵다. 즉, ⓛ 취소심판 당시에는 보조참가인인 원고에게 심판대리인이 있었음에도 ‘소문난 삼부자’로 된 상표의 사용증거만 제출되었을 뿐 위 상표들의 사용증거는 전혀 제출되지 않았다가 이 사건 소송에 와서야 2010. 3. 18.자 준비서면 제출 이후부터 비로소 제출되기 시작하였다. ② 을 제1호증의 2, 을 제7호증의 2, 을 제10호증의 1 내지 6의 각 기재 및 영상에 의하면, 소외 4 주식회사는 2009. 6. 30. 폐업신고되었음에도 그 회사가 취소심판청구일 전에 삼부자식품에 돌김 제품 등을 팔면서 공급하였다는 김 종합선물세트의 상자(갑 제5호증의 3, 4)가 2010. 3.경에도 삼부자식품에 의하여 사용되고 있는 사실이 인정되는바, 이에 비추어 보면 위 상자가 원고 주장과 같이 소외 4 주식회사에 의하여 취소심판청구일 전에 공급된 것인지 의문이 든다. ③ 다시마튀각 제품 등의 비닐포장지에 찍힌 유통기한으로는 그 제품의 실제 제조일자를 입증하기에 부족하다. ④ 을 제2호증의 1 내지 3, 을 제3호증의 1 내지 8, 을 제15호증의 1 내지 3의 각 기재 및 영상에 변론 전체의 취지를 종합하면, 통상사용권자인 소외 4 주식회사와 상표권자들 중 1인인 소외 2(‘ ○○○’라는 상호를 사용함)는 2007년경 및 2008년경에 경기도 광주시장 또는 화성시장에게 식품(식품첨가물)품목제조보고서 또는 품목제조보고사항변경보고서를 제출할 때 김 등의 제품명에 ‘소문난 삼부자 김’과 같은 식으로 기재하였고, 둘 다 그 김, 튀각 등의 제품 포장지에 일관되게 ‘소문난 삼부자’로 된 상표를 사용한 사실이 인정되는바, 이에 비추어 보면 소외 4 주식회사가 그 제품에 ‘삼부자’로만 된 상표를 사용하는 것이 오히려 이례적이다.

한편, 설령 삼부자식품을 경영하는 소외 3이 취소심판청구일 전 3년 이내에 통상사용권자인 소외 4 주식회사의 허락 아래 다시마튀각, 돌김 등의 포장지나 상자 등에 위 상표들을 사용하였다 하더라도 이를 통상사용권자의 사용으로는 볼 수 없다(더군다나, 을 제1호증의 1의 기재에 의하면, 상표권자들과 소외 4 주식회사 사이의 통상사용권설정계약에는 소외 4 주식회사가 제3자에게 이 사건 등록상표의 사용을 허락할 수 있는 권한에 관해서는 아무런 규정이 없는 사실이 인정된다).

그밖에 달리 원고의 위 주장사실을 인정할 만한 증거가 없으므로, 원고의 위 주장도 받아들일 수 없다.

나. 소결론

결국, 취소심판청구일 전 3년 이내에 이 사건 등록상표가 정당하게 사용되었음을 인정할 만한 증거가 없으므로, 이 사건 등록상표는 상표법 제73조 제1항 제3호 에 해당하여 그 등록이 취소되어야 한다. 따라서 이와 결론을 같이한 이 사건 심결은 적법하다.

4. 결론

그렇다면, 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 받아들이지 아니하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 김의환(재판장) 성창익 박종학

심급 사건

본문참조판례

본문참조조문

관련문헌