[2] 인용상표가 주지·저명상표가 아닌 경우, 출원상표에 상표법 제7조 제1항 제11호가 적용되기 위한 요건

[2] 상표법 제7조 제1항 제11호에서 말하는 "수요자를 기만할 염려가 있는 상표"라고 하기 위하여는 인용상표나 그 사용상품이 반드시 주지·저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상품이나 상표라고 하면 특정인의 상품이나 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 할 것이고, 이러한 경우에는 인용상표와 동일·유사한 상표가 같은 사용상품에 사용될 경우에만 위 규정에 의하여 일반 수요자로 하여금 상품의 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 할 수 있을 것이며, 나아가 이미 특정인의 상표라고 인식된 상표를 사용하는 상품의 출처 등에 관한 일반 수요자의 오인·혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하고자 하는 위 규정의 목적에 비추어 보면, 인용상표가 저명성을 획득할 정도로 일반 수요자 사이에 널리 알려지지 못하고 수요자나 거래자에게 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로만 알려져 있는 경우라도, 만일 어떤 상표가 인용상표와 동일 또는 유사하고, 인용상표의 구체적인 사용실태나 두 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 견련의 정도 기타 일반적인 거래의 실정 등에 비추어 그 상표가 인용상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우에 못지 않을 정도로 인용상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 만한 특별한 사정이 있다고 보이는 경우라면, 비록 그것이 인용상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우가 아니라고 할지라도, 일반 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 한다.

2. 가. 상표법 제7조 제1항 제4호에서 "공공의 질서 또는 선량한 풍속을 문란하게 할 염려가 있는 상표"라 함은 상표의 구성 자체 또는 그 상표가 그 지정상품에 사용되는 경우 일반 수요자에게 주는 의미나 내용이 사회공공의 질서에 위반하거나 사회 일반인의 통상적인 도덕관념인 선량한 풍속에 반하는 경우를 말한다고 할 것인바, 인용상표가 주지·저명하지 아니하다면 비록 인용상표가 창작성 있는 것이라고 하더라도 이를 모방하여 지정상품을 달리하여 출원한 것 자체만으로는 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당한다고 할 수 없다 (대법원 1997. 10. 14. 선고 96후2296 판결 참조).

그럼에도 원심은, 인용상표가 주지·저명한지 여부에 관하여 아무런 심리도 하지 아니한 채 본원상표가 상표법 제7조 제1항 제4호에 해당한다고 판단하였으니, 원심심결에는 위 상표법 규정에 관한 법리를 오해하여 심리를 다하지 아니한 위법이 있고, 이는 심결 결과에 영향을 미쳤음이 분명하므로, 이 점을 지적하는 상고이유의 주장은 이유가 있다.

나. 상표법 제7조 제1항 제11호에서 말하는 "수요자를 기만할 염려가 있는 상표"라고 하기 위하여는 인용상표나 그 사용상품이 반드시 주지·저명하여야 하는 것은 아니지만 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 그 상품이나 상표라고 하면 특정인의 상품이나 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있어야 할 것이고, 이러한 경우에는 인용상표와 동일·유사한 상표가 같은 사용상품에 사용될 경우에만 위 규정에 의하여 일반 수요자로 하여금 상품의 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 할 수 있을 것 이며, 한편 인용상표가 그 사용상품에 대한 관계거래자 이외에 일반 공중의 대부분에게까지 널리 알려지게 됨으로써 저명성을 획득하게 되면 그 상표를 주지시킨 상품 또는 그와 유사한 상품뿐만 아니라, 이와 다른 종류의 상품이라고 할지라도 그 상품의 용도 및 판매거래의 상황 등에 따라 저명상표권자나 그와 특수한 관계가 있는 자에 의하여 생산·판매되는 것으로 수요자로 하여금 상품의 출처를 오인·혼동케 하거나 수요자를 기만할 염려가 있다고 할 것이고, 나아가 이미 특정인의 상표라고 인식된 상표를 사용하는 상품의 출처 등에 관한 일반 수요자의 오인·혼동을 방지하여 이에 대한 신뢰를 보호하고자 하는 위 규정의 목적에 비추어 보면, 인용상표가 저명성을 획득할 정도로 일반 수요자 사이에 널리 알려지지 못하고 수요자나 거래자에게 특정인의 상표로 인식될 수 있을 정도로만 알려져 있는 경우라도, 만일 어떤 상표가 인용상표와 동일 또는 유사하고, 인용상표의 구체적인 사용실태나 두 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 견련의 정도 기타 일반적인 거래의 실정 등에 비추어 그 상표가 인용상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우에 못지 않을 정도로 인용상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 만한 특별한 사정이 있다고 보이는 경우라면, 비록 그것이 인용상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우가 아니라고 할지라도, 일반 수요자로 하여금 출처의 오인·혼동을 일으켜 수요자를 기만할 염려가 있다고 보아야 할 것 이다(대법원 1997. 3. 14. 선고 96후412 판결, 1997. 10. 14. 선고 96후2296 판결 등 참조).

그러므로 원심으로서는 본원상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당하는지 여부를 판단함에 있어서, 인용상표가 주지·저명한지 아니면 적어도 국내의 일반거래에 있어서 수요자나 거래자에게 특정인의 상표라고 인식될 수 있을 정도로 알려져 있고, 인용상표의 구체적인 사용실태나 두 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 견련의 정도 기타 일반적인 거래의 실정 등에 비추어 본원상표가 인용상표의 사용상품과 동일 또는 유사한 지정상품에 사용된 경우에 못지 않을 정도로 인용상표권자에 의하여 사용되는 것이라고 오인될 만한 특별한 사정이 있는지 여부를 심리하였어야 할 것인데, 원심은, 이 점에 관하여도 전혀 심리를 하지 아니한 채 막연히 실제 의류에 알려진 인용상표와 코헤르, 등산캠프용 텐트에 관한 본원상표가 외관, 칭호, 관념에 있어 동일 또는 극히 유사하다는 이유만으로 본원상표가 상표법 제7조 제1항 제11호에 해당한다고 판단하였으니, 결국 원심심결에는 위 상표법 규정에 관한 법리를 오해하여 인용상표의 주지도 및 인용상표의 구체적인 사용실태, 두 상표가 사용되는 상품 사이의 경제적인 견련의 정도 등 출처의 오인·혼동을 일으킬 특별한 사정에 관한 심리를 다하지 아니한 위법이 있고, 이 또한 심결 결과에 영향을 미쳤음이 분명하므로, 이 점을 지적하는 상고이유의 주장도 이유가 있다.

3. 그러므로 원심심결을 파기하고 사건을 다시 심리·판단케 하기 위하여 특허청 항고심판소에 환송하기로 하여 주문과 같이 판결한다.