[2] 특허법 제29조 제2항 에서 정한 ‘그 발명이 속하는 기술분야’의 의미 및 특허발명이 이용되는 산업분야와 다른 산업분야의 비교대상발명을 특허발명의 진보성을 부정하는 선행기술로 삼을 수 있는 경우

[3] 비교대상발명 2는 ‘슬러지 건조장치’에 관한 것으로 명칭이 “숯을 함유한 비닐의 제조방법”인 특허발명의 특허청구범위 제3항 발명과 기술분야가 같지 않지만, 특정 산업분야에만 적용될 수 있는 것이 아니라 숯이 함유된 비닐이나 플라스틱 용기의 제조과정에서 수분을 제거하려는 과제를 해결하기 위해 별다른 어려움 없이 이용할 수 있는 장치이므로, 이를 특허청구범위 제3항 발명의 진보성을 부정하는 선행기술로 삼을 수 있다고 한 사례

1. 상고이유 제1점에 대하여

기록에 비추어 살펴보면, 명칭을 “숯을 함유한 비닐의 제조방법”으로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 제828585호)의 특허청구범위 제1항(이하 ‘이 사건 제1항 발명’이라고 하고 나머지 청구항도 같은 방식으로 부른다)과 “숯을 함유한 플라스틱 용기의 제조방법”에 관한 원심 판시 비교대상발명 1은 숯 분말과 폴리에틸렌 수지 등의 혼합물을 이용하여 비닐이나 플라스틱 용기를 제조하는 방법이라는 점에서 그 기술분야가 동일하거나 밀접한 관련이 있다. 이 사건 제1항 발명의 원심 판시 구성 3은 비교대상발명 1에서 ‘숯이 함유되어 있는 플라스틱 칩을 90℃의 열풍으로 4시간 정도 건조시켜 수분을 완전히 제거하는’ 구성과 대응되고, 양 대응구성은 90℃ 정도의 온도에서 숯 분말과 폴리에틸렌 수지 등의 혼합물에 포함된 수분을 제거하는 점에서 동일하며, 다만 수분 제거를 이 사건 제1항 발명은 칩의 성형단계 이전에 하는 반면, 비교대상발명 1은 칩의 성형단계 이후에 하는 점에서 차이가 있다. 그러나 구성 3은 칩의 성형단계 이전에 수분 제거를 통하여 기공 형성을 방지하고자 하는 것인데, 비교대상발명 1에는 칩의 성형단계 이전인 숯 분말과 폴리에틸렌 수지가 혼련(혼련)되는 과정에서 기공의 형성을 방지하는 구성이 나타나 있으므로, 그 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)라면 비교대상발명 1의 대응구성에서 칩의 성형단계 이전에 수분을 제거하는 구성으로 변경하는 것에 기술적 어려움이 없다고 할 것이다. 따라서 구성 3은 통상의 기술자가 비교대상발명 1의 대응구성으로부터 용이하게 도출해 낼 수 있다. 그 밖에 이 사건 제1항 발명의 원심 판시 구성 1, 2, 4, 5는 비교대상발명 1에 개시된 대응구성과 차이가 없다.

그렇다면 이 사건 제1항 발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1로부터 용이하게 발명할 수 있어서 진보성이 부정된다고 할 것이므로, 같은 취지로 판단한 원심은 정당하고 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같이 진보성 판단에 관한 채증법칙 위반, 심리미진 등의 위법이 없다.

2. 상고이유 제2점에 대하여

특허법 제29조 제2항 에서 정하는 “그 발명이 속하는 기술분야”라 함은 원칙적으로 당해 특허발명이 이용되는 산업분야를 말한다. 따라서 당해 특허발명이 이용되는 산업분야가 비교대상발명의 그것과 다른 경우에는 비교대상발명을 당해 특허발명의 진보성을 부정하는 선행기술로 사용하기 어렵다 하더라도, 문제가 된 비교대상발명의 기술적 구성이 특정 산업분야에만 적용될 수 있는 구성이 아니고 당해 특허발명의 산업분야에서 통상의 지식을 가진 자가 특허발명의 당면한 기술적 문제를 해결하기 위하여 별다른 어려움 없이 이용할 수 있는 구성이라면, 이를 당해 특허발명의 진보성을 부정하는 선행기술로 삼을 수 있다 ( 대법원 2008. 7. 10. 선고 2006후2059 판결 등 참조).

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 비교대상발명 2는 ‘슬러지 건조장치’에 관한 것으로서 이 사건 제3항 발명 및 비교대상발명 1과 그 기술분야가 동일하지 아니하나, 비교대상발명 2에 개시된 슬러지 건조장치는 수분 제거 수단으로서 특정 산업분야에만 적용될 수 있는 것이 아니라, 숯이 함유된 비닐이나 플라스틱 용기의 제조과정에서 수분을 제거하고자 하는 과제를 해결하기 위하여 별다른 어려움 없이 이용할 수 있는 장치이다. 따라서 비교대상발명 2는 이 사건 제3항 발명의 진보성을 부정하는 선행기술로 삼을 수 있고, 통상의 기술자가 비교대상발명 1과 2를 결합함에 기술적 어려움이 없다. 그리고 이 사건 제3항 발명은 이 사건 제1항 발명의 종속항으로서 거기에 부가된 구성은 비교대상발명 2에 개시된 구성과 혼합물(슬러지)에 포함된 수분이 회전되는 날개차(분쇄날개)의 교반에 의하여 제거된다는 점 등에서 그 구성 및 작용효과에서 차이가 없다.

그렇다면 이 사건 제3항 발명은 통상의 기술자가 비교대상발명 1과 2를 결합하여 용이하게 발명할 수 있어서 진보성이 부정된다고 할 것이다. 같은 취지로 판단한 원심은 정당하고 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같은 진보성 판단에 관한 채증법칙 위반, 심리미진 등의 위법이 없다. 그 밖에 이 사건 제2항, 제4항 및 제5항 발명에 관한 상고이유에서의 주장은 이 사건 제1항 및 제3항 발명의 진보성이 부정되지 않음을 전제로 하는 것이어서 받아들일 수 없다.

3. 결론

그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하기로 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.