[2] 정정심판청구서 중 정정을 구하는 부분이 보정에 의하여 변경됨으로써 그 내용에 동일성을 인정할 수 없는 정도의 실질적인 변화를 가져온 경우, 요지변경에 해당하는지 여부(적극)

[3] 정정이 발명의 특허청구범위를 확장하거나 실질적으로 변경한 것이 되어 구 특허법 제136조 제2항 에 위배된다고 한 사례

[2] 정정심판청구에 있어서는 정정을 구하는 부분의 특정은 청구의 취지에 해당하므로 만일 정정심판청구서 중 정정을 구하는 부분이 보정에 의하여 변경됨으로써 그 내용에 동일성을 인정할 수 없는 정도의 실질적인 변화를 가져온 경우에는 그 보정은 정정심판청구서의 요지를 변경하는 것으로서 허용되지 아니한다.

[3] 정정이 발명의 특허청구범위를 확장하거나 실질적으로 변경한 것이 되어 구 특허법 제136조 제2항 에 위배된다고 한 사례.

2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

[증거 : 갑1 내지 4호증, 을1 내지 3호증]

가. 이 사건 특허발명

(1) 원고는 명칭이 "고강력 합성수지 끈 및 그 제조방법"인 별지 도면 1과 같은 이 사건 특허발명(등록번호 제248236호, 1997. 1. 10. 출원, 1999. 12. 16. 등록)의 권리자이다.

(2) 이 사건 특허발명은 고강력 합성수지 끈 및 그 제조방법에 관한 것으로서, 그 특허청구범위는 다음과 같다.

『1. 폴리프로필렌(PP) 66%와 폴리에틸렌(PE) 34% 비율로 혼합된 합성수지 혼합물을 필름화시킨 상태에서 이를 6조각으로 가닥을 내고 가닥난 필름 주면상에 조밀하게 흠집처리를 하여서 됨을 특징으로 하는 고강력 합성수지끈(이하 '이 사건 제1항 발명'이라 한다).

2. 입자형태로 된 폴리프로필렌(PP)과 폴리에틸렌(PE)을 2:1 비율정도, 구체적으로는 폴리프로필렌 66%와 폴리에틸렌 34% 비율로 혼합기에 투입하여 혼합하고, 이 혼합물을 압출부의 원통형 다이를 통해 포대형 필름으로 압출하여 냉간 롤러에서 냉각시키며, 이를 다시 인취 롤러에서 겹쳐지게 한 상태에서 커터부의 다수의 칼날을 이용해 길이 방향으로 6조각을 낸 후 연신부의 연신 롤러를 통해 연신판으로 보내 열을 가하면서 연신을 시킨 후 이를 공냉으로 냉각시킨 상태에서 주면상에 다수의 흠집 칼날이 다수 형성된 원형 롤러를 차례로 거치게 함으로써 6조각 난 필름의 주면상에 조밀하게 흠집을 내고 주면상에 조밀하게 흠집이 난 필름은 핀치롤러를 통해 바인더에 권취하고, 권취된 바인더는 다시 연사기에 걸어 꼬임을 줌을 특징으로 하는 고강력 합성수지 끈의 제조방법(이하 '이 사건 제2항 발명'이라 한다)』

나. 이 사건 심결의 경위

(1) 원고는 2002. 3. 8. 특허심판원에 이 사건 특허발명의 특허청구범위를 별지 정정 청구범위 목록 1항과 같이 정정하여 달라는 정정심판을 청구하였다.

(2) 특허심판원은 이를 2002당1037호로 심리하던 중 2002. 10. 8. 원고에게 정정거절이유통지를 하자, 원고는 2003. 1. 17. 정정심판청구서상의 특허청구범위를 별지 정정 청구범위 목록 2항과 같이 보정하는 내용의 심판청구보정서를 제출하였고, 그 후 특허심판원은 2003. 2. 28. 아래 다.항과 같은 이유로 원고의 정정심판청구를 기각하는 이 사건 심결을 하였다.

다. 이 사건 심결 이유의 요지

(1) 심판청구서의 보정은 청구의 이유에 대한 것을 제외하고는 그 요지를 변경할 수 없고, 정정심판에 있어서 정정을 구하는 부분의 특정은 청구의 취지에 해당하므로 그 요지를 변경할 수 없는바, 원고가 별지 정정 청구범위 목록 1항을 별지 정정 청구범위 목록 2항으로 보정한 것이 그 요지를 변경한 것인지 여부를 살펴보면, ① 특허청구범위 제1항의 '여러 조각으로 가닥난 필름'을 '6조각으로 가닥난 필름'으로 보정한 것은 그 요지를 변경하는 것이 되고, ② 특허청구범위 제2항의 '위 조각난 필름'을 '위 냉각시킨 조각난 필름'으로 보정한 것도 흠집 공정이 6조각으로 커팅한 후 연신, 냉각, 권취의 어느 단계에서도 가능하던 것을 반드시 냉각 이후의 단계에서만 가능하게 하는 것으로서 그 요지를 변경한 것이 되므로, 이와 같이 보정하는 것은 허용되지 않는다.

(2) 나아가 별지 정정 청구범위 목록 1항을 대상으로 하여 정정의 허용 여부를 살펴보면, ① 특허청구범위 제1항은 정정 전에는 '6조각으로 가닥난 필름'으로 한정되어 있던 구성이 정정 후에는 '여러 조각으로 가닥난 필름'으로 변경됨으로써 정정 후의 특허청구범위가 더욱 확대되는 것이고, ② 특허청구범위 제2항도 정정 전에는 흠집 공정이 필름을 6조각으로 커팅한 후 냉각 공정 이후에만 수행하는 것이었는데 정정 후에는 흠집 공정이 필름을 6조각으로 커팅한 후 연신, 냉각, 권취 공정의 어느 단계에서도 수행 가능한 것으로 되어 특허청구범위가 실질적으로 변경되거나 확장된 경우에 해당하므로, 원고의 이 사건 정정심판청구는 허용되지 않는다.

2. 이 사건 심결의 적법 여부

가. 원고 주장의 심결 취소 사유

(1) 원고가 정정의견제출통지를 받고 보정한 별지 정정 청구범위 목록 2항은 이 사건 특허발명의 당초 청구범위와 동일성을 유지하는 것이고 별지 정정 청구범위 목록 1항과 비교하여 보더라도 그 청구범위를 축소하여 보정한 것에 불과함에도 이를 요지변경으로 보아 심판청구의 취지가 변경되었다고 판단한 이 사건 심결은 위법하다.

(2) 별지 정정 청구범위 목록 1항과 같이 이 사건 제1항 발명의 청구범위에서 '∼을 필름화시킨 상태에서 이를 6조각으로 가닥을 내고'를 삭제하고 '여러 조각으로 가닥난 필름을 꼬아서 형성된 고강력 합성수지 끈에 있어서'를 부가한 것은 종래 기술인 전제부를 더욱 확대하여 인정한 것이고 발명의 요지는 전제부가 아닌 특징부에 있으므로 위와 같은 정정은 청구범위를 확대한 것이 아니고 오히려 청구범위를 감축한 것이다.

(3) 이 사건 제2항 발명에서 조각난 필름에 조밀하게 흠집을 내는 공정은 별지 도면의 도1에서 알 수 있듯이 냉각공정 이후에 수행하는 것이고, 별지 정정 청구범위 목록 1항을 자세히 살펴보면 이 사건 제2항 발명에서 '조각난 필름'이라는 명칭은 전제부에서 냉각공정 이후에 처음으로 명명되고 있으므로 뒷부분의 '상기 조각난 필름' 역시 '냉각공정 이후의 조각난 필름'만을 지칭하는 것이고, 따라서 이 사건 제2항 발명의 정정 역시 청구범위의 확대 또는 변경에 해당하지 않는다.

나. 판 단

(1) 2003. 1. 17.자 심판청구보정서가 심판청구서의 요지변경에 해당하는지 여부

구 특허법(2001. 2. 3. 법률 제6411호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제140조 제2항 은 " 제1항 의 규정에 의하여 제출된 심판청구서의 보정은 그 요지를 변경할 수 없다. 다만, 제1항 제3호 에 규정된 청구의 이유에 대하여는 그러하지 아니하다."라고 규정하고 있는바, 위 규정의 취지는 심판청구서 중 청구의 취지에 관하여 요지변경을 쉽게 인정할 경우 심판절차의 지연을 초래하거나 피청구인의 방어권 행사를 곤란케 할 우려가 있기 때문이라 할 것이고, 요지의 변경이라 함은 특허청구의 범위를 증가, 감소 또는 변경함을 말하는 것이라 할 것이다( 대법원 1997. 11. 14. 선고 96후2265 판결 참조).

그렇다면 이 사건과 같이 정정심판청구에 있어서는 정정을 구하는 부분의 특정은 청구의 취지에 해당하므로 만일 정정심판청구서 중 정정을 구하는 부분이 보정에 의하여 변경됨으로써 그 내용에 동일성을 인정할 수 없는 정도의 실질적인 변화를 가져온 경우에는 그 보정은 정정심판청구서의 요지를 변경하는 것으로서 허용되지 아니한다.

살피건대, 2003. 1. 17.자 심판청구보정서는 정정을 구하는 이 사건 특허발명의 특허청구범위를 별지 정정 청구범위 목록 1항에서 별지 정정 청구범위 목록 2항으로 보정하는 내용으로서, 구체적으로 이 사건 제1항 발명의 '여러 조각으로 가닥난 필름'을 '6조각으로 가닥난 필름'으로, 이 사건 제2항 발명의 '상기 조각난 필름'을 '상기 냉각시킨 조각난 필름'으로 각 변경하는 것인바, 이 사건 제1항 발명은 위 보정에 의하여 구성요소의 수치범위가 축소됨으로써 정정을 구하는 특허청구범위가 실질적으로 감소되는 결과가 되었고, 이 사건 제2항 발명은 보정 전에는 연신, 냉각, 흠집 공정이 '흠집→연신→냉각', '연신→흠집→냉각', '연신→냉각→흠집'의 어느 순서로도 모두 가능하였던 것이(원고는 별지 정정 청구범위 목록 1항에서 '조각난 필름'이라는 명칭이 냉각공정 이후에 처음으로 명명되고 있으므로 뒷부분의 '상기 조각난 필름' 역시 '냉각공정을 거친 조각난 필름'만을 지칭하는 것으로 보아야 하고 그에 따라 위 보정 전에도 '연신→냉각→흠집'의 순서로만 가능하였다고 주장하나, 이 사건과 같이 조각화하는 공정이 냉각 공정보다 앞서 이루어지는 제조 공정에서 위 주장과 같은 이유만으로 '상기 조각난 필름'이 그 문언과 달리 항상 '냉각공정을 거친 조각난 필름'만을 의미한다고 한정하여 좁게 해석하기는 어려우므로, 위 주장은 받아들이기 어렵다.) 위 보정에 의하여 '연신→냉각→흠집'의 순서로만 가능하게 됨으로써 정정을 구하는 특허청구범위가 실질적으로 감소되는 결과가 되었으므로, 결국 위 보정은 정정을 구하는 부분에 그 내용의 동일성을 인정할 수 없는 정도의 실질적인 변화를 가져오는 것으로서 정정심판청구서의 요지를 변경한 경우에 해당한다.

따라서 2003. 1. 17.자 심판청구보정서는 구 특허법 제140조 제2항 에 위배된 것으로서 허용될 수 없다.

(2) 최초 정정심판청구서가 특허청구범위의 실질적 확장·변경에 해당하는지 여부

위 2003. 1. 17.자 심판청구보정서가 부적법한 이상 이 사건 정정심판청구를 허용할 것인지 여부는 원고가 최초로 제출한 정정심판청구서를 기준으로 판단하여야 할 것인바, 구 특허법 제136조 제1항 은 "특허권자는 다음 각 호의 1에 해당하는 경우에는 특허발명의 명세서 또는 도면의 정정심판을 청구할 수 있다. 다만, 특허이의신청이 계속되고 있는 경우에는 그러하지 아니한다. 1. 특허청구범위를 감축하는 경우, 2. 오기를 정정하는 경우, 3. 불명료한 기재를 석명하는 경우"라고 규정하고 있고, 같은 조 제2항 은 " 제1항 의 명세서 또는 도면의 정정은 특허청구범위를 실질적으로 확장하거나 변경할 수 없다."고 규정하고 있으므로, 최초 정정심판청구서에 따른 명세서의 정정이 위 요건에 부합하는지 여부에 관하여 본다.

먼저 이 사건 제1항 발명에 있어서, 최초 정정심판청구서에 의한 정정은 특허청구범위 중 "∼을 필름화시킨 상태에서 이를 6조각으로 가닥을 내고"를 삭제하고 그 대신 앞부분에 "여러 조각으로 가닥난 필름을 꼬아서 형성된 고강력 합성수지 끈에 있어서, 위 필름은"을 부가하는 내용으로 정정하는 것이므로 살피건대, 정정 전에는 '6조각으로 가닥난 필름'으로 한정되어 있던 구성이 정정 후에는 '6조각 이외의 조각으로 가닥난 필름'까지 모두 포함하는 구성으로 되었으므로 위 정정은 이 사건 제1항 발명의 특허청구범위를 실질적으로 확장하는 것이 되어 부적법하다고 할 것이다{원고는, 발명의 요지는 전제부가 아닌 특징부에 있는 것이고 위 정정은 종래 기술인 전제부를 더욱 확대한 것에 불과하므로 특허청구범위를 확장한 것이 아니라고 주장하나, 특허발명의 청구항이 복수의 구성요소로 되어 있는 경우 각 구성요소가 유기적으로 결합된 전체가 특허발명의 요지를 이루는 것이고, 이른바 젭슨 타입의 특허청구범위(Jepson type claims)에 있어서 전제부에 기재된 구성요소 역시 당해 특허발명의 필수적 구성요소라고 보아야 하므로, 위 주장은 이유 없다}.

다음 이 사건 제2항 발명에 있어서, 최초 정정심판청구서에 의한 정정은 특허청구범위 중 앞부분에 "폴리프로필렌(PP)과 폴리에틸렌(PE)을 투입하여 혼합하고"를 부가하고, "주면상에 조밀하게 흠집이 난 필름"을 "조각난 필름"으로 변경하며, 대부분의 공정을 "∼에 있어서"의 앞쪽에 포함시켜 전제부로 구성하고 나머지 "상기 입자형태로 된 폴리프로필렌(PP)과 폴리에틸렌(PE)을 2:1 비율 정도, 구체적으로는 폴리프로필렌 66%와 폴리에틸렌 34% 비율로 혼합기에 투입하여 상기 냉각시킨 조각난 필름의 주면상에 다수의 흠집 칼날이 다수 형성된 원형 롤러를 차례로 거치게 함으로써 6조각 난 필름의 주면상에 조밀하게 흠집을 내는 것을 특징으로 하는 고강력 합성수지 끈의 제조방법"을 그 뒤쪽에 기재하는 형식(젭슨 타입 특허청구범위)으로 정정하는 것이므로 살피건대, 정정 전에는 흠집 공정이 필름을 6조각으로 커팅한 후 냉각 공정 이후에만 수행하는 것으로서 "연신→냉각→흠집"의 순서로만 가능하였던 것이 정정 후에는 흠집 공정이 필름을 6조각으로 커팅한 후 연신, 냉각, 권취 공정의 어느 단계에서도 수행 가능한 것으로 되어 "흠집→연신→냉각", "연신→흠집→냉각", "연신→냉각→흠집"의 순서가 모두 가능하게 됨으로써(원고는 "상기 조각난 필름"이 "냉각공정을 거친 조각난 필름"을 지칭하는 것으로 보아야 한다고 주장하나, 그것이 이유 없다는 점은 앞서 본 바와 같다) 위 정정은 이 사건 제2항 발명의 특허청구범위를 확장하거나 실질적으로 변경한 것이 되므로 부적법하다고 할 것이다

따라서 최초 정정심판청구서는 구 특허법 제136조 제1항 , 제2항 에 위배되는 것으로서 허용될 수 없다.

(3) 따라서 이 사건 특허발명에 대한 원고의 정정심판청구는 부적법한 것으로서 허용될 수 없다고 할 것인바, 이 사건 심결은 이와 결론을 같이 하여 정당하다.

3. 결 론

그렇다면 원고의 이 사건 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 이재환(재판장) 박성수 김철환

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