1. 특허를 받을 수 있는 권리는 발명의 완성과 동시에 발명자에게 원시적으로 귀속되지만, 이는 재산권으로서 양도성을 지니므로 계약 또는 상속 등을 통하여 그 전부 또는 일부 지분을 이전할 수 있는바( 특허법 제37조 제1항 ), 그 권리를 이전하기로 하는 계약은 명시적으로는 물론 묵시적으로도 이루어질 수 있고, 그러한 계약에 따라 특허등록을 공동출원한 경우에는 그 출원인이 발명자가 아니라도 등록된 특허권의 공유지분을 가진다 ( 대법원 2012. 12. 27. 선고 2011다67705, 67712 판결 참조).

2. 원심은 그 판시와 같은 사정을 들어, 원고(반소피고, 이하 ‘원고’라 한다)와 피고(반소원고) 주식회사 코미팜(이하 ‘피고 회사’라 한다) 및 피고 2가 공동출원인으로서 이 사건 특허발명(특허등록번호 생략)에 관한 특허출원 당시 원고와 피고 회사 사이에 발명자인 소외인으로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 단독으로 승계한 피고 회사가 그와 같은 특허를 받을 수 있는 권리 중 일부 지분을 원고에게 양도하여 장차 취득할 특허권을 공유하기로 하는 묵시적 합의가 있었다고 볼 수 없다고 판단하였다.

3. 그러나 원심의 이러한 판단은 수긍하기 어렵다.

가. 원심판결 이유 및 기록에 의하면, 비록 원고가 이 사건 특허발명의 기술적 사상의 창작행위에 실질적으로 기여하였다고 볼 수 없어 이를 발명한 사람에는 해당하지 않는다 하더라도, 원고는 당초 소외인에게 이 사건 특허발명에 관한 기본적인 과제와 아이디어를 제공하였고, 그 후 2001. 2. 25. 레파톡스사와 피고 회사 사이의 ‘비소화합물을 이용한 항암제 개발에 관한 약정’(이하 ‘이 사건 개발약정’이라 한다) 체결을 주선함으로써 이 사건 특허권 등 이 사건 개발약정에 따른 연구개발 과정에서 발생하는 모든 연구성과 및 특허 가능한 발명 일체를 피고 회사의 자산으로 귀속시키는 데 상당한 기여를 하였을 뿐만 아니라, 이 사건 개발약정이 체결된 후에는 연구감시자 및 피고 회사의 책임자로서 소외인의 연구개발 과정을 전반적으로 관리하면서 그 실험연구를 보조하였음을 알 수 있다.

나. 이와 같은 사실관계에서 알 수 있는 이 사건 특허출원에 이르기까지의 원고의 역할과 기여도 및 원고와 피고들 사이의 관계, 이 사건 특허출원의 경위 등과 함께 다음과 같은 사정, 즉 ① 기술개발에 관여한 사람들 가운데 누구를 발명자로 볼 것인지는 규범적으로 판단할 사항이지 당사자들이 경험에 의하여 알고 있는 사실관계의 문제가 아닌 점, ② 따라서 이 사건 특허발명의 기술개발에 관여한 원고가 스스로를 발명자라고 주장하는 내면의 의사에는, 자신이 규범적으로 평가되는 발명자에 해당하여 특허법상 인정되는 권리를 당연히 가지고 있다는 취지만이 아니라 자신의 사실상의 역할과 기여도를 고려할 때 적어도 그 특허권을 공유할 만한 자격이 있다는 취지도 포함되어 있다고 봄이 합리적인 점, ③ 이러한 주장을 받아들여 원고를 이 사건 특허발명의 출원인에 포함시킨 피고 회사 내면의 의사에도 마찬가지로 원고가 규범적으로 평가되는 발명자에 해당하는지 여부와는 무관하게 원고의 사실상의 역할과 기여도를 고려하면 특허권 공유자로 받아들일 만하다는 의사가 포함되어 있다고 봄이 상당한 점 등을 앞서 본 법리에 비추어 보면, 이 사건 특허발명의 발명자인 소외인으로부터 특허를 받을 수 있는 권리를 승계한 피고 회사가 그 출원인에 원고를 포함시킴으로써 원고에게 특허를 받을 수 있는 권리의 일부 지분을 양도하여 장차 취득할 특허권을 공유하기로 하는 묵시적 합의가 출원 당시 있었다고 보는 것이 경험칙에 맞는다고 할 것이고, 원고가 자신은 이 사건 특허발명의 발명자에 해당한다고 주장해 온 사정이 있다고 하여 이와 달리 볼 수는 없다.

다. 그렇다면 원심이 그 판시와 같은 사정을 들어 위와 같은 묵시적 합의의 존재를 부정한 것은 특허를 받을 수 있는 권리의 이전에 관한 법리를 오해하였거나 논리와 경험의 법칙에 반하여 자유심증주의의 한계를 벗어나 판단을 그르친 것이다.

라. 한편 원고는 이 사건 특허권의 공유자임의 확인을 구하는 청구에 병합하여 그와 같은 공유자의 지위에서 단독으로 이 사건 특허발명을 실시할 수 있음의 확인을 구하고 있으므로, 원고의 이 사건 특허권의 공유자 지위 확인청구 부분을 파기하는 이상 이 사건 특허발명의 단독실시권 확인청구 부분도 함께 파기한다.

4. 그러므로 원심판결을 파기하고, 사건을 다시 심리·판단하게 하기 위하여 원심법원에 환송하기로 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.