2. 소송비용은 피고가 부담한다.

청 구 취 지

주문과 같다.

가. 원고는 미합중국(이하 '미국'이라고 한다)의 법률에 따라 설립된 유한책임회사로서, 2017. 1. 17. 내국법인인 BB자 주식회사(이하 'BB전자'라고 한다)와 사이에,원고가 BB전자에게 MIMO 관련 특허(이하 '이 사건 특허'라고 한다)에 관한 사용권을 부여하고, 그 대가로 미화 260만 달러(이하 '이 사건 사용료'라고 한다)를 지급받기로 하는 내용의 계약(이하 '이 사건 계약'이라고 한다)을 체결하였다.

나. 원고와 BB전자 사이에 이 사건 계약이 체결될 당시 작성된 특허사용계약서(이하 이 사건 계약서'라고 한다)에는 이 사건 특허에 관하여 '별첨A에 명시된 특허 및 그와 관련된 권리를 포함하여 원고가 현재 또는 미래에 소유하거나 지배하는 모든 특허와 특허출원을 의미한다.'고 기재되어 있는데, 별첨A에 기재된 특허는 미국 등 세계각국에 등록된 12개의 특허로, 그 중 국내에 등록된 특허는 없다.

다. BB전자는 2017. 1. 31. 이 사건 사용료를 원천징수 대상 국내원천소득에 해당하는 것으로 보아, '대한민국과 미합중국간의 소득에 관한 조세의 이중과세 회피와 탈세방지 및 국제무역과 투자의 증진을 위한 협약'(이하 '한ㆍ미 조세협약'이라고 한다)제14조 제1항에 따른 제한세율 15%를 적용하여, 미화 39만 달러에 해당하는 법인세 000,000,000원을 원천징수하여 피고에게 납부하였다.

라. 원고는 2017. 4. 11.경 피고에게 이 사건 사용료는 국내에 등록되지 않은 특허권사용에 대한 대가일 뿐 원천징수 대상 국내원천소득이 아니므로, BB전자가 이 사건 사용료와 관련하여 원천징수한 세액은 원고에게 모두 환급되어야 한다는 취지로 경정청구를 하였으나, 피고는 2017. 6. 7. '법인세법 제93조 제8호는 해당 특허권 등이 국외에서 등록되었고 국내에서 제조ㆍ판매 등에 사용된 경우에는 국내 등록 여부에 관계 없이 국내에서 사용된 것으로 본다.'라고 규정하고 있으므로, 원고의 경정청구 내용은 받아들일 수 없다는 이유로 위 경정청구를 거부(이하 '이 사건 처분'이라고 한다)하였다.

마. 원고는 이 사건 처분에 불복하여 조세심판원에 심판청구를 하였으나, 조세심판원은 2017. 11. 3. 원고의 위 심판청구를 기각하였다.

[인정 근거] 다툼 없는 사실, 갑 제2 내지 6, 8호증(가지번호 있는 것은 가지번호 포함)

의 각 기재, 변론 전체의 취지

2. 관련 법령

별지 관련 법령 기재와 같다.

3. 당사자 주장의 요지

가. 원고

한ㆍ미 조세협약 제6조 제3항에 의하면, 미국 거주자가 국내 거주자로부터 국내에 등록되지 않은 특허권의 사용에 대한 대가로서 받은 지급금은 원천징수대상인 국내원천소득에 해당하지 않는다. 따라서 국내에 등록되어 있지 않은 특허권에 대한 사용 대가인 이 사건 사용료가 국내원천소득에 해당하여 원천징수대상이 된다고 보아 원고의 경정청구를 거부한 이 사건 처분은 위법하여 취소되어야 한다.

나. 피고

한ㆍ미 조세협약에서 '사용지'를 사용료 소득의 원천지로 판단하는 이른바 '사용지주의'를 취하면서도, '사용'의 의미에 관하여서는 특별히 규정하고 있지 않으므로, 한ㆍ미 조세협약 제2조 제2항에 따라 '사용'의 의미는 국내법에 따라 판단하여야 한다. 그런데 구 법인세법(2018. 12. 24. 법률 제16008호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제93조 제8호 단서 후문이 '국내에 등록되지 않은 특허권에 대한 사용료 소득이라도 그 소득이 해당 특허권을 국내에서 제조ㆍ판매 등에 사용한 대가에 해당한다면 국내원천소득으로 본다.'고 규정하고 있으므로, 이 사건 특허권에 대한 국내에서의 사용 대가인이 사건 사용료 소득은 원천징수대상인 국내원천소득에 해당한다고 보아야 한다. 따라서 이러한 전제에서 이루어진 이 사건 처분은 적법하다.

설령 원고가 국내에 등록되지 않은 특허권의 사용에 대한 대가로서 받은 지급금이 원천징수대상인 국내원천소득에 해당하지 않는다고 하더라도, 이 사건 특허 중 일부(3개)는 이 사건 계약이 체결될 당시 특허기간이 이미 경과하여 특허로서 효력이 없는 공개된 기술이었으므로, 이와 관련된 사용료는 특허사용료가 아니고, 일반 기술사용료에 불과하여 국내원천소득에 해당한다. 따라서 이 사건 처분 중 적어도 위 3개의 기술사용료에 해당하는 부분은 적법하다.

4. 처분의 적법여부

가. 관련 법리

1) 구 법인세법 제2조 제1항 제2호는 외국법인에 대하여 국내원천소득이 있는 경우에만 법인세 납세의무가 있는 것으로 규정하고 있고, 제2조 제5항, 제98조 제1항은 외국법인에 대하여 제93조 제8호 등의 일정한 국내원천소득의 금액을 지급하는 자는 해당 법인세를 원천징수할 의무가 있다고 규정하고 있다.

그런데 구 법인세법 제93조는 "외국법인의 국내원천소득은 다음 각 호와 같이 구분한다."라고 하면서, 제8호에서 "다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 권리ㆍ자산 또는 정보(이하 이 호에서 '권리 등'이라 한다)를 국내에서 사용하거나 그 대가를 국내에서 지급하는 경우 그 대가 및 그 권리 등을 양도함으로써 발생하는 소득. 다만, 소득에 관한 이중과세방지협약에서 사용지를 기준으로 하여 당해 소득의 국내원천소득 해당 여부를 규정하고 있는 경우에는 국외에서 사용된 권리 등에 대한 대가는 국내 지급 여부에 불구하고 이를 국내원천소득으로 보지 아니한다. 이 경우 특허권, 실용신안권, 상표권, 디자인권 등 권리의 행사에 등록이 필요한 권리(이하 이 호에서 '특허권 등'이라 한다)는 해당 특허권 등이 국외에서 등록되었고 국내에서 제조ㆍ판매 등에 사용된 경우에는 국내 등록 여부에 관계없이 국내에서 사용된 것으로 본다."라고 규정하고 있다.

한편 한ㆍ미 조세협약 제14조 제4항은 "본 조에서 사용되는 '사용료'라 함은 다음의 것을 의미한다."라고 하면서, 제a호에서 '문학ㆍ예술ㆍ과학작품의 저작권 또는 영화필름ㆍ라디오 또는 텔레비전 방송용 필름 또는 테이프의 저작권, 특허, 의장, 신안, 도면, 비밀공정 또는 비밀공식, 상표 또는 기타 이와 유사한 재산 또는 권리, 지식, 경험,기능, 선박 또는 항공기의 사용 또는 사용권에 대한 대가로서 받는 모든 종류의 지급금'을 규정하고 있고, 제6조는 "이 협약의 목적상 소득의 원천은 다음과 같이 취급된다."라고 하면서, 제3항에서 "제14조 제4항에 규정된 재산의 사용 또는 사용할 권리에 대하여 동 조항에 규정된 사용료는 어느 체약국 내의 동 재산의 사용 또는 사용할 권리에 대하여 지급되는 경우에만 동 체약국 내에 원천을 둔 소득으로 취급된다."라고규정하고 있다.

2) 구 법인세법 제93조 제8호 단서 후문은 외국법인이 특허권 등을 국외에서 등록하였을 뿐 국내에서 등록하지 아니한 경우라도 그 특허권 등이 국내에서 제조ㆍ판매 등에 사용된 때에는 그 사용의 대가로 지급받는 소득을 국내원천소득으로 보도록 정하였으나, 국제조세조정에 관한 법률 제28조는 "비거주자 또는 외국법인의 국내원천소득의 구분에 관하여는 소득세법 제119조 및 법인세법 제93조에도 불구하고 조세조약이 우선하여 적용된다."라고 규정하고 있으므로, 국외에서 등록되었을 뿐 국내에는 등록되지 않은 미국법인의 특허권 등이 국내에서 제조ㆍ판매 등에 사용된 경우 미국법인이 그 사용의 대가로 지급받는 소득을 국내원천소득으로 볼 것인지는 한ㆍ미 조세협약에 따라 판단하여야 한다. 그런데 한ㆍ미 조세협약의 문맥과 그 문언의 통상적 의미를 고려할 때, 한ㆍ미 조세협약 제6조 제3항, 제14조 제4항은 특허권의 속지주의 원칙상 특허권자가 특허물건을 독점적으로 생산, 사용, 양도, 대여, 수입 또는 전시하는 등의 특허실시에 관한 권리는 특허권이 등록된 국가의 영역 내에서만 그 효력이 미친다고 보아 미국법인이 국내에 특허권을 등록하여 국내에서 특허실시권을 가지는 경우에 그 특허실시권의 사용대가로 지급받는 소득만을 국내원천소득으로 정하였을 뿐이고(대법원2007. 9. 7. 선고 2005두8641 판결 등 참조), 한ㆍ미 조세협약의 해석상 특허권이 등록된 국가 외에서는 특허권의 침해가 발생할 수 없어 이를 사용하거나 그 사용의 대가를 지급한다는 것을 관념할 수도 없다. 따라서 미국법인이 특허권을 국외에서 등록하였을 뿐 국내에는 등록하지 아니한 경우에는 미국법인이 그와 관련하여 지급받는 소득은 그 사용의 대가가 될 수 없으므로 이를 국내원천소득으로 볼 수 없다(대법원 2014. 11.27. 선고 2012두18356 판결, 대법원 2018. 12. 27. 선고 2016두42883 판결 참조).

나. 판단

위와 같은 법리를 기초로 하여 살피건대, 갑 제1, 2, 8호증의 각 기재에 변론 전체의 취지를 종합하면, 원고는 이 사건 계약을 통하여 원고가 BB전자로부터 이 사건사용료를 지급받는 것을 조건으로 BB전자에게 이 사건 특허를 사용할 수 있도록 허용하였을 뿐만 아니라, 이 사건 특허와 관련한 과거, 현재, 미래의 손해, 책임, 비용 등의 문제로부터 BB전자를 면책하기로 약정한 사실을 인정할 수 있으므로, 이 사건 사용료는 이 사건 특허의 현재 및 장래의 사용료이자 과거의 사용료 내지 과거의 특허권무단사용에 대한 손해배상의 의미를 갖는다고 할 것이다. 따라서 특허기간이 만료된 특허와 관련한 부분을 포함한 이 사건 사용료 전부가 국외에서 등록되었으나 국내에는 등록되지 아니한 특허권의 사용대가에 해당하므로, 그 특허권이 국내에서 제조ㆍ판매 등에 사실상 사용되었는지 여부와 관계없이 국내원천소득에 해당하지 않는다고 보아야 한다. 그러므로 이 사건 사용료가 국내원천소득에 해당한다는 전제에서 이루어진 이 사건 처분은 위법하여 취소되어야 한다.

5. 결론

그렇다면, 원고의 이 사건 청구는 이유 있으므로 이를 인용하기로 하여, 주문과 같이 판결한다.

심급 사건

참조조문

참조판례