[2] 갑 주식회사가 을 주식회사를 상대로 사용상품을 ‘홍삼정(홍삼을 원료로 하여 용매로써 추출하여 제조한 제품)’으로 하는 확인대상표장 “ ”이 지정상품을 ‘홍삼을 주원료로 하는 건강기능식품, 홍삼, 가공된 홍삼, 홍삼가공식품’ 등으로 하는 등록상표 ““ ”의 권리범위에 속하지 않는다며 소극적 권리범위확인심판을 청구한 사안에서, 확인대상표장이 상표법 제51조 제1항 제2호 의 상표에 해당하여 등록상표와의 동일·유사 여부를 대비할 필요도 없이 권리범위에 속하지 아니한다고 본 원심판단을 정당하다고 한 사례

1. 상표법 제51조 제1항 제2호 의 ‘상품의 보통명칭을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표’는 그 동업자들만이 아니라 실제 거래상 일반 소비자들까지도 특정 상품의 보통명칭으로서 그와 같은 명칭을 보통의 방법으로 사용하고 있는 것을 말하고 ( 대법원 2006. 4. 14. 선고 2004후2246 판결 등 참조), 같은 호의 ‘상품의 품질·효능·용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 상표’는 일반 수요자가 그 사용상품을 고려하였을 때 품질·효능·용도 등을 표시하고 있다고 직감할 수 있는 것으로서, 이에 해당하는지 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 사용상품과의 관계 및 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 한다 ( 대법원 2010. 5. 13. 선고 2008후4585 판결 등 참조). 그리고 이러한 상표가 도안화되어 있더라도 전체적으로 볼 때 그 도안화의 정도가 일반 수요자의 특별한 주의를 끌어 문자의 관념을 상쇄, 흡수하는 등으로 새로운 식별력을 가질 정도에는 이르지 못한다면 여전히 상표법 제51조 제1항 제2호 에 규정된 위 각 상표에 해당한다고 보아야 한다 ( 대법원 2011. 5. 26. 선고 2009후3572 판결 등 참조).

2. 원심판결 이유에 의하면, 사용상품을 ‘홍삼정(홍삼을 원료로 하여 용매로써 추출하여 제조한 제품)’으로 하는 확인대상표장은 오른쪽과 같이 검은색 바탕의 사각형 도형 안에 흰색의 문자가 기재된 형태로 되어 있는 표장으로서, 구체적으로 보면 ‘홍삼정 G’라는 문자가 붓글씨체로 세로 방향으로 기재되어 있고, 맨 아래쪽에 그에 비하여 현저히 작은 크기로 ‘프리미엄’이라는 문자와 알파벳 G의 한글음역에 대괄호를 씌운 ‘[지]’라는 문자가 위 ‘G’ 문자의 왼쪽과 오른쪽에 각각 기재되어 있는 표장임을 알 수 있다.

그런데 기록에 비추어 살펴보면, ‘홍삼정’은 사용상품의 보통명칭에 해당하고, ‘프리미엄’은 ‘아주 높은, 고급의’ 등의 뜻을 가지는 영어 단어의 한글음역으로서 일반 수요자가 사용상품의 품질·효능·용도 등을 표시하고 있다고 직감할 수 있는 기술적 표장에 해당하며, 여기에 알파벳 한 글자에 불과한 간단하고 흔한 표장으로서 별다른 식별력이 없는 ‘G’와 그 한글음역으로 인식되는 ‘[지]’를 부가한 것만으로는 새로운 식별력이 생기지 아니하고, 나아가 확인대상표장의 전체적인 구성이나 문자의 서체 등도 일반인의 특별한 주의를 끌어 문자 부분의 관념을 상쇄, 흡수하는 등으로 새로운 식별력을 가질 정도로 도안화되었다고 할 수가 없다.

따라서 확인대상표장은 상표법 제51조 제1항 제2호 에 규정된 상표에 해당하여, 지정상품을 ‘홍삼을 주원료로 하는 건강기능식품, 홍삼, 가공된 홍삼, 홍삼가공식품’ 등으로 하는 이 사건 등록상표 ‘ ’(등록번호 생략)와의 동일·유사 여부를 대비할 필요도 없이 그 권리범위에 속하지 아니한다.

같은 취지의 원심판단은 정당하고, 거기에 상고이유 주장과 같이 상표법 제51조 제1항 제2호 에 관한 법리를 오해한 위법이 없다.

3. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여, 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.