원심이 적법하게 채택한 증거에 의하여 인정한 사실은 다음과 같다.

(1) 이 사건 등록상표의 상표권자인 원고는 1999. 1. 25. 피고와 사이에, 원고가 피고에게 1999. 1. 1.부터 2003. 12. 31.까지 5년 동안 국내에서 이 사건 등록상표를 사용하여 스포츠 의류, 신발류, 스포츠 머리용품, 텐트와 슬리핑백을 포함한 야외용품 및 가방류 등의 제품(이하 '라이선스 제품'이라 한다)을 독점적으로 제조·판매할 수 있는 권리를 부여하고, 이를 위하여 이 사건 등록상표에 관하여 피고 명의의 전용사용권을 설정하기로 하는 내용의 상표사용권설정계약(이하 '이 사건 계약'이라 한다)을 체결하였다.

(2) 원고와 피고는 이 사건 계약을 체결하면서, 원고가 피고에게 이 사건 등록상표의 사용을 허락하는 대가로, 피고는 원고에게 계약서명료 미화 25,000달러(＄, 이하 달러는 모두 미화를 가리킨다)를 계약서명시 지급하고, 이후 라이선스 제품의 순판매액에 비례하여 순판매액의 3∼5%에 해당하는 금원을 상표사용료로 지급하되, 특허청에 이 사건 상표사용권이 등록된 날부터 7일 이내에 1999년도분 상표사용료 하한액으로서 15만 달러를 지급하고, 2000년도분 상표사용료 하한액으로서 25만 달러를 2000. 1. 30.까지, 2001년도분 상표사용료 하한액으로서 30만 달러를 2001. 1. 30.까지, 2002년도분 상표사용료 하한액으로서 35만 달러를 2002. 1. 30.까지, 2003년도분 상표사용료 하한액으로서 40만 달러를 2003. 1. 30.까지 각 지급하고, 피고는 제3자에게 이 사건 등록상표를 사용하여 라이선스 제품을 제조·판매할 수 있도록 허락하여서는 아니된다(이하 '서브라이선스 금지조항'이라고 한다)는 약정을 하였다.

(3) 원고는 이 사건 계약에 따라 이 사건 등록상표에 관하여 피고 명의로 각 전용사용권설정등록을 마쳐주었고, 피고는 이 사건 계약에 따라 이 사건 등록상표를 사용하여 라이선스 제품을 제조·판매하기 시작하였다.

(4) 그 후 원고가 1999. 4. 28.경 주식회사 토레스코월드에게 국내에서 이 사건 등록상표를 사용하여 캐주얼의류를 제조·판매할 수 있는 독점적 권리를 수여하는 바람에, 원고와 피고 사이에 이 사건 등록상표를 사용할 라이선스 제품의 범위에 관한 분쟁이 발생하였고, 이러한 사정을 이유로 피고가 원고에게 약정한 1999년도분 상표사용료 하한액을 약정기일까지 지급하지 아니하여(피고는 원고에게 1999. 7. 31. 3만 달러를, 1999. 9. 3. 18,000달러를 각 송금한 상태였다.) 원고와 피고 사이에 1999년도분 상표사용료 하한액의 조정을 둘러싼 논의가 있었는데, 원고는 1999. 11. 1. 피고의 상표사용료 감액요청을 받아들여 1999년도분 상표사용료 하한액을 131,766달러로 감액하겠다는 팩스를 피고에게 보냈고, 이러한 감액된 상표사용료를 기초로 원고와 피고는 1999. 11. 11.경 원고와 피고 사이에 다툼 있는 사항에 관하여 화해약정을 체결하기 위한 협상을 하였다.

(5) 당시 원고와 피고가 협상을 하기는 하였으나 실제로 서명에까지는 이르지 아니한 협상안에는, 1999년도분 상표사용료의 하한액 중 나머지 금액과 그 지급시기를 1999. 11. 12. 23,766달러, 1999. 11. 30. 3만 달러, 1999. 12. 12. 3만 달러로 각 변경하기로 하는 내용이 포함되어 있었는데(위 금액의 합계 83,766달러는, 원고가 1999. 11. 1.자 팩스에서 피고의 요청을 받아들여 감액하여 주겠다고 함으로써 변경된 것으로 전제된 1999년도분 상표사용료 하한액 131,766달러에서 피고가 당시까지 송금한 48,000달러를 제외한 금액이다.), 위와 같은 협상이 진행중이던 1999. 11. 15. 피고는 원고에게 위 협상안에 1999. 11. 12.까지 지급하기로 되어 있는 상표사용료 23,766달러에서 원천징수할 10%의 세금을 공제한 나머지 21,389달러를 원고에게 송금하였다.

(6) 위와 같은 협상이 진행된 결과 원고와 피고는 2000. 2. 21.에 이르러, 위와 같이 1999년도분 상표사용료 하한액을 131,766달러로 감액하는 것을 전제로, 위 금액에서 피고가 이미 지급한 상표사용료 합계 71,766달러(다만, 피고는 1999. 11. 15. 상표사용료 23,766달러를 지급하면서 원천징수할 세금 10%를 제외한 나머지만을 원고에게 송금하였다.)를 제외한 나머지 1999년도분 상표사용료 하한액 6만 달러를 2000. 3. 15.까지 지급하기로 약정하였는데, 피고가 2000. 3. 15.이 경과한 이후에도 원고에게 1999년도분 미지급 상표사용료 하한액 6만 달러를 지급하지 아니하자, 원고와 피고는 다시 2000. 4. 17. 1999년도분 미지급 상표사용료 하한액 6만 달러를 2000. 4. 27.까지 어떠한 일이 있어도 무조건적으로 지급하기로 하고 만약 피고가 2000. 4. 27.까지 이를 지급하지 아니하는 경우에는 이 사건 계약이 자동적으로 해지되는 것으로 하는 내용의 약정(이하 '이 사건 해지약정'이라 한다)을 체결하였다.

(7) 그 후 피고는 2000. 4. 28. 앞서 본 바와 같이 감액된 1999년도분 상표사용료 하한액 131,766달러에서 원천징수세액 10%(13,176.60달러)를 공제한 118,589.40달러를 원고에게 송금하여야 하는 것으로 계산하여 위 금액에서 당시까지 원고에게 송금한 금액 합계 69,389달러를 공제한 나머지인 49,200.40달러를 원고에게 송금하였고, 같은 날 이러한 계산내역을 담은 팩스를 원고에게 보냈다. 원고는 위 금원을 송금받은 이후에는 2000년도분의 상표사용료 하한액의 지급을 청구하였을 뿐 1999년도분 상표사용료는 더 이상 청구하지 아니하였다. 한편, 피고는 위와 같이 감액된 1999년도분 상표사용료 하한액 131,766달러의 10%인 13,176.60달러를 원화로 환산한 16,456,000원을 원천징수세액으로 국세청에 납부하였다.

(8) 이후 2000. 1. 31.이 경과하도록 피고가 2000년도분 상표사용료 하한액을 지급하지 않고 있던 차에 원고는 2000. 5.경 피고가 서브라이선스 금지조항에 위반한 증거를 확보하고 2000. 7. 11.경 피고를 만나 피고가 2000년도분 상표사용료 하한액을 지급하지 않은 것과 서브라이선스 금지조항에 위배하였다는 등의 이유를 들어 이 사건 계약을 해지할 의사를 표시함과 아울러 법정의 절차를 거치지 않고 합의해지를 원한다는 의사를 표시하였고, 이에 대하여 피고는 같은 달 13. 이 사건 계약을 해지하는 데에 원칙적으로 동의하며, 정리기간 및 정리방법은 원고와 추후협상을 하겠다는 의사를 표시하였다.

(9) 그 후 원고와 피고 사이에 계약해지에 따른 정리기간에 관하여 이견이 있자 원고는 2000. 8. 24. 피고의 계약위반을 이유로 이 사건 계약을 해지한다는 통지를 피고에게 발송하고 2000. 9. 15. 이 사건 소를 제기하였다.

2. 원고의 상고이유 제1, 2점에 관하여

가. 원심은, 피고가 1999. 12.경 소외 1에게, 1999. 1. 6.경 주식회사 G.S. International에게, 2000. 1. 1.경 소외 2에게 이 사건 등록상표를 사용하여 라이선스 제품의 일부인 스포츠 의류 또는 신발을 제조·판매하는 것을 허락하고 수령한 상표사용료 합계 4억 93,413,600원 상당을 원고의 상표권 침해로 인한 손해배상으로 청구하기 위해서는, 피고가 이 사건 계약에 위반하여 소외 1 등에게 이 사건 등록상표의 사용을 허락함으로써 원고에게 손해가 발생하였다는 점에 대한 주장·입증이 있어야 할 것인데, 이에 대한 주장·입증이 없고, 오히려 이 사건 계약에서 원고가 피고에게 1999. 1. 1.부터 2003. 12. 31.까지 5년 동안 국내에서 이 사건 등록상표를 사용하여 라이선스 제품을 독점적으로 제조·판매할 수 있는 권리를 부여하고 이를 위하여 이 사건 등록상표에 관한 피고 명의의 전용사용권을 설정하기로 약정한 점에 비추어 볼 때, 이 사건 계약이 해지되기까지는 원고는 이 사건 계약에 따라 피고 이외의 제3자에게 이 사건 등록상표의 사용을 허락할 수 있는 권리를 상실하였다고 할 것이어서 원고에게 피고의 상표권침해행위로 인한 손해가 있다고 보기 어려우며, 또한 피고가 얻은 이익액을 원고가 입은 손해의 액으로 추정하는 근거가 되는 상표법 제67조 제2항 은 원고가 직접 상표권을 실시하고 있는 경우에 적용된다고 할 것인데 원고가 이 사건 상표를 대한민국 국내에서 실시하고 있지 아니하므로 위 손해액 추정규정은 원고가 주장하는 위와 같은 경우에는 적용된다고 할 수 없고, 또한 소외 2 등이 제조·판매한 것을 피고가 제조·판매한 것과 동일시 할 수 없어 피고가 소외 2 등으로부터 상표사용료 명목으로 받은 금원을 피고가 원고에게 지급하여야 할 순판매액에 비례한 상표사용료로 볼 수도 없다는 취지로 판단하였다.

나. 이 사건 계약에 의하면, 피고는 원고에게 매년 일정한 금액을 하한액으로 하여 라이선스 제품의 판매액에 일정한 비율(3~5%)을 곱한 금액을 상표사용료로 지급하기로 하였으므로, 피고가 실제 판매한 라이선스 제품의 판매액에 의하여 산정한 상표사용료가 위 하한액보다 적은 경우에 있어서도, 피고가 이 사건 계약에 위반하여 소외 1 등에게 이 사건 등록상표를 사용하게 함으로 인하여 피고 스스로 판매하였어야 할 라이선스 제품의 판매액이 감소하였고, 피고가 실제 판매한 라이선스 제품의 판매액에 위와 같이 감소한 판매액을 합한 판매액에 의하여 산출한 상표사용료가 위 하한액을 넘는 때에는 위 하한액을 초과하는 부분을 피고의 채무불이행으로 인하여 원고가 입은 손해라고 할 수 있지만, 이 사건에 있어서 소외 1 등이 이 사건 등록상표를 사용한 제품을 판매한 것을 피고의 라이선스 제품 판매와 동일하게 여길 수는 없고, 원고 제출의 증거만으로는 소외 1 등의 이 사건 등록상표 사용행위로 인하여 감소된 피고가 판매하였어야 할 라이선스 제품의 판매액을 인정하기 부족하며, 그에 따라 이 사건 계약의 존속기간 동안에 원고가 피고로부터 지급받았어야 할 상표사용료가 위 하한액을 초과하는지 여부를 알 수 없으므로, 피고가 이 사건 계약에 위반하여 소외 1 등에게 상표사용을 하게 한 행위로 인하여 원고에게 손해가 발생하였다고 단정할 수 없다.

따라서 원심이 피고가 원고에게 계약위반으로 인한 손해배상책임이 없다는 취지로 판단한 것은 정당하고 거기에 계약위반으로 인한 손해배상책임에 관한 법리를 오해하는 등의 위법이 없다.

다. 기록에 의하면, 원고가 피고와 사이에 이 사건 계약을 체결하기 전부터 국내에서 이 사건 등록상표의 사용권을 설정하고 상표사용료를 받는 영업을 하여 온 사실이 인정되므로 원심이 원고가 이 사건 등록상표를 국내에서 실시하지 않고 있다고 판시한 것은 부적절하지만, 상표법 제67조 제2항 이나 제5항 모두 상표권 침해가 있음을 전제로 그 손해액을 산정하기 위한 규정으로서, 상표법 제66조 제1호 는 '타인의 등록상표와 동일한 상표를 그 지정상품과 유사한 상품에 사용하거나 타인의 등록상표와 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용하는 행위'를, 같은 조 제2호 는 '타인의 등록상표와 동일 또는 유사한 상표를 그 지정상품과 동일 또는 유사한 상품에 사용할 목적이나 사용하게 할 목적으로 교부 또는 판매하거나 위조·모조 또는 소지하는 행위'를 상표권을 침해하는 행위로 보고 있는데, 상표권자의 승낙 없이 제3자에게 상표를 사용하게 하는 행위는 상표법 제2조 제1항 제6호 에서 규정하고 있는 상표의 사용에 해당하지 아니하고 ( 대법원 1999. 8. 20. 선고 98후119 판결 참조), 상표법 제66조 제2호 의 '교부 또는 판매'의 대상이 되는 것은 상표 그 자체가 아니라 상표를 표시한 물건을 의미한다고 봄이 상당하므로, 피고가 소외 1 등에게 이 사건 등록상표를 사용하게 한 행위는 이 사건 계약의 해지 여부에 관계없이 상표법 제66조 제1호 나 제2호 소정의 상표권 침해행위에 해당한다고 할 수 없고 , 따라서 원심이 피고의 행위에 대하여 상표법 제67조 제2항 이나 제5항 을 적용하지 아니한 것은 결과적으로 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 판결의 결과에 영향을 미친 상표권 침해에 관한 판단누락이나 법리오해 등의 위법이 없다.

라. 상고이유 중 피고가 2000. 8. 1. 소외 1로부터 수령한 상표사용료 3억 원을 원고에게 지급하여야 할 의무가 있다는 주장은 원고가 사실심에서 주장하지 아니한 사유를 새로이 내세워 원심판결의 위법을 주장하는 것이어서 적법한 상고이유가 될 수 없다.

3. 원고의 상고이유 제3점에 관하여

원심은, 피고가 원고에게 1999년도분 상표사용료로 48,000달러를 송금한 상태에서 원고와 피고가 1999년도분 상표사용료 감액에 관한 협상을 진행하던 중 1999. 11. 1. 원고가 피고의 상표사용료 감액요청을 받아들여 1999년도분 상표사용료 하한액을 131,766달러로 감액하겠다는 서면을 팩스로 피고에게 보낸 사실, 이후 원고와 피고 사이에 1999년도분 상표사용료 하한액이 131,766달러로 감액된 것을 전제로 협상이 계속 진행되었고, 그 결과 원고와 피고는 2000. 2. 21. 감액된 1999년도분 상표사용료 하한액 131,766달러에서 피고가 이미 지급한 상표사용료 합계 71,766달러를 제외한 나머지인 6만 달러를 2000. 3. 15.까지 지급하기로 약정하고 이를 서면으로 작성한 사실, 피고는 감액된 1999년도분 상표사용료 하한액 131,766달러에서 원천징수세액 13,176.60달러를 공제한 118,589.40달러에서 당시까지 원고에게 송금한 금액 합계 69,389달러를 공제한 나머지인 49,200.40달러를 2000. 4. 28. 원고에게 송금한 사실을 인정한 다음, 원고와 피고 사이의 2000. 2. 21.(2000. 3. 15.은 오기로 보인다)자 서면합의에 의하여 1999년도분 상표사용료 하한액은 131,766달러로 변경되었다고 할 것인데, 피고가 위 금액에서 원천징수세액을 공제한 나머지를 2000. 4. 28.까지 모두 송금하였으므로 1999년도분 상표사용료 하한액은 모두 지급되었다는 취지로 판단하였다.

기록에 의하면, 위와 같은 원심의 사실인정과 판단은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 채증법칙 위배, 화해·상계에 관한 법리오해 등의 위법이 없다.

4. 피고의 상고이유에 관하여

원심은, 이 사건 계약은 2000. 7. 13. 합의해지되었으므로, 피고는 원고에게 위 계약해지일까지는 이 사건 계약에 정한 상표사용료를, 그 다음날부터 이 사건 상표를 계속 사용한 2000. 8. 24.까지는 상표권 침해로 인한 손해배상금을 지급할 의무가 있다고 한 다음, 그 판시 증거들만으로는 2000년도분 상표사용료 하한액을 하향조정하기로 원고와 피고가 합의한 바 있다고 인정하기에 부족하고, 2000. 7. 13.자 동의서가 원고의 요구대로 이 사건 계약을 당장 해지하는 데 동의하는 것이 아니라 재고상품을 처분할 수 있는 정도의 정리기간이 경과된 이후인 2001. 말경에 이 사건 계약을 해지할 의도로, 이러한 피고의 의도를 알고 있는 원고대리인의 요청에 따라 협상시간을 확보하기 위하여 진정한 내심의 의사와 달리 작성하여 보낸 것이어서 효력이 없다고 할 만한 아무런 증거가 없다고 판단하였다.

기록에 의하면, 위와 같은 원심의 사실인정과 판단은 정당하고, 거기에 상고이유로 주장하는 바와 같은 심리미진이나 석명권 불행사 등의 위법이 없다.

5. 지연손해금 부분에 대한 직권판단

직권으로 살피건대, 개정 전 소송촉진등에관한특례법(2003. 5. 10. 법률 제6868호로 개정되기 전의 것) 제3조 제1항 본문 중 '대통령령으로 정하는 이율' 부분에 대하여는 2003. 4. 24. 헌법재판소의 위헌결정이 있었고, 그 후 개정된 위 법률조항과 그에 따라 개정된 소송촉진등에관한특례법제3조제1항본문의법정이율에관한규정(2003. 5. 29. 대통령령 제17981호로 개정된 것)은 2003. 6. 1. 이후에 적용할 법정이율을 연 2할로 한다고 규정하고 있으므로, 연 2할 5푼의 비율에 의한 지연손해금을 인용한 원심판결에는 결과적으로 지연손해금에 관한 법정이율의 적용을 그르쳐 판결에 영향을 미친 위법이 있게 되었다.

6. 결 론

그러므로 원심판결의 지연손해금에 관한 부분 중 미화 161,884달러에 대하여 원고가 구하는 이 사건 소장 송달 다음날임이 기록상 분명한 2000. 9. 28.부터 2003. 5. 31.까지는 민법 소정의 연 5푼의, 그 다음날부터 완제일까지는 개정된 소송촉진등에관한특례법 소정의 연 2할의 각 비율에 의한 지연손해금을 초과하여 지급을 명한 피고 패소 부분을 파기하되, 이 부분은 이 법원이 직접 재판하기에 충분하므로 자판하기로 하는바, 위 파기 부분에 해당하는 제1심판결을 취소하고 그 부분에 해당하는 원고의 청구를 기각하며, 원고의 상고 및 피고의 나머지 상고는 이유 없으므로 이를 각 기각하기로 하여 관여 법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.