[2] 상표법 제6조 제2항 소정의 사용에 의한 식별력 구비 여부의 입증 정도 및 판단 기준시(=등록사정시 또는 거절사정시)

[2] 상표법 제6조 제2항 에서 상표를 출원 전에 사용한 결과 수요자간에 그 상표가 누구의 상표인지 현저하게 인식되었을 경우 상표법 제6조 제1항 제3 , 5 , 6호 의 각 규정에도 불구하고 등록을 받을 수 있게 한 것은 원래 특정인의 독점사용이 부적당한 표장에 대세적인 권리를 부여하는 것이므로 그 기준은 엄격하게 해석 적용되어야 할 것이고, 수요자간에 그 상표·서비스표가 누구의 상표·서비스표인지 현저하게 인식되었다는 사실은 그 상표·서비스표가 어느 정도 선전 광고된 사실이 있다거나 또는 외국에서 등록된 사실이 있다는 것만으로는 이를 추정할 수 없고 구체적으로 그 상표·서비스표 자체가 수요자간에 현저하게 인식되었다는 것이 증거에 의하여 명확하게 되어야 할 것이며, 한편 이와 같은 사용에 의한 식별력의 구비 여부는 등록사정시 또는 거절사정시를 기준으로 하여 판단되어야 한다.

2. 소송비용은 원고의 부담으로 한다.

갑 1, 3호증, 을 1호증의 1, 2의 각 기재에 변론의 전취지를 종합하면, 다음과 같은 사실이 인정된다.

가. 이 사건 출원상표의 내용

① 구성 ;

② 출원일 / 출원번호 ; 2000. 9. 16./40-2000-0043563

③ 출원인 ; 원고

④ 지정상품 ; 화장비누, 향수, 오데코롱, 일반화장수, 정유, 나리싱크림, 맛사지용 겔, 물분, 백분, 스킨밀크, 스킨프레시너, 화장용 크린싱유액, 핸드크림, 수분에센스, 배스오일, 배스파우더, 비의료용 목욕염류, 애프터셰이브제 밀크, 애프터셰이브제 오일, 애프터셰이브제 크림, 애프터셰이브제 젤, 애프터셰이브제 파우더, 애프터셰이브제 로션, 셰이빙 폼, 셰이빙 크림, 프리셰이빙 폼(pre-shaving foams), 프리셰이빙 크림(pre-shaving creams), 샴푸, 발한방지제, 인체용 방취제, 탈모제, 얼굴용 클렌징 마스크, 피부재생앰플(reconditioning phials), 선탠제, 선탠크림, 화장분, 볼터치, 아이섀도, 아이크레용, 마스카라, 립스틱, 아이 스타일러(eye stylers), 아이메이크업 리무버, 손톱강화제, 손톱소생로션, 큐티클용 로션, 손톱광택제, 손톱베이스코트, 매니큐어 리무버, 치약 ( 상표법시행규칙 제6조 의 [별표 1] 상품류 구분 제3류)

나. 절차의 경위

(1) 거절결정

특허청은 2002. 4. 9. 이 사건 출원상표가 "시원하고 수분이 있는(보습기능이 있는)" 등의 뜻이 있어 지정상품의 성질(품질, 효능, 용도)을 표시하는 것이므로 상표법 제6조 제1항 제3호 에 해당하여 상표등록을 받을 수 없다는 이유로 같은 법 제23조 의 규정에 의하여 상표등록거절결정을 하였다.

(2) 이 사건 심결(특허심판원 2002원2672호)

(가) 원고의 불복심판청구 및 결과

원고가 2002. 7. 8. 위 거절결정에 불복하여 특허심판원에 거절결정불복심판을 청구하였으나, 특허심판원은 이를 2002원2672호 사건으로 심리한 후 2003. 2. 3. 아래 (나)항과 같은 이유로 원고의 심판청구를 기각하는 내용의 이 사건 심결을 하였다.

(나) 이 사건 심결이유의 요지

이 사건 출원상표는 그 지정상품 중 "일반화장수, 향수, 나리싱크림, 립스틱, 스킨밀크, 애프터셰이브제 로션, 핸드크림" 등과 관련하여 "시원한 느낌을 주고, 수분을 유지시키는" 등의 의미를 직감하게 하고, 그 서체가 일반인의 특별한 주의를 끌어 문자 부분의 기술적 또는 설명적인 의미를 직감할 수 없게 할 정도로 도안화되었다고 보기도 어려우므로, 위 상표는 지정상품의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 상표로서 상표법 제6조 제1항 제3호 에 해당하고, 이 사건 출원상표가 그 상표등록출원 전에 사용되어 수요자간에 그 상표가 누구의 업무와 관련된 상품을 표시하는 것인가 현저하게 인식되어 있는 상표로서 상표법 제6조 제2항 의 규정에 의하여 등록을 받을 수 있는 상표라고 볼 수도 없으므로, 이 사건 출원상표의 등록을 거절한 원결정은 정당하다.

2. 이 사건 심결의 적법 여부

가. 원고 주장의 심결 취소 사유의 요지

(1) 상표법 제6조 제1항 제3호 관련 주장

(가) 이 사건 출원상표는 독특한 필기체로 구성되어 있으므로 지정상품의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장에 해당하지 아니한다.

(나) 이 사건 출원상표는 원고가 임의의 영어 단어를 나열하여 만든 조어상표로서 특별한 관념이 직감되지 아니하거나 "시원한 물, 서늘한 물"이라는 관념으로 인식되는 정도에 불과하여, 그 지정상품인 화장품과 관련하여 "시원한 느낌을 주는 화장품, 시원하고 수분이 있는 화장품, 시원한 느낌과 수분을 함유한 화장품" 등의 관념을 직감하게 한다고 볼 수 없으며, 가사 그렇다 하더라도 화장품에 있어서 "시원하거나 서늘하다."는 것은 화장품이 일반적으로 가지고 있거나 필요로 하는 품질 또는 효능이 아니고, "시원하게" 하기 위한 용도로 화장품을 사용한다고 볼 수도 없으므로, 이 사건 출원상표가 지정상품의 품질, 용도, 효능 등과 같은 성질을 보통으로 표시한 것으로 볼 수 없다.

(2) 상표법 제6조 제2항 에 관한 주장

이 사건 출원상표가 성질을 표시하는 상표라 하더라도, 그 지정상품에 대하여 출원인(원고)의 표장으로 일반 수요자들에게 널리 알려진 표장이므로, 상표법 제6조 제2항 에 의하여 상표로서 등록될 수 있다.

나. 판단

(1) 상표법 제6조 제1항 제3호 에 해당하는지 여부

상표법 제6조 제1항 제3호 에 의하면 지정상품의 품질, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 그 상표등록을 받을 수 없도록 규정되어 있고, 위 규정의 취지는 지정상품의 품질, 효능, 용도, 사용방법 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시한 표장만으로 된 상표는 상품의 특성을 기술하는 목적으로써 표시되어 있는 기술적(기술적) 표장이기 때문에 자타 상품을 식별하는 기능을 상실하는 경우가 많을 뿐만 아니라, 가사 상품 식별의 기능이 있는 경우라 하더라도 상품 거래상 누구나 필요한 표시이기에 어느 특정인에게만 독점적으로 사용시킨다는 것은 공익상으로 타당하지 않기 때문에 그 등록을 거절한다는 점에 있다 할 것이고, 어떤 상표가 지정상품의 품질, 효능, 용도 등을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장만으로 된 상표인지의 여부는 그 상표가 지니고 있는 관념, 지정상품과의 관계, 거래사회의 실정 등을 감안하여 객관적으로 판단하여야 할 것이다.

그러므로 살피건대, 이 사건 출원상표는 "서늘한, 시원한, 냉정한, 서늘한 기운, 차게하다." 등의 의미가 있는 "Cool"과 "물, 냉수, 화장수" 등의 의미가 있는 "Water"를 결합하여 약간 도안화 것인데, 전체적으로 보아 그 도안화된 정도가 일반인의 주의를 끌 정도에 이르러 문자의 기술적 또는 설명적인 의미를 직감할 수 없을 만큼 문자인식력을 압도하는 것이라 보기 어려워, 일반인이 보통의 주의력을 가지고 이 사건 출원상표를 접하는 경우 "Cool Water"로 쉽게 인식할 수 있다 할 것이고, 우리 나라의 영어 보급수준에 비추어 볼 때 일반수요자들은 위 상표를 보고 "시원한 물 또는 서늘한 물"이라는 관념을 쉽게 연상하게 될 것이다.

또한, 일반적으로 '화장품'은 인체를 치장할 목적과 아울러 피부를 보존·보호할 목적으로 사용되는 것이라 할 것이고, 피부의 보존 등을 위해서는 적절한 영양분 및 수분의 공급이 필수적이라 할 것이며, 계절에 따라서는 피부에 영양분 및 수분을 공급·유지시켜주는 기능과 아울러 사용 후에 청량감을 주는 기능 또한 화장품 선택에 있어 상당히 중요한 역할을 한다 할 것이므로(을 2 내지 10호증 참조), "사용에 따른 시원함" 또한 수분 공급 및 유지 기능 등과 더불어 화장품이 일반적으로 지닌 품질 내지 효능의 하나로 보아야 할 것이다.

위와 같은 점에 비추어 보면, 일반수요자들은 이 사건 출원상표가 부착되어 있는 지정상품 중 '일반 화장수'와 관련하여서는 '시원한 화장수, 서늘한 화장수, 시원한 느낌을 가진 화장수' 등으로, '향수'와 관련하여서는 '시원한 (느낌을 주는) 향수, 서늘한 느낌의 향수' 등으로, 얼굴이나 피부에 사용하는 '나리싱 크림, 립스틱, 스킨밀크, 애프터셰이브제 로션, 핸드크림 등'의 화장품과 관련하여서는 '시원하고 수분이 있는 (화장품), 시원한 느낌과 수분을 함유한 (화장품)' 등의 의미로 직감하게 된다고 할 것이므로, 이 사건 출원상표가 위와 같은 지정상품에 사용될 경우에는 상표법 제6조 제1항 제3호 의 지정상품의 품질, 효능, 용도 등의 성질을 보통으로 사용하는 방법으로 표시하는 표장만으로 된 상표라고 할 것이다.

(2) 이 사건 출원서비스표가 사용에 의한 식별력을 취득하였는지 여부

상표법 제6조 제2항 에서 상표를 출원 전에 사용한 결과 수요자간에 그 상표가 누구의 상표인지 현저하게 인식되었을 경우 그 제1항 제3 , 5 , 6호 의 각 규정에도 불구하고 등록을 받을 수 있게 한 것은 원래 특정인의 독점사용이 부적당한 표장에 대세적인 권리를 부여하는 것이므로 그 기준은 엄격하게 해석 적용되어야 할 것이고, 수요자간에 그 상표·서비스표가 누구의 상표·서비스표인지 현저하게 인식되었다는 사실은 그 상표·서비스표가 어느 정도 선전 광고된 사실이 있다거나 또는 외국에서 등록된 사실이 있다는 것만으로는 이를 추정할 수 없고 구체적으로 그 상표·서비스표 자체가 수요자간에 현저하게 인식되었다는 것이 증거에 의하여 명확하게 되어야 할 것이며, 한편 이와 같은 사용에 의한 식별력의 구비 여부는 등록사정시 또는 거절사정시를 기준으로 하여 판단되어야 할 것이다( 대법원 2003. 5. 16. 선고 2002후1768 판결 등 참조).

그러므로 살피건대, 원고가 이 사건 출원상표가 식별력을 취득하였다는 점을 입증하기 위하여 제출한 증거 중 갑 7호증의 1 내지 5, 갑 8, 9호증, 갑 10호증의 1, 2, 갑 11 내지 13호증, 갑 14호증의 1, 2, 갑 15, 16호증의 각 기재에 의하면, 이 사건 출원상표가 해외 120여 나라에서 등록되고 또 해외 및 국내에서 위 상표를 부착한 상품들이 여러 잡지 등에 선전 광고되고 판매된 사실은 인정되나, 그와 같은 점만으로는 이 사건 출원상표에 대한 거절결정시(2002. 4. 9.)를 기준으로 이 사건 출원상표가 그 지정상품 전체 또는 최소한 위 2. 나 (1)항에서 본 상품들에 관하여 수요자간에 원고의 표장으로 현저하게 인식되었다고 보기에 부족하고 달리 이를 인정할 만한 증거도 없다.

따라서 이 사건 출원상표가 상표법 제6조 제2항 이 규정하는 사용에 의한 식별력을 취득하였다고 볼 수 없다.

(3) 소결론

그렇다면 이 사건 출원상표에 상표법 제6조 제1항 제3호 에 해당하는 등록거절사유가 있다고 보아 원고의 거절결정불복심판청구를 기각한 이 사건 심결은 적법하다(이 사건 출원상표가 그 지정상품 중 위 2. 나 (1)항에서 본 지정상품을 제외한 나머지 지정상품에 대하여는 그 성질을 직접적으로 표시한 표장에 해당하지 아니한다 하더라도 거절결정불복심판의 심결 취소소송에서의 소송물은 지정상품 각각이 아니라 전부라고 할 것이어서 일부 지정상품에 거절이유가 있는 경우에도 전체에 대하여 등록을 거절하여야 하므로 결과에 있어서는 영향이 없다).

3. 결론

따라서 이 사건 심결의 취소를 구하는 원고의 청구는 이유 없으므로 이를 기각하기로 하여 주문과 같이 판결한다.

판사 김치중(재판장) 최정열 김기영

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관련문헌