1. 상고이유 제1점에 대하여

당사자가 부주의 또는 오해로 인하여 증명하지 아니한 것이 분명하거나 쟁점으로 될 사항에 관하여 당사자 사이에 명시적인 다툼이 없는 경우, 법원은 적극적으로 석명권을 행사하여 당사자에게 증명을 촉구하거나 의견진술의 기회를 부여하여야 한다. 따라서 법원이 당사자가 전혀 의식하지 못하거나 예상하지 못하였던 법률적 관점을 이유로 당사자 일방에게 불의의 타격을 가하였다면 이는 석명의무를 다하지 아니하여 심리를 제대로 하지 아니한 것으로서 위법하다 할 것이다( 대법원 2010. 12. 9. 선고 2010후2773 판결 등 참조).

그러나 이 사건에서 원심이 피고에게 의견진술의 기회를 주었어야 한다고 하는 상고이유의 주장 사항들은 위와 같이 석명권을 행사하여야 할 경우에 해당하지 아니한다. 뿐만 아니라 기록에 나타난 원심 소송경과에 비추어 보면, 피고에게는 그 주장과 같은 사항들에 대하여 의견진술의 기회가 실질적으로 주어졌다고 보아야 하므로, 원심판결에는 석명의무를 위반하여 심리를 다하지 아니하거나 예상외의 재판으로 피고에게 불의의 타격을 가하는 판단을 한 위법이 없다.

2. 상고이유 제2점 내지 제4점에 대하여

확대된 선출원에 관한 구 특허법(2006. 3. 3. 법률 제7871호로 개정되기 전의 것, 이하 같다) 제29조 제3항 에서 규정하는 발명의 동일성은 발명의 진보성과는 구별되는 것으로서 양 발명의 기술적 구성이 동일한가 여부에 의하되 발명의 효과도 참작하여 판단할 것인데, 기술적 구성에 차이가 있더라도 그 차이가 과제해결을 위한 구체적 수단에서 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등에 지나지 아니하여 새로운 효과가 발생하지 않는 정도의 미세한 차이에 불과하다면 양 발명은 서로 실질적으로 동일하다고 할 것이나, 양 발명의 기술적 구성의 차이가 위와 같은 정도를 벗어난다면 설사 그 차이가 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자(이하 ‘통상의 기술자’라고 한다)가 용이하게 도출할 수 있는 범위 내라고 하더라도 양 발명을 동일하다고 할 수 없다 ( 대법원 2011. 4. 28. 선고 2010후2179 판결 등 참조).

위 법리와 기록에 비추어 살펴보면, 명칭을 ‘점착 척 장치’로 하는 이 사건 특허발명(특허번호 제869088호)에 관하여 2011. 10. 31. 보정된 정정명세서에 기재된 특허청구범위 제1항(‘이 사건 제1항 정정발명’이라 한다)의 원심 판시 구성 3은 변형막의 돌출 변형 및 몰입 변형하는 부분의 주위에 점착부재를 설치한 것인데 비해, 그 판시 비교대상발명의 대응구성에서는 점착막이 변형되는 탄성막 또는 탄성판 상에 설치되어 있어, 양 구성은 점착부재(점착막)의 설치 위치에 차이가 있다. 또한 이 사건 제1항 정정발명의 원심 판시 구성 4는 비교대상발명의 대응구성과 변형막(탄성막 또는 탄성판)의 돌출 변형에 의해 점착부재로부터 기판을 박리한다는 점에서는 동일하나, 구성 4에서는 변형막을 몰입 변형시킨 상태에서 점착부재와 기판을 점착하는데 반해, 비교대상발명에서는 탄성막이 돌출된 상태에서 기판을 점착하거나, 탄성판이 내측으로 만곡진 상태로 들어가는 돌입위치에서 점착 동작을 시작하되 작동봉이 탄성판을 지지하여 기판을 가압 접촉하여 점착하고 있어서 기판과 점착막이 점착되는 순간에는 탄성판이 평행상태가 된다는 점에서 차이가 있다. 이들 발명의 이러한 기술적 구성의 차이로 인하여 기판 점착시에 구성요소들의 동작관계가 달라짐은 물론 기판 박리시에도 기판의 박리를 위해 요구되는 변형막(탄성막 또는 탄성판)의 돌출 변형의 정도가 달라질 수 있어 이에 필요한 기압차 또는 압력의 세기에 있어서도 차이가 발생할 수 있을 것으로 보이므로, 양 발명의 기술적 구성의 차이가 주지·관용기술의 부가·삭제·변경 등으로 새로운 효과의 발생이 없는 정도의 미세한 차이에 불과하다고 볼 수는 없어 결국 양 발명을 동일하다고 할 수 없다.

원심이 이 사건 제1항 정정발명과 비교대상발명이 동일하지 않다고 본 것은 그 결론에 있어 정당하고, 거기에 상고이유의 주장과 같은 구 특허법 제29조 제3항 의 발명의 동일성에 관한 법리오해 등의 위법은 없다.

3. 결론

그러므로 상고를 기각하고 상고비용은 패소자가 부담하도록 하여 관여 대법관의 일치된 의견으로 주문과 같이 판결한다.