나. 구 특허법시행령(1987.7.1. 대통령령 제12199호로 개정되기 전의 것)제1조 제2항 , 제3항 및 제31조의2 제1항 의 규정취지

다. 재조합 DNA기술과 같은 유전공학관련 발명에 있어서 발명으로서 완성되었다고 하기 위한 요건

라. 인용발명이 외래유전자의 염기서열이 명확하지 아니하고 외래유전자가지정기관에 기탁도 되어 있지 아니하여 용이하게 이를 얻을 수 없다면 완성된발명이라 할 수 없다고 한 사례

나. 구 특허법시행령(1987.7.1. 대통령령 제12199호로 개정되기 전의 것) 제1조 제2항 , 제3항 에 의하면, 미생물을 이용한 발명에 대하여 특허출원을 하고자 하는 자는 특허청장이 지정하는 기탁기관에 그 미생물을 기탁하고 그 기탁사실을 증명하는 서면을 출원서에 첨부하여야 하며, 다만 그 미생물이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 얻을 수 있는 때에는 기탁을 하지 아니할 수 있고, 같은 시행령 제31조의2 제1항 에 의하면, 특허출원을 하려는 자는 명세서에 당해 미생물의 기탁번호, 기탁기관의 명칭 및 기탁 연월일을 기재하여야 하는바, 그 규정취지는 극미의 세계에 존재하는 미생물의 현실적 존재를 확인하여 발명의 완성을 담보하고 그 미생물을 재차 입수하여 산업상 이용할 수 있는 가능성을 확보하기 위한 것이라고 할 것이다.

다. 유전자의 본체는 DNA이고 그 염기서열의 특성에 따라 개개의 유전자가 규정되므로 재조합 DNA기술과 같은 유전공학관련 발명에 있어서 외래유전자는 원칙적으로 유전암호인 염기서열로 특정되어야 하고, 염기서열로 특정할 수 없을 때에 한하여 외래유전자의 기능, 이화학적 성질, 기원, 유래, 제조법 등을 조합시켜 특정할 수 있으나, 어느 경우라도 발명으로서 완성되었다고 하려면 기술기재정도가 그 기술분야에 있어서 통상의 지식을 가진 자가 명세서에 기재된 바에 따라 반복실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도로 구체적, 객관적으로 개시되어 있어야 하고, 그 외래유전자의 취득이 가능하여 산업상 이용할 수 있어야 할 것이다.

라. 인용발명이 그 명세서에 외래유전자인 인간 EPO 게놈 DNA의 취득과정과 이를 이용한 EPO의 제조과정이 상세히 기재되어 있을 뿐 외래유전자인 인간 EPO 게놈 DNA의 염기서열이 명확하지 아니하고, 외래유전자인 인간 EPO 게놈 DNA가 지정기관에 기탁도 되어 있지 아니하여 용이하게 이를 얻을 수 없다면, 인용발명은 명세서에 기재된 기술구성이 당해 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 명세서의 기재에 의하여 반복실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도까지 구체적, 객관적으로 개시되어 있다고 할 수 없으므로 완성된 발명이라 할 수 없다고 한 사례.

(1) 원심결 이유에 의하면, 원심은 본원발명은 1988.11.29. 특허청 1986년 (특허출원번호 1 생략)(최초출원 1985.12.3.)로부터 분할출원된 것으로서 인간 에리트로포이에틴(EPO, 이하 EPO라고 줄여쓴다)을 코오딩하는 게놈 DNA를 함유한 재조합 DNA 벡타에 의해 형질전환된 포유류 세포를 적당한 배지에서 배양하여 EPO활성을 갖는 당단백질을 분리함을 특징으로 하는 EPO의 제조방법 등에 관한 것이고, 인용발명은 1984.12.13. 특허청 1984년 (특허출원번호 2 생략)로서 출원된 천연 EPO의 일부 또는 전체 1차구조 및 한가지 이상의 생물적 특성을 가지며 외생 DNA서열을 진핵 또는 원핵 형질발현시킨 생성물임을 특징으로 하는 정제 및 분리된 폴리펩티드에 관한 것인데, 인용발명은 외래유전자인 인간 EPO 게놈 DNA의 염기서열이 본원발명에 비하여 불명확하다고 하더라도 인간 EPO 게놈 DNA의 취득과정과 이를 이용한 EPO의 제조과정이 명세서에 상세히 기재되어 있고, 인간 EPO 게놈 DNA의 취득과정이나 EPO 생산과정에 관련된 숙주세포, 유전자조합체 등이 지정된 기관에 기탁되어 있지 아니하나 관련 미생물의 기탁은 발명의 성립요건이 아니라 명세서의 기재요건에 불과하므로 이로써 인용발명을 미완성발명이라 할 수 없고, 본원발명은 인용발명의 출원서에 첨부된 명세서와 특허청구의 범위에 기재된 발명과 동일하므로 구 특허법(1990.1.13. 법률제4207호로 개정되기 이전의 것) 제6조의2 에 의하여 특허를 받을 수 없다고 판단하였다.

(2) 구 특허법(1990.1.13. 법률제4207호로 개정되기 이전의 것) 제6조의2제1항 ( 현행법 제29조 제3항 에 유사)은 특허출원한 발명이 당해 특허출원을 한 날 전에 한 타특허출원으로서 당해 특허출원 후에 출원공고 또는 출원공개된 출원서에 최초에 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명과 동일한 때에 그 발명에 대하여는 같은법 제6조 제1항 의 규정에 불구하고 특허를 받을 수 없다고 규정하고 있는 바, 여기에서 타특허출원서에 첨부한 명세서 또는 도면에 기재된 발명이란 그 기술내용이 타특허출원서에 첨부한 명세서 또는 도면에 기재되어 있는 것으로서 그 기재정도는 당해 기술분야에 있어서 통상의 지식을 가진 자가 반복실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도까지 구체적, 객관적으로 개시되어 있는 완성된 발명을 말한다 .

한편, 인용발명의 특허출원 당시 시행되고 있던 구 특허법시행령(1987.7.1.대통령령 제12199호로 개정되기 이전의 것) 제1조 제2항 , 제3항 에 의하면, 미생물을 이용한 발명에 대하여 특허출원을 하고자 하는 자는 특허청장이 지정하는 기탁기관에 그 미생물을 기탁하고 그 기탁사실을 증명하는 서면을 출원서에 첨부하여야 하며, 다만 그 미생물이 그 발명이 속하는 기술분야에서 통상의 지식을 가진 자가 용이하게 얻을 수 있는 때에는 기탁을 하지 아니할 수있고, 같은 시행령 제31조의2 제1항 에 의하면, 특허출원을 하려는 자는 명세서에 당해 미생물의 기탁번호, 기탁기관의 명칭 및 기탁 연월일을 기재하여야 하는 바, 그 규정취지는 극미의 세계에 존재하는 미생물의 현실적 존재를 확인하여 발명의 완성을 담보하고 그 미생물을 재차 입수하여 산업상 이용할 수 있는 가능성을 확보하기 위한 것이라고 할 것이다( 당원 1989.8.8. 선고 88후42 판결 , 1991.11.12. 선고 90후2256 판결 각 참조).

그리고 유전자의 본체는 DNA이고 그 염기서열의 특성에 따라 개개의 유전자가 규정되므로 재조합 DNA기술과 같은 유전공학관련 발명에 있어서 외래유전자는 원칙적으로 유전암호인 염기서열로서 특정되어야 하고, 염기서열로 특정할 수 없을 때에 한하여 외래유전자의 기능, 이화학적 성질, 기원, 유래, 제조법 등을 조합시켜 특정할 수 있으나, 어느 경우라도 발명으로서 완성되었다고 하려면 기술기재정도가 그 기술분야에 있어서 통상의 지식을 가진 자가 명세서에 기재된 바에 따라 반복실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도로 구체적, 객관적으로 개시되어 있어야 하고, 그 외래유전자의 취득이 가능하여 산업상 이용할 수 있어야 할 것이다 .

(3) 기록에 의하여 살펴보면, 인용발명에 관한 자료로는 인용발명의 특허청구범위가 기재된 공개특허공보(기록 204-206면)가 있을 뿐이고 그 출원서에 첨부된 명세서와 도면이 없으므로 위 공개특허공보의 자료만으로는 인용발명에 이용된 외래유전자와 숙주세포, 재조합 DNA 등이 기탁되어 있는지, 기탁되어 있지 않다면 기탁할 필요가 없는 경우에 해당하는 것인지, 외래유전자인 인간 EPO 게놈 DNA가 염기서열에 의하여 특정된 것인지 또는 그 기능, 이화학적 성질, 기원, 유래 및 제조법에 의하여 특정된 것인지, 나아가 이를 이용하여 인간 EPO를 제조하는 구체적인 기술적 구성이 어떤 것인지 등에 관하여 아무 것도 알 수가 없다.

그리고, 원심결 이유에 의하더라도 인용발명은 그 명세서에 외래유전자인 인간 EPO 게놈 DNA의 취득과정과 이를 이용한 EPO의 제조과정이 상세히 기재되어 있을 뿐 외래유전자인 인간 EPO 게놈 DNA의 염기서열이 명확하지 아니하다는 것이고, 거기에다가 외래유전자인 인간 EPO 게놈 DNA가 지정기관에 기탁도 되어 있지 아니하여 용이하게 이를 얻을 수 없다면, 인용발명은 명세서에 기재된 기술구성이 당해 발명이 속하는 분야에서 통상의 지식을 가진 자가 명세서의 기재에 의하여 반복실시하여 목적하는 기술적 효과를 얻을 수 있을 정도까지 구체적, 객관적으로 개시되어 있다고 할 수 없으므로 완성된 발명이라 할 수 없을 것이다 .

(4) 그런데도 불구하고 원심이 인용발명의 출원서에 첨부된 명세서에 의하여 인용발명의 완성여부를 심리하지 아니한 채 인용발명을 선원의 지위를 가진 완성된 발명으로 인정하고, 본원발명이 인용발명의 출원서에 첨부된 명세서나 도면에 기재된 발명과 동일하다는 이유로 본원발명의 특허출원을 거절한 원사정을 유지한 것은 인용발명의 완성요건의 관한 심리를 다하지 아니하고, 발명의 완성에 관한 법리를 오해한 위법이 있다고 할 것이므로 이점을 지적하는 논지는 이유있다.

2. 그러므로 나머지 상고이유에 대한 판단을 하지 아니하고 원심결을 파기하여 사건을 특허청 항고심판소에 환송하기로 관여 법관의 의견이 일치되어 주문과 같이 판결한다.