[2] 조성물의 입자크기 및 조성비를 한정하고 있는 특허발명과 대비하여 확인대상발명의 구성은 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있을 만큼 조성물의 입자크기 및 조성비가 특정되어 있지 않다고 본 사례

2. 원심판결 이유에 의하면, 원심은 이 사건 특허발명(특허번호 제96683호)의 소극적 권리범위확인심판청구의 대상이 되는 피고의 발명(이하 '확인대상발명'이라 한다)이 이 사건 특허발명과 서로 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 특정되어 있는지 여부에 관하여 다음과 같이 판단하였다.

가. 이 사건 특허발명의 특허청구범위 제1항(이하 '이 사건 제1항 발명'이라 한다)은 철분이 소량 함유된 황토를 600∼1500℃의 온도가 유지되는 가열로에서 가열하여 얻어지는 인공소성토(소성토)를 분쇄기로 미분쇄하여, 0.005∼5㎜ 크기의 인공소성토 입자를 90∼98%, 0.005㎜ 이하의 인공소성토 입자를 2∼10%가 되도록 조성한 인공소성토에 관한 발명으로서, 테니스장·야구장 등 경기장의 바닥재료인 표층재(표층재)에 관한 것이다. 이에 비하여, 확인대상발명은 점토 대 규사가 72 : 28로 배합 제조된 폐 붉은 벽돌을 파·분쇄하여 40∼100메쉬로 체가름한 붉은벽돌가루 40∼50중량%, 40∼100메쉬로 체가름된 황토 10∼40중량%, 팽창된 질석 1∼20중량%, 0.1∼30중량%의 소금으로 구성되는, 붉은벽돌가루 황토 및 질석을 이용한 테니스코트 구축재에 관한 것이다.

나. 이 사건 제1항 발명의 인공소성토의 원료성분은 황토임에 비하여, 확인대상발명의 붉은벽돌가루의 원료성분은 점토와 규사이나, 황토는 '바람에 운반되어 퇴적한 담황색 또는 회황색의 미세한 모래나 점토'이므로 양 구성의 원료성분은 동일하고, 양 구성의 원료배합 비율 및 소성 온도 역시 동일하며, 확인대상발명의 붉은벽돌가루는 입경이 40∼100메쉬는 그 입경(입경)이 0.149∼0.4㎜로서 이 사건 제1항 발명의 인공소성토의 입경 범위 내에 포함되는 것이므로, 확인대상발명의 붉은벽돌가루는 이 사건 제1항 발명의 인공소성토 가루와 그 조성성분이 실질적으로 동일하다.

다. 질석은 미량의 알루미늄과 철을 함유한 점토광물이고, 확인대상발명의 팽창된 질석은 이 사건 제1항 발명의 인공소성토와 그 조성성분이 동일하고, 팽창된 질석 중 입경이 0.005㎜ 이하에 해당하는 것들은 이 사건 제1항 발명의 0.005㎜ 이하의 인공소성토 입자와 동일한 조성성분이라 할 것이다. 그런데 이 사건 특허발명과 같이 조성성분 및 조성비가 한정되어 있는 조성물의 발명인 경우에는 이와 대비되는 확인대상발명 또한 조성성분과 조성비가 한정되어 있어야 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있는 것이라 할 것인바, 확인대상발명에는 막연히 팽창된 질석 1∼20중량%라고 기재되어 있을 뿐 팽창된 질석의 입경이 기재되어 있지 아니하여 입경이 0.005㎜ 이하의 팽창된 질석의 조성비를 알 수 없으므로, 확인대상발명의 팽창된 질석은 이 사건 제1항 발명의 0.005㎜ 이하의 인공소성토 입자 구성과 대비할 수 있을 정도로 특정된 것이라 할 수 없다.

라. 확인대상발명의 40∼100메쉬로 체가름된 황토로는 같은 크기의 입경을 갖는 붉은벽돌가루로 이루어진 테니스코트를 다질 수 없으므로, 위 황토는 이 사건 제1항 발명의 0.005∼5㎜ 크기의 인공소성토 입자 사이의 공극을 메워주는 기능을 하는 이 사건 제1항 발명의 0.005㎜ 이하의 인공소성토 입자에 대응되는 구성이라 할 수 없으며, 확인대상발명의 소금은 테니스장, 운동장 등을 구축할 때 사용되는 단순한 첨가제 기능을 하는 관용기술의 단순한 부가에 불과하다.

마. 따라서 확인대상발명은 팽창된 질석의 입자크기 및 조성비의 흠결로 인하여 이 사건 제1항 발명과 대비할 수 있을 정도로 특정되어 있다고 할 수 없다.

3. 위에서 본 법리 및 기록에 비추어 살펴보면, 확인대상발명의 붉은벽돌가루와 팽창된 질석은 이 사건 제1항 발명의 인공소성토 가루와 그 물리적·화학적 물성에 차이가 없다 할 것이고, 확인대상발명의 황토 및 소금은 이 사건 제1항 발명의 인공소성토와는 별개의 물질로서 그것과 대응되지 않는 구성이므로, 결국 이 사건 제1항 발명의 인공소성토 가루에 대응되는 확인대상발명의 구성은 붉은벽돌가루와 팽창된 질석이라 할 것이며, 한편 이 사건 제1항 발명은 인공소성토의 입자크기 및 조성비가 한정되어 있는 조성물의 발명이므로, 이와 같은 경우에 확인대상발명이 이 사건 제1항 발명의 권리범위에 속하는지 여부를 판단함에 있어서는 확인대상발명이 이 사건 제1항 발명과 대비할 수 있을 만큼 구체적으로 그 조성물의 입자크기 및 조성비가 특정되어야 할 것인데, 확인대상발명의 붉은벽돌가루는 그 입자크기 및 함량이 기재되어 있음에 반하여 팽창된 질석은 그 함량만 기재되어 있을 뿐 그 입자크기는 기재되어 있지 아니하여, 확인대상발명의 구성은 이 사건 제1항 발명과 대비하여 그 권리범위에 속하는지 여부를 판단할 수 있을 만큼 그 조성물의 입자크기 및 조성비가 특정되어 있지 않다고 봄이 상당하므로, 이와 같은 취지의 원심의 위와 같은 인정과 판단은 정당한 것으로 수긍이 가고, 거기에 상고이유에서 주장하는 바와 같이 발명의 권리범위 해석에 관한 사실오인, 심리미진, 채증법칙 위배 등의 위법이 없다.

4. 그러므로 상고를 기각하고, 상고비용은 패소자의 부담으로 하여 주문과 같이 판결한다.